文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 姚文杰

　　摘要：在判斷創(chuàng )造性的三步法中，是否具有技術(shù)啟示是OA答復實(shí)踐中經(jīng)常遇到的問(wèn)題。由于技術(shù)啟示的判斷本身具有一定的主觀(guān)性，因此申請人和審查員經(jīng)常在是否具有技術(shù)啟示方面存在分歧。本文從代理人角度結合OA答復實(shí)踐經(jīng)驗淺談了面對類(lèi)似分歧如何應對以爭取授權的一些策略。

　　引言：

　　在發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查中，作為專(zhuān)利核心內容的創(chuàng )造性是審查員和代理人都非常關(guān)注的焦點(diǎn)。眾所周知，在我國，對專(zhuān)利創(chuàng )造性的判斷沿用的是國際上通用的三步法。在判斷創(chuàng )造性的三步法中，最接近的現有技術(shù)、發(fā)明的區別特征以及實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的確定在實(shí)際操作時(shí)較為客觀(guān)，有實(shí)在的依據可以遵循。然而，三步法中的最后一個(gè)步驟，即判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，不可避免地帶有一定的主觀(guān)性。

　　根據審查指南的規定，在判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)的步驟中，要確定的是現有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現有技術(shù)中是否給出將上述區別技術(shù)特征應用到該最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，這種啟示會(huì )使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機改進(jìn)該最接近的現有技術(shù)并或得要求保護的發(fā)明。

　　結合指南，關(guān)于技術(shù)啟示的含義并沒(méi)有直接地定義，只是給出了是否存在啟示的判斷標準：是否給出將區別技術(shù)特征應用到最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題。這種判斷本身具有一定的主觀(guān)性。接下來(lái)，筆者從代理人的角度以OA答復實(shí)踐中遇到的問(wèn)題為例探討對技術(shù)啟示的理解以及答復涉及技術(shù)啟示的審查意見(jiàn)的策略。

　　案例：

　　?案例一

　　專(zhuān)利申請涉及一種制造光電模塊的方法。審查員運用三步法判斷該專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。所確定的相對于最接近的現有技術(shù)的區別技術(shù)特征為：在制造過(guò)程中對光電模塊的支承件進(jìn)行電激勵并進(jìn)行光熱檢查，以實(shí)現在早期檢測可能的缺陷。審查員引用的另一篇對比文件2中公開(kāi)了一種支承件中檢測缺陷位置的方法。具體地，對比文件2公開(kāi)了對支承件進(jìn)行電激勵并檢測可能的缺陷。也就是說(shuō)，專(zhuān)利申請的區別技術(shù)特征被對比文件2公開(kāi)。而且，審查員認為上述區別技術(shù)特征在對比文件2中所起的作用與其在本申請中所保護的技術(shù)方案為解決其技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同，都是對支承件進(jìn)行電激勵以檢測缺陷，因而存在將上述區別技術(shù)特征應用到最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，即現有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示。

　　申請人在第一次答復中重點(diǎn)強調了如下內容：（1）上述區別技術(shù)特征在本申請所起的作用是在早期檢測缺陷以提高產(chǎn)率，而對比文件2沒(méi)有涉及提高產(chǎn)率的技術(shù)問(wèn)題；（2）對比文件2教導了電阻的測量足以實(shí)現質(zhì)量控制，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件2的教導下僅可能應用電阻測量的常規質(zhì)量控制方法，而不會(huì )想到應用上述電激勵的區別技術(shù)特征。在此，申請人的答復策略是從技術(shù)問(wèn)題和對比文件2給出的教導出發(fā)，還原本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決本申請的技術(shù)問(wèn)題時(shí)可能應用的技術(shù)方案。這種僅基于技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)教導的情境還原答復策略本身具有較強的主觀(guān)性。

　　接下來(lái)，審查員也采用了情境還原方法，認為在生產(chǎn)流水線(xiàn)上對每一環(huán)節的物件進(jìn)行合格檢查以避免后續的成本和時(shí)間浪費是各領(lǐng)域的公知做法，即，認為在早期檢測缺陷以提高產(chǎn)率屬于生產(chǎn)過(guò)程中的普遍技術(shù)問(wèn)題。在對比文件2公開(kāi)了檢驗支承件質(zhì)量的方法的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機將對比文件2公開(kāi)的電激勵質(zhì)量檢測方法應用于最接近的現有技術(shù)以實(shí)現早期檢測缺陷。在此，審查員也是在技術(shù)問(wèn)題和公開(kāi)的技術(shù)手段的基礎上采用情境還原方法來(lái)判斷是否存在技術(shù)啟示，同樣具有較強的主觀(guān)性。

　　此時(shí)，可以發(fā)現，申請人和審查員由于在技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)教導方面的認知不同在是否具有技術(shù)啟示方面產(chǎn)生了分歧。后面答復的關(guān)鍵在于如何處理這種分歧。

　　在實(shí)際操作中，筆者在整體考慮對比文件2的技術(shù)背景和技術(shù)細節的基礎上，發(fā)現對比文件2實(shí)際上涉及鋰離子可充電電池中的接合多層組件的缺陷檢測，與本申請的光電模塊的支承件有所不同。進(jìn)一步研究對比文件2的技術(shù)細節后發(fā)現：對比文件2中的多層組件本身就接有正負極，因此相對容易想到用通電方式進(jìn)行電激勵來(lái)進(jìn)行缺陷檢測。然而，而在本申請所屬領(lǐng)域，支承件在使用時(shí)的主要功能為支承并沒(méi)有電極，因此在進(jìn)行電激勵時(shí)需要額外接電極，這對于本領(lǐng)域所述技術(shù)人員并不容易想到。在后續答復中，申請人采納了該建議，從對比文件2中的多層組件具有電極這一技術(shù)細節出發(fā)，論述了不存在技術(shù)啟示。最后審查員接受了申請人的觀(guān)點(diǎn)。

　　通過(guò)該案例可知，是否存在技術(shù)啟示的判斷本身就存在一定的主觀(guān)性。如果僅從技術(shù)問(wèn)題以及技術(shù)教導出發(fā)，難以達成一致的觀(guān)點(diǎn)。這時(shí)，整體考慮技術(shù)方案，放大技術(shù)細節，從相對客觀(guān)的技術(shù)特征出發(fā)，輔以一定的邏輯分析，更容易得到審查員的認同。

　　?案例二

　　專(zhuān)利申請涉及一種雷達物位計系統。審查員運用三步法判斷該專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。所確定的相對于最接近的現有技術(shù)的區別技術(shù)特征為：連接結構從屏蔽結構徑向延伸，將屏蔽結構電連接至罐。審查員引用了對比文件2，其涉及一種用于測定和監測容器內介質(zhì)的料位高度的裝置。上述區別技術(shù)特征被對比文件2公開(kāi)。由于對比文件2的測量料位的裝置與本申請同屬料位測量領(lǐng)域，因此審查員認為對比文件2給出了將上述區別技術(shù)特征應用于最接近的現有技術(shù)以解決其技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。

　　在答復中，申請人重點(diǎn)強調上述區別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問(wèn)題與對比文件2所旨在解決的技術(shù)問(wèn)題截然不同。上述區別技術(shù)特征在本申請中所解決的技術(shù)問(wèn)題是通過(guò)將來(lái)自屏蔽結構的電磁信號引導至罐來(lái)提高更可靠的物位測量。而申請人通過(guò)分析對比文件2的技術(shù)細節后認為對比文件2所旨在解決的技術(shù)問(wèn)題是用介電材料代替金屬以降低成本。因而，申請人認為：由于所解決的技術(shù)問(wèn)題不同，不存在將區別技術(shù)特征應用于最接近的現有技術(shù)的技術(shù)啟示。

　　審查員對此有不同看法。審查員認為對比文件2客觀(guān)上公開(kāi)了上述區別技術(shù)特征，也公開(kāi)了用連接件實(shí)現屏蔽結構和罐體的技術(shù)手段，因此存在相應的技術(shù)啟示。

　　在此，申請人和審查員關(guān)于是否存在技術(shù)啟示的分歧在于考量層次不同。申請人認為在技術(shù)問(wèn)題不同的情況下，不存在應用上述區別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。而審查員認為技術(shù)手段的公開(kāi)給出了技術(shù)啟示。然而，指南中關(guān)于判斷是否存在技術(shù)啟示的規定本身就比較模糊籠統，而且由于申請人和審查員的考量層次不同，因此難以評判孰是孰非，感覺(jué)都有一定道理，但結論卻截然相反。

　　接下來(lái)，申請人進(jìn)一步限定連接件為導電連接件以與對比文件2中的為介電材料的連接件進(jìn)行區分，在此基礎上，由于對比文件2沒(méi)有公開(kāi)導電連接件，因此也就沒(méi)有相應的技術(shù)啟示。

　　通過(guò)該案例可知，判斷是否有技術(shù)啟示需從整體技術(shù)特征考慮，僅基于所解決的技術(shù)問(wèn)題不同不能判斷是否存在技術(shù)啟示。從不同角度判斷是否存在技術(shù)啟示可能會(huì )得到截然相反的結論。

　　結論：

　　結合上述案例分析可知，在專(zhuān)利審查實(shí)踐中，在是否存在技術(shù)啟示判斷本身具有模糊性和主觀(guān)性的情況下，審查員和申請人雙方都非常容易帶入主觀(guān)感覺(jué)。申請人和審查員基于不同的情境還原、不同的考量層次，可能會(huì )得到截然相反的結論。面對這類(lèi)分歧，再繼續單純以技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)教導、技術(shù)手段以及情境還原來(lái)爭辯論述比較困難，需要仔細研究技術(shù)方案，回歸實(shí)在的技術(shù)特征，找出區別或進(jìn)一步限定以產(chǎn)生區別，輔以嚴密的邏輯分析來(lái)說(shuō)服審查員。