文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
南非發(fā)明專利權(quán)是比較受到中國申請人歡迎的一項專利權(quán)。原因很多，在經(jīng)濟(jì)上，南非被認(rèn)為是打開非洲大陸的窗口，其擁有全世界30%的礦產(chǎn)資源，是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，同時中國是南非最大的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴。在專利申請程序上，南非專利權(quán)可以輕易獲得，一件南非發(fā)明專利申請無需經(jīng)過實質(zhì)審查，只需要通過南非知識產(chǎn)權(quán)局的形式審查，通常即可在8至12個月內(nèi)獲得專利權(quán)，申請成本可預(yù)測且相對較低。在專利授權(quán)后程序上，南非沒有專門質(zhì)疑專利權(quán)的程序，專利權(quán)的無效也只能在法院的民事訴訟中進(jìn)行，沒有懲罰性賠償金制度，沒有刑事懲罰制度。對于一件新穎性和創(chuàng)造性都不高的發(fā)明創(chuàng)造而言，南非的發(fā)明申請程序似乎為其提供了一方樂土。但是，真的可以濫用這種不經(jīng)實審就獲得授權(quán)的申請模式嗎？
南非每年有5000余件由非南非居民提交的PCT進(jìn)入國家階段申請，又有5000余件非南非居民提交的發(fā)明專利申請被授權(quán)，截止到2019年生效中的南非發(fā)明專利有76000余件。這些專利中有多少件的專利權(quán)是經(jīng)不起推敲的？一旦經(jīng)不起推敲，那么后期訴訟中又將面臨怎么樣的場景呢？完全可以想象一下。南非對于授權(quán)后的專利修改是限制極大的，僅允許在原有授權(quán)權(quán)項中不添加新元素且不超范圍的修改。這并不是最可怕的，最可怕的是在專利侵權(quán)訴訟程序中，當(dāng)專利權(quán)被部分無效時，南非法官不會給予專利權(quán)人修改被無效的權(quán)利要求以使其有效的機(jī)會，即使在南非專利法第68條中有列明此類救濟(jì)途徑，但在實踐中，還沒有任何判例顯示專利權(quán)人可以不刪除被無效的權(quán)利要求就能保持專利權(quán)部分有效的。另外，一旦走入訴訟，即使專利權(quán)人不參加訴訟，也有可能收到缺席判決。目前，筆者尚不了解，在南非訴訟實踐中，缺席判決的最差結(jié)果是什么。但是，起碼專利權(quán)是很有可能被無效掉的，更有甚者，可能會承擔(dān)部分或全部訴訟費用。
鑒于上述情況，強烈建議申請人在南非專利授權(quán)時獲得一件較為穩(wěn)固的專利權(quán)。想要獲得一件較為穩(wěn)固的南非專利權(quán)，有幾種途徑：（1）進(jìn)行案前檢索；（2）利用同族專利授權(quán)結(jié)果修改南非專利申請/南非專利權(quán)。其中，想通過第（2）種途徑獲得一件較為穩(wěn)固專利權(quán)的申請人就必須要熟悉一下南非發(fā)明專利申請程序中的延遲授權(quán)程序。
根據(jù)南非專利法實施細(xì)則第45條可知，專利申請人可以延長專利的授權(quán)周期至自申請?zhí)峤恢掌?8個月。根據(jù)南非專利法第40（C）條可知，說明理由（good cause）并繳納費用，南非專利注冊處處長可以考慮再次延遲授權(quán)。
延遲授權(quán)有什么用呢？這主要是給申請人一個時間對專利申請進(jìn)行修改。由于南非對于專利授權(quán)后的修改限制多，因此專利授權(quán)前的修改機(jī)會，申請人一定要好好把握。根據(jù)實踐可知，南非專利申請程序的形式審查周期為6至8個月，若不通過延遲授權(quán)程序，那么建議申請人最好在提交申請后的3個月提出修改。但是在實踐中，申請人通常是根據(jù)同族專利申請的授權(quán)結(jié)果對南非專利進(jìn)行修改的。目前，世界上大多數(shù)的國家專利審查周期都在2年甚至更長的時間。鑒于此，南非專利申請的延遲授權(quán)程序就尤為重要了。
根據(jù)前述細(xì)則第45條可知，申請人可以請求將南非專利的授權(quán)周期延長至自申請日起18個月，且有機(jī)會繼續(xù)延期。根據(jù)實踐可知，通常來說，建議申請人首次延遲授權(quán)的周期為自申請日起15個月。這樣是因為南非專利法有一個基本的授權(quán)期限要求：根據(jù)南非專利法第40款的規(guī)定，專利申請應(yīng)在自申請日18個月內(nèi)授權(quán)，超過18個月，專利申請未被授權(quán)就應(yīng)視為失效；根據(jù)南非專利法第40（3）款的規(guī)定，南非專利申請超過18個月未被授權(quán)卻未被視為失效的原因之一可以是延遲的原因并不是由于申請人的原因，而是因為在申請人提出延遲授權(quán)請求后，南非專利注冊處處長在收到費用后給予了一個不超過3個月的延期或者南非專利注冊處處長在申請人說明理由（good cause）并繳納費用后，給予了進(jìn)一步的延期。根據(jù)實踐可知，南非專利局安排授權(quán)公告的周期為2至3個月，申請人首次請求延遲授權(quán)的期限為15個月，可以保證南非專利在專利法第40款規(guī)定的18個月期限內(nèi)授權(quán)公告。若申請人首次請求延遲授權(quán)期限為18個月，那么南非專利的授權(quán)周期將會超過18個月，這將涉及專利法第40（3）款規(guī)定的例外情況，且需要繳納額外費用（具體見文章后附官費表）。
當(dāng)前來說，各國的審查周期通常都要超過2年，即使是審查周期較快的美國也需要平均23個月的時間，那么南非首次延遲授權(quán)的時間肯定是不夠的，尤其是對于巴黎公約申請而言。那么，對于仍希望基于同族專利對南非申請進(jìn)行授權(quán)前修改的申請人而言，可以考慮采取四種途徑：1.盡量加速同族專利的審查結(jié)果，如預(yù)審、PPH、快速審查、優(yōu)先審查等途徑，通過此類途徑，部分國家的審查周期可能壓縮至3-7個月；2.對于PCT申請，可以考慮利用PCT國際階段的審查結(jié)果，如中國申請人通?？梢栽谧試H申請日起4個月得到國際檢索單位出具的檢索報告及其書面意見；3.考慮提交南非分案申請；4.考慮再次延遲授權(quán)南非申請。請注意再次延遲授權(quán)南非申請，一是費用會更高（具體見文章后附官費表），二是需要提供正當(dāng)理由（good cause），三是依賴審查員的自由裁量權(quán)。南非專利局并未公布再次提交延遲授權(quán)請求的獲準(zhǔn)率，所以再次延遲授權(quán)南非申請還是有一定風(fēng)險的。南非專利法并未規(guī)定再次延遲授權(quán)的期限，但是通常來說可以申請再延遲授權(quán)1年。另外，請注意延遲授權(quán)請求通常需要幾個月才能收到相關(guān)批準(zhǔn)文件。
綜上所述，鑒于南非專利授權(quán)后的修改限制大且在專利侵權(quán)訴訟中不允許部分有效專利權(quán)，因此不建議申請人沒有評估就直接提交南非發(fā)明申請或者在南非發(fā)明專利申請中不對專利申請進(jìn)行修改以加固專利權(quán)。
提出延遲授權(quán)請求官費明細(xì)，參考如下：
