美國專利商標(biāo)局(USPTO)修訂了審查指南中有關(guān)專利法35 U.S.C.第101條可授權(quán)專利主題的相關(guān)條款,并已于2019年1月7日生效。同時,在2019年3月8日之前向公眾征求意見。
此前,一旦USPTO下發(fā)了有關(guān)101條款的駁回意見,就意味著該申請將很難獲得授權(quán),特別是軟件或計算機類的專利權(quán)項。涉及101條款的審查意見基本難以克服,已成為代理行業(yè)的普遍認知。
修訂后的審查指南,通過減少審查員判斷與101條款相關(guān)的問題的數(shù)量,從而使審查員更易確定申請中所包含的權(quán)項是否可授予專利權(quán)。同時,該修訂還對審查員下發(fā)有關(guān)101條款的駁回意見作了數(shù)量限制,只有當(dāng)審查員能夠得出“該權(quán)項最可能出現(xiàn)的問題是不符合授予專利的主題”這一結(jié)論,才可以下發(fā)有關(guān)101條款的駁回意見。
根據(jù)美國專利審查實踐,審查員通常會根據(jù)美國最高院對于Alice案的判例,對專利申請進行與101條有關(guān)的可授予專利主題的兩步法判定。此次美國審查指南修訂以后,兩步法判定發(fā)生了一些變化,修訂后的判定步驟如下:
步驟(1)
判斷權(quán)項所要求的主題是否為程序、機器、制造方法或物質(zhì)組成。
步驟(2A)
判斷權(quán)項所要求的主題是否為法條規(guī)定的不可授權(quán)主題,包括:
?。╥)首先,評估權(quán)項是否描述了一種自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或以下三類抽象概念:
A. 數(shù)學(xué)概念:數(shù)學(xué)關(guān)系、計算、公式或方程式;
B. 組織人類活動的特定方法:基本經(jīng)濟原則或?qū)嵺`(包括對沖、保險、降低風(fēng)險);商業(yè)或法律交易(包括合同形式的協(xié)議,法律義務(wù),廣告、市場或銷售活動行為,業(yè)務(wù)關(guān)系);管理個人行為、關(guān)系或人與人之間的互動(包括社會活動、教學(xué)和相關(guān)規(guī)則或指示);
C. 心理過程:由人的頭腦執(zhí)行的概念(包括觀察、評估、判斷或意見)。
(ii)如果一個權(quán)項描述的是法條所規(guī)定的不可授權(quán)主題,則要判斷和評估所有額外部分。通過把最高法院和聯(lián)邦法院提出的一種或多種考慮方法單獨使用和結(jié)合起來使用,判斷和評估所有附加因素(不管其是否屬于常規(guī)因素)結(jié)合在一起,在一件實際案件中是否屬于不可授權(quán)主題。
關(guān)于在實際案件中哪些描述會被認為是屬于不可授權(quán)的主題,修訂后的審查指南舉了如下2個主要例子:
A. 一個附加因素顯示了計算機功能的進步,或者一個附加因素顯示了其他技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改進;
B. 一個附加因素應(yīng)用或使用了一種不可授權(quán)的主題來實現(xiàn)疾病或醫(yī)療條件的特定治療方法或預(yù)防方法。
步驟(2B)
如果該權(quán)項沒有被認為是不可授權(quán)的主題,則評估該權(quán)項是否提供了一種不是眾所周知、常規(guī)或傳統(tǒng)的創(chuàng)造性概念。
另外,審查指南中還標(biāo)注了一些注意事項,包括:
?。?) 禁止審查員在步驟(2A)中考慮附加因素是否是“眾所周知、常規(guī)或傳統(tǒng)的”;
?。?) 附加因素是否是“眾所周知、常規(guī)或傳統(tǒng)的”只能在步驟(2B)中分析,所有步驟(2A)涉及的附加因素在步驟(2B)需要重新考慮;
?。?) 對于結(jié)合在一件申請中被認為是不可授權(quán)的主題,該權(quán)項將通過一種強制方式對其使用意義加以限制,使其僅適用于為了獲得專利權(quán)而撰寫的申請。