文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司高楊
一直以來(lái)，澳大利亞是中國(guó)申請(qǐng)人向國(guó)外申請(qǐng)專利時(shí)比較傾向選擇的國(guó)家之一。在工作過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)澳大利亞的創(chuàng)新專利制度吸引了很多申請(qǐng)人的興趣，因此筆者對(duì)此作了一些整理。以下，筆者從澳大利亞的申請(qǐng)類型和審查流程、創(chuàng)新專利的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)、標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利的相互轉(zhuǎn)換、分案時(shí)機(jī)與類型、異議程序等方面進(jìn)行了介紹，最后簡(jiǎn)單介紹了有關(guān)創(chuàng)新專利廢除的相關(guān)時(shí)間點(diǎn)以及申請(qǐng)人可以進(jìn)行的操作。
一、申請(qǐng)類型和審查流程
澳大利亞專利分為：標(biāo)準(zhǔn)專利Standard patent（類似中國(guó)的發(fā)明）、創(chuàng)新專利innovation patent（類似中國(guó)的實(shí)用新型，但也有較多不同之處）、外觀專利。
標(biāo)準(zhǔn)專利：可以通過(guò)PCT/CP提交澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)專利新申請(qǐng)，并在5年內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查（PCT從PCT國(guó)際申請(qǐng)日起算，CP從澳大利亞申請(qǐng)日起算）。在收到第一次審查意見(jiàn)后12個(gè)月內(nèi)克服所有缺陷，克服缺陷后進(jìn)入審定，審定后3-6個(gè)月授權(quán)。標(biāo)準(zhǔn)專利保護(hù)期限是20年（藥物、藥品專利保護(hù)期限為25年）。
創(chuàng)新專利：可以通過(guò)CP提交澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)專利新申請(qǐng)；如果是通過(guò)PCT途徑的話，不能直接提交創(chuàng)新專利，而是需要以PCT申請(qǐng)為基礎(chǔ)提交分案申請(qǐng)進(jìn)入澳大利亞；或者以標(biāo)準(zhǔn)專利進(jìn)入國(guó)家階段，然后再通過(guò)轉(zhuǎn)換類型或者提分案得到創(chuàng)新專利申請(qǐng)。實(shí)審不是必須的，如果提了實(shí)審，那么在收到第一次審查意見(jiàn)后6個(gè)月內(nèi)需克服所有缺陷，克服缺陷后進(jìn)入審定，審定后3-6個(gè)月授權(quán)。創(chuàng)新專利保護(hù)期限是8年。
以下是標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利的對(duì)比表：
以下是標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利的審查流程：
標(biāo)準(zhǔn)專利審查流程
標(biāo)準(zhǔn)專利審查流程
二、創(chuàng)新專利的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
創(chuàng)新專利的特點(diǎn)：
1.授權(quán)快。一般提交申請(qǐng)后1-2個(gè)月內(nèi)就可以授權(quán)。
2.授權(quán)后可以提實(shí)審（8年保護(hù)期內(nèi)都可以提），但不是必須。授權(quán)后專利權(quán)人或第三人均可提出實(shí)審請(qǐng)求，如果實(shí)審?fù)ㄟ^(guò)，則會(huì)給出創(chuàng)新專利證明書(shū)，得到該證明書(shū)后專利權(quán)人方可行使權(quán)力，而第三人有機(jī)會(huì)提出異議。關(guān)于實(shí)審費(fèi)用：如果實(shí)審請(qǐng)求是由專利權(quán)人提出，實(shí)審費(fèi)用理所當(dāng)然全部是由專利權(quán)人來(lái)支付。如果實(shí)審請(qǐng)求是由第三人提出，那么實(shí)審費(fèi)用是由該第三人和專利權(quán)人共同支付，雙方各支付一半的費(fèi)用。
3.創(chuàng)造性要求低。澳大利亞專利法規(guī)定的創(chuàng)新專利的創(chuàng)造性是“對(duì)于實(shí)現(xiàn)發(fā)明的實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)”，而根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，其實(shí)只要求新穎性，即使提出實(shí)審，審查員也只是審查新穎性。
4.標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利是可以同時(shí)存在的，申請(qǐng)人可以在標(biāo)準(zhǔn)專利的基礎(chǔ)上通過(guò)分案、轉(zhuǎn)換類型提出創(chuàng)新專利，只要兩者的保護(hù)范圍略微不同就可以，這個(gè)規(guī)定是比較寬松的。
創(chuàng)新專利的優(yōu)勢(shì)：
1.對(duì)于本身創(chuàng)造性不強(qiáng)的發(fā)明創(chuàng)造，創(chuàng)新專利更容易得到授權(quán)。
2.不需要提實(shí)審就能獲得授權(quán)，一方面來(lái)說(shuō)，可以等到發(fā)現(xiàn)被侵權(quán)或者計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)讓許可時(shí)再請(qǐng)求實(shí)審；另一方面，如果后續(xù)申請(qǐng)人基于某些原因的考慮，放棄這項(xiàng)專利，那也就避免了浪費(fèi)提實(shí)審的費(fèi)用。
以上這些都給申請(qǐng)人提供了一個(gè)比較大的選擇空間，可以根據(jù)自身的不同情況選擇不同的申請(qǐng)路線。
三、標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利的相互轉(zhuǎn)換
從提交申請(qǐng)一直到授權(quán)之前，標(biāo)準(zhǔn)專利和創(chuàng)新專利都可以相互轉(zhuǎn)換。
特殊的是，由于創(chuàng)新專利授權(quán)非常快，如果是從創(chuàng)新專利轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)專利，在時(shí)間上就會(huì)比較受限制，需要盡快提出，一般可能在不超過(guò)申請(qǐng)日起一周時(shí)間提出才能轉(zhuǎn)換成功。
四、分案時(shí)機(jī)與類型
標(biāo)準(zhǔn)專利提分案的時(shí)機(jī)：在相應(yīng)母案處于pending狀態(tài)時(shí)即可，即使最早的母案已經(jīng)不處于審查狀態(tài)。
創(chuàng)新專利提分案的時(shí)機(jī)：從申請(qǐng)日起到授權(quán)前，一般是在申請(qǐng)日起一周內(nèi)提出，類型可以是創(chuàng)新專利或者是標(biāo)準(zhǔn)專利；從實(shí)審開(kāi)始到頒發(fā)創(chuàng)新專利證明書(shū)之前提分案，類型只能還是創(chuàng)新專利。
也就是說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)專利可以分案為創(chuàng)新專利；創(chuàng)新專利在授權(quán)之前可以分案為創(chuàng)新專利或是標(biāo)準(zhǔn)專利，在授權(quán)之后只能分案為創(chuàng)新專利。
五、異議程序
如果申請(qǐng)人拿到了一個(gè)權(quán)力范圍比較廣的專利證明，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要生產(chǎn)的產(chǎn)品有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，那么該對(duì)手往往會(huì)選擇提出異議，這對(duì)于該對(duì)手而言是個(gè)較好的選擇，因?yàn)槿绻x擇向聯(lián)邦法院提出無(wú)效，那費(fèi)用是非常高昂的。
澳大利亞異議程序一般包括提出異議聲明階段、提交證據(jù)階段、聽(tīng)證以及決定。
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)專利來(lái)說(shuō)，異議程序過(guò)程如下：
提出聲明階段：
對(duì)手在審定公開(kāi)之后到授權(quán)前的的三個(gè)月內(nèi)向?qū)＠痔岢霎愖h聲明，該期限不能延長(zhǎng)；
提出異議聲明后的3個(gè)月內(nèi)對(duì)手提交理由和詳情文件，提出異議普遍的理由是缺乏新穎性，創(chuàng)造性等，公開(kāi)不充分現(xiàn)在也被納入異議理由范圍。
提交證據(jù)階段：
支持的證據(jù)：由對(duì)手繼續(xù)提交證據(jù)，在此階段不能提出新的理由；
答辯的證據(jù)：由申請(qǐng)人提供，針對(duì)對(duì)手的證據(jù)進(jìn)行答辯；
應(yīng)對(duì)的證據(jù)：由對(duì)手提供，針對(duì)申請(qǐng)人的答辯來(lái)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。
聽(tīng)證：
證據(jù)階段結(jié)束后，將會(huì)擇期聽(tīng)證，聽(tīng)證可以是口頭（在聽(tīng)證辦公室現(xiàn)場(chǎng)，電話，視頻會(huì)議）的或者書(shū)面的?？陬^聽(tīng)證前，雙方都需要提交一個(gè)書(shū)面的summary of submissions，要求申請(qǐng)人在距聽(tīng)證5天之前提交，對(duì)手在距聽(tīng)證10天之前提交。
異議決定：
聽(tīng)證結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)會(huì)下發(fā)決定；
如果異議結(jié)果不服，可以上訴到聯(lián)邦法院再次審理；
異議通知到?jīng)Q定的平均時(shí)間是3年。
以下是標(biāo)準(zhǔn)專利的異議程序：
對(duì)于創(chuàng)新專利來(lái)說(shuō)，異議程序大體上跟標(biāo)準(zhǔn)專利類似，但也有些許不同：
提出異議的時(shí)間是在創(chuàng)新專利獲得專利證明書(shū)之后均可提出；并且在提交異議聲明的同時(shí)需一并提交理由和詳情文件。
另外，提交證據(jù)階段只包含專利權(quán)人提交“答辯的證據(jù)”和對(duì)手提交“應(yīng)對(duì)的證據(jù)”，相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)專利而言少了對(duì)手提交“支持的證據(jù)”這一部分。
六、創(chuàng)新專利廢除的時(shí)間點(diǎn)和過(guò)渡政策
澳大利亞2020年知識(shí)產(chǎn)權(quán)法修正案于2020年2月26日開(kāi)始生效。該修正案對(duì)該國(guó)2003年設(shè)計(jì)專利法、1990年專利法及1995年商標(biāo)法進(jìn)行修正，并啟動(dòng)逐步廢除創(chuàng)新專利制度。修正法規(guī)定，在18個(gè)月的過(guò)渡期過(guò)后，也就是自2021年8月26日起，將無(wú)法申請(qǐng)新的創(chuàng)新專利；在2021年8月26日前申請(qǐng)的創(chuàng)新專利將繼續(xù)有效，直至到其8年的期限；而在2021年8月26日提出的標(biāo)準(zhǔn)專利申請(qǐng)，在授權(quán)前仍可以轉(zhuǎn)換為創(chuàng)新專利，或者以分案的形式申請(qǐng)一個(gè)創(chuàng)新專利。