文/北京集佳知識產權代理有限公司 何佳
2020年10月19日,印度商業(yè)與工業(yè)部(Ministry of Commerce and Industry)發(fā)布了印度《2020專利(修訂)條例》(the Patents (Amendment) Rules, 2020),這是針對印度《2003專利條例》進行的修訂。2020年11月4日,印度商工部發(fā)布了印度《2020專利(第二次修訂)條例》(the Patents (2nd Amendment) Rules,2020)。本文將兩次修訂內容整理如下。
第一次修訂涉及的法條(2020年10月19日生效)
? Rule 21
該修訂條例第21(1)條規(guī)定,申請人如果沒有滿足《專利合作條約》(PCT)實施細則第17.1條(a)、(b)或(b之二)段的規(guī)定提交優(yōu)先權文件,則申請人應自優(yōu)先權日起31個月內,即進入印度國家階段時提交優(yōu)先權文件。
也就是說,如果申請人未在國際階段提交優(yōu)先權文件,也無法以電子交換形式將優(yōu)先權文件提供給國際局,則申請人應自優(yōu)先權日起31個月內,即進入印度國家階段時提交優(yōu)先權文件。此外,該修訂條例也明確,申請人可以利用WIPO管理的數字接入服務(DAS)提交優(yōu)先權文件數字版。
參考法條:PCT實施細則第17.1條(a)、(b)或(b之二)
17.1 提交在先國家或國際申請副本的義務
(a)如果根據條約第8條的規(guī)定要求享有一項在先國家申請或者國際申請的優(yōu)先權,除非在提出要求優(yōu)先權的國際申請的同時已經把優(yōu)先權文件提交給受理局,以及除(b)和(b之二)另有規(guī)定外,申請人應將經原受理機構證明的在先申請文件副本(“優(yōu)先權文件”),在自優(yōu)先權日起16個月內,向國際局或者受理局提交。但國際局在上述期限屆滿之后收到的該在先申請的任何副本,如果是在國際申請的國際公布日之前到達國際局的,應認為國際局已在上述期限的最后一天收到。
(b)如果優(yōu)先權文件是由受理局出具,申請人不提交優(yōu)先權文件,而是可以請求受理局準備優(yōu)先權文件并將該文件送交國際局。該請求應在優(yōu)先權日起16個月期限屆滿之前提出,并且受理局還可以要求申請人為此繳納費用。
(b之二)如果優(yōu)先權文件已經可以由國際局根據行政規(guī)程在國際申請的國際公布日之前從電子圖書館獲得,申請人可以不提交優(yōu)先權文件,而是在國際公布日之前請求國際局從電子圖書館獲取該優(yōu)先權文件。
該修訂條例第21(2)條規(guī)定,僅在兩種情況下需要向印度知識產權局提交優(yōu)證英譯文:第一,需要優(yōu)先權有效性來確定有關發(fā)明可否申請專利時;第二,當國際申請不完整而申請人聲稱缺失的信息恰恰在優(yōu)先權文件中時,該規(guī)定與PCT實施細則第51之二.1條的(e)段的規(guī)定相符合。
參考法條:PCT實施細則第51之二.1(e)(i)(ii)
(e)根據條約第27條,指定局適用的本國法可以要求申請人提供該優(yōu)先權文件的譯 文,但僅限于:
?。╥)當優(yōu)先權要求的有效性與確定該發(fā)明是否具有專利性相關之時;或者
?。╥i)如果受理局在根據本細則4.18和20.6援引加入項目和部分的基礎上,根據本細則20.3(b)(ii)、20.5(d)或20.5之二(d)的規(guī)定確定了國際申請日,那么為了根據本細則82之三.1(b)的規(guī)定確定該項目或部分是否完全包含在相關的優(yōu)先權文件中,指定局也可以根據本國法要求申請人提供優(yōu)先權文件中說明書、權利要求書和附圖的部分譯文,并指明所包含的援引加入部分在優(yōu)先權文件譯文中的位置。
修訂條例第21(3)條規(guī)定,如果申請人不符合自優(yōu)先權日起31個月內提交優(yōu)先權文件或其譯文的要求,則專利局可以要求申請人補正。申請人須在專利局發(fā)出補正通知之日起3個月內提交優(yōu)先權文件或其譯文。
據悉,在該條例修改草案中曾提出,優(yōu)先權文件及其譯文的提交期限有可能會被修改,但該草案目前尚未通過。
? Rule 131
關于專利使用情況說明(Working Statement)的提交期限,修訂條例規(guī)定:在專利授權財年的下一個財年提交專利使用情況說明。如2020年10月31日被授予專利權(授權當年財年為2020年4月至2021年3月),則專利使用情況說明應提交的財年為2021年4月至2022年3月,專利使用情況說明可在財年屆滿后的六個月內提交,即在2020年9月30日前需要提交2021-2022年度的專利使用情況說明。
? Form 27
對表格27的修訂包括:
a.由同一專利所有人/被許可人共同開發(fā)的多項專利(如果它們是相關的)的詳細信息及金額需填寫完整;
b.對所有已實施和未實施的專利進行區(qū)分,并將其涉及到的制造和進口所創(chuàng)造的價值分別進行說明;
c.對于專利使用情況說明的描述不得超過500字。
第二次修訂涉及的法條(2020年11月4日生效)
? Rule 7
?。?)新修訂條例取消了現行的自然人/初創(chuàng)企業(yè)、小實體和其它三種分類方式,不再將小實體進行單獨分類,取而代之的是將申請人的認定分為如下兩種:
?自然人/初創(chuàng)企業(yè)/小型實體
?其它實體(單獨或與自然人/初創(chuàng)企業(yè)/小實體共同)
官費變化
?改法前
?改法后
(2)如果申請人的身份為自然人/初創(chuàng)企業(yè)/小實體,專利的全部或部分轉讓給自然人/初創(chuàng)企業(yè)/小實體以外的其它實體,則受讓申請人需在提交轉讓請求時,一并支付由于實體變更而產生的差額費用。
?。?)初創(chuàng)企業(yè)或小實體不再滿足初創(chuàng)企業(yè)或小實體要求時的情形:
?主管部門認定的期限已過,或
?營業(yè)額超過主管部門認定的財務限額
此種情形無需支付任何由于實體變更而產生的費用差額。
? 24C第5款
修訂內容為:當初創(chuàng)企業(yè)或小實體在專利申請過程中提出加速審查時,專利局不能僅僅因為其初創(chuàng)企業(yè)/小實體認定期限已過或其營業(yè)額超過主管部門認定的財務限額,而質疑其加速審查請求。