文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 陳晨

　　在美國專(zhuān)利法細則37 C.F.R.§1.56中明確規定：

　　Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.

　　也就是說(shuō)，每一個(gè)在美國申請的專(zhuān)利，其相關(guān)人員（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人等）都有義務(wù)向美國專(zhuān)利局披露與自己遞交的專(zhuān)利相關(guān)的信息，即提交信息披露聲明（Information Disclosure Statement，簡(jiǎn)稱(chēng)IDS）的義務(wù)。

　　IDS是美國專(zhuān)利法對專(zhuān)利申請人提出的一項特殊義務(wù)，即要求專(zhuān)利申請人將自己（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人）所知悉的早于其申請專(zhuān)利時(shí)間與“可專(zhuān)利性相關(guān)”的公開(kāi)資料，在規定的時(shí)間期間內作為IDS提交，以輔助美國專(zhuān)利審查員對該專(zhuān)利進(jìn)行審查。需要說(shuō)明的是，這里的“可專(zhuān)利性相關(guān)”包括可能影響權利范圍的公開(kāi)資料，以及可能有助于審查員理解、審查權利范圍的公開(kāi)資料。

　　一、需要在IDS中提交什么資料？

　　按照MPEP609.04(a)的規定，需要遞交的文件至少包括：

　　I.所有專(zhuān)利，出版物，美國申請或其他信息的列表 (list of all patents，publications，US applications，or other information)

　　II.合法副本（legible copies）

　　III.非英語(yǔ)語(yǔ)言信息相關(guān)性的簡(jiǎn)潔解釋 (concise explanation of relevance for non-English language information)

　　也就是說(shuō)，在IDS中需要提交：各文獻的列表；各文獻的副本；如果是英文以外的語(yǔ)言的文獻，還需要提供英文譯文或者關(guān)于關(guān)聯(lián)性的簡(jiǎn)潔說(shuō)明。

　　而關(guān)于在IDS中需要提交的文獻，根據實(shí)踐，筆者總結了以下常見(jiàn)幾類(lèi)：

　　1.該申請在說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)中引用的文獻；

　　2.該申請在國際檢索報告中出現的對比文件；

　　3.該申請及其同族申請在審查過(guò)程中，審查員引用的對比文件，這些文件既可以是專(zhuān)利文獻也可以是公開(kāi)出版的非專(zhuān)利性文獻；

　　4.美國審查員主動(dòng)要求提交的材料。

　　另外還有一種不常見(jiàn)的情況，筆者結合自己曾處理過(guò)的一個(gè)美國專(zhuān)利申請的重復授權駁回案，分析如下：在該案中，美國審查員下發(fā)了臨時(shí)性（申請對申請）顯而易見(jiàn)型重復授權駁回，即：審查員認為，本申請的權利要求相對于先前申請的權利要求是顯而易見(jiàn)的。經(jīng)過(guò)查閱美國專(zhuān)利法相關(guān)法條及相關(guān)案例，筆者注意到，在針對重復授權駁回的答復中，除了需要克服重復授權問(wèn)題，還需要提交IDS。

　　也就是說(shuō)，共同所有案件，即兩個(gè)或多個(gè)具有相同權利要求（法定重復授權）或者明顯變型權利要求（顯而易見(jiàn)型重復授權）的案件，這些案件之間存在強烈的啟示。因此，在一個(gè)案件中引用的對比文件很可能對其它案件中的權利要求相關(guān)，反之亦然。

　　例如：審查員認為申請A中的一個(gè)權利要求在申請B中的一個(gè)權利要求的基礎上顯而易見(jiàn)，對申請A的該權利要求作出了臨時(shí)性顯而易見(jiàn)型重復授權駁回。那么，不管申請人是否想要立即處理該臨時(shí)性顯而易見(jiàn)型重復授權駁回，都應該在申請A和申請B中遞交IDS，將申請B曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過(guò)程中的對比文件作為申請A的IDS進(jìn)行遞交，同時(shí)將申請A曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過(guò)程中的對比文件作為申請B的IDS進(jìn)行遞交，即：在申請A和申請B中交叉遞交信息披露聲明(IDS)。

　　二、需要在什么時(shí)間遞交IDS？

　　根據美國專(zhuān)利法細則規定，申請人的信息揭露義務(wù)從提交申請日起直至專(zhuān)利證書(shū)頒發(fā)之日。因此，申請人可多次提交提交IDS，申請人通常會(huì )在知曉上述文獻或技術(shù)資料后提交。

　　關(guān)于遞交IDS的時(shí)機及其產(chǎn)生的費用，根據37 C.F.R. § 1.97(b)-(f) 款規定，可以分為以下4個(gè)階段：

　　階段A——不需要繳納官費

　　1.在國家申請的提交日期后的三個(gè)月內，但根據第1.53（d）條提出的繼續申請除外；

　　2.在國際申請中進(jìn)入國家階段之日起三個(gè)月內；

　　3.在第一次審查意見(jiàn)下發(fā)之前；

　　4.在提出繼續審查的請求之后的第一次審查意見(jiàn)下發(fā)之前；

　　5.在國際外觀(guān)設計申請中根據海牙協(xié)定第10條第3款公布國際注冊之日起三個(gè)月內。

　　階段B——需要繳納官費和陳述書(shū)

　　在最終審查意見(jiàn)(Final OA)下發(fā)前、授權通知書(shū)下發(fā)前、或其他導致審查程序關(guān)閉的行為前遞交IDS。在該階段，需要繳納的官費為：60美元（微型實(shí)體）、120美元（小實(shí)體）、240美元（除微型實(shí)體和小型實(shí)體外）。此外，需要同時(shí)遞交陳述書(shū)，指出向USPTO陳述要提交的文獻是在3個(gè)月內獲知的。

　　階段C——需要繳納官費和陳述書(shū)

　　繳納專(zhuān)利授權費用當日或之前遞交IDS。在該階段，費用和陳述書(shū)相關(guān)要求同上述階段B。

　　階段D——需提出RCE

　　如果在專(zhuān)利授權后遞交IDS，則需要重新啟動(dòng)審查程序，需要提出RCE (Request for Continued Examination)。在該階段，費用等同于提RCE的官費。

　　另外，值得注意的是，如果申請人沒(méi)有盡到信息披露義務(wù)，也就是說(shuō)，在專(zhuān)利申請過(guò)程中沒(méi)有把自己知曉的相關(guān)信息提交給美國專(zhuān)利商標局（USPTO），專(zhuān)利授權后，在訴訟過(guò)程中，該專(zhuān)利有可能會(huì )以“申請人不正當行為（inequitable conduct）”導致專(zhuān)利不可實(shí)施（Unenforceable）, 也就是說(shuō)無(wú)法以此專(zhuān)利來(lái)向對方主張權利。

　　綜上所述，IDS在美國專(zhuān)利申請中扮演著(zhù)舉足輕重的角色，專(zhuān)利申請人在遞交IDS時(shí)，不僅需要從專(zhuān)利的授權角度考慮遞交什么類(lèi)別的IDS材料，還需要結合費用問(wèn)題選擇恰當的遞交時(shí)機。