文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　◆新加坡XTC商標駁回復審案

　　“XTC”商標第01；06；07；09；11類(lèi)馬德里指定新加坡申請被引證英國公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7類(lèi)在先商標下發(fā)駁回，部分駁回了申請商標在第7類(lèi)商品上的申請注冊。申請商標和引證商標信息具體如下：

　　經(jīng)提交復審爭辯，新加坡知識產(chǎn)權局審查員認為雖然申請人主要從事金屬制品，而引證商標所有人主要生產(chǎn)壓痕矩陣，但前述雙方的主營(yíng)事實(shí)對本案最終的認定并無(wú)影響。在本案中，商標文字構成完全相同，申請商標的指定商品完整包含于引證商標的較為寬泛的表述中，因此申請商標的申請注冊，有可能引起相關(guān)公眾的混淆或誤認，因此決定維持駁回決定，不予申請注冊。

　　◆美國XTC商標駁回復審案

　　“XTC”商標第01；06；07類(lèi)美國商標申請被引證上述相同英國公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7類(lèi)在先商標下發(fā)駁回，同樣部分駁回了申請商標在第7類(lèi)商品上的申請注冊。申請商標和引證商標信息具體如下：

　　在駁回復審中，申請人主要從以下幾個(gè)方面爭辯商品不構成類(lèi)似：首先，審查員在駁回中認為申請商標與引證商標均包含“切割機器”，該觀(guān)點(diǎn)并不符合引證商標指定商品的實(shí)際內容，即雖然申請商標中的指定商品的確包含“金屬加工切割機”，但引證商標的指定商品為“精密壓痕機和模切機的一個(gè)非常特殊的零件，即“壓痕矩陣”，它不用于切割，也并不用于金屬加工；其次，從引證商標在申請階段所提交的使用證據，以及引證商標所有人的網(wǎng)站信息來(lái)看，引證商標的指定商品體積較小，主要使用在印刷和包裝工業(yè)，紙板制造盒等行業(yè)中，以方便在折疊前有精確的高質(zhì)量折痕。而申請商標的“金屬加工切割機”為大型機器，在體積、功能和用途上與引證商標均有加大區別；此外，鑒于雙方行業(yè)的工業(yè)和商業(yè)性質(zhì)，申請人和引證商標所有人各自商品的消費者均是成熟的消費者，需要仔細挑選他們要買(mǎi)的商品，而不容易沖動(dòng)消費。最后，鑒于雙方指定商品在性質(zhì)上的區別，且并非補充或配套使用的關(guān)系，因此雙方商品在目標群體和銷(xiāo)售路徑上也存在區分?；谝陨?，申請商標并不容易與引證商標造成混淆誤認，而應予核準注冊。

　　本案經(jīng)提交復審爭辯意見(jiàn)，美國審查員對申請商標予以初審公告。

　　◆評價(jià)及意見(jiàn)

　　本案申請商標與引證商標的文字構成完全相同，因此主要的爭議焦點(diǎn)即集中在商品是否構成類(lèi)似上。

　　美國和新加坡對于商品類(lèi)似的判斷標準與國內不盡相同，并沒(méi)有國內的商品/服務(wù)區分表中具體的群組劃分，而主要從商品/服務(wù)的功能、用途、銷(xiāo)售渠道、目標群體，服務(wù)的對象、性質(zhì)、目的等方面的關(guān)聯(lián)度進(jìn)行判斷。

　　此外，如新加坡審查員XTC在駁回復審決定中所指出的“雙方的主營(yíng)事實(shí)對商品近似的判斷并無(wú)影響，而從注冊商品的字面上來(lái)看，因商品具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，故構成商品類(lèi)似”。在美國，也遵循著(zhù)同樣的審查標準，如在 Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369-70, 101 USPQ2d1713, 1722 (Fed. Cir. 2012)案件中所指出的，判斷商品/服務(wù)是否構成類(lèi)似時(shí)，主要僅依據申請注冊時(shí)所提交的商品/服務(wù)表述進(jìn)行判斷，而并非依據雙方實(shí)際使用的產(chǎn)品。

　　因此，兩件商標申請在新加坡和美國遇到看似相同的在先商標，卻因相同商標指定的商品不同，而產(chǎn)生了相反的復審結果。新加坡的在先商標中，指定的“機器和機床，包括精密壓痕機和工具；上述零件和配件”，因使用的是“包括”的表述，故該件注冊商標所涵蓋的注冊范圍即為“機器和機床”，理論上涵蓋所有7類(lèi)的機器和機床產(chǎn)品。而在美國在先商標中，指定的“用于精密壓痕機和模切機的零件和配件，即壓痕矩陣”，使用的為“即”的表述，因此僅限于“壓痕矩陣”這一項特定產(chǎn)品，因此在復審爭辯商品不類(lèi)似中，則有了更多的爭辯空間和角度。

　　而引證商標所有人在美國申請的范圍如此之窄，與美國商標申請制度的要求不無(wú)關(guān)系。在提交美國商標申請時(shí)，需對指定商品進(jìn)行細化，且需對全部指定商品具有打算使用的意圖或已投入實(shí)際使用。相應的，若在美國申請注冊類(lèi)似新加坡的表述“機器和機床，包括精密壓痕機和工具；上述零件和配件”，將會(huì )因商品過(guò)于寬泛而不被接受，且面臨并非對所有指定商品均有使用意圖的風(fēng)險。因此，美國商標申請中，如何在獲得較大范圍的禁用權，同時(shí)亦能符合美國商品提交的細化要求，則需要具體對指定商品的范圍表述進(jìn)行選擇和斟酌。

　　同時(shí)，本案也提示我們，如在進(jìn)行商標查詢(xún)中，檢索到完全相同的在先商標，還需結合各個(gè)國家的制度，分析指定商品的差異，和各國對于商品類(lèi)似的審查標準。如此，可更有針對性的提交商標申請，避免被駁回的風(fēng)險，以及提高駁回復審的成功率。當然，上述新加坡申請商標的引證商標也并非無(wú)法克服，在引證商標注冊滿(mǎn)5年后，可對該件注冊提起撤五申請，使在先商標的注冊范圍僅限于其主營(yíng)的“壓痕矩陣”，如此申請商標的切割機器類(lèi)商品有望與在先商標實(shí)現共存。