文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王寶筠

　　一、對《專(zhuān)利審查指南》中方法技術(shù)特征相關(guān)規定內容的分析

　　（一）有關(guān)“實(shí)用新型專(zhuān)利僅保護針對產(chǎn)品形狀、構造提出的改進(jìn)的技術(shù)方案”

　　應該注意的是，此處所采用的表述是“僅保護”而非“保護僅”?！皟H保護”是對實(shí)用新型保護的客體對象的一個(gè)限制，這種“限制”所排除掉的是沒(méi)有對產(chǎn)品形狀、構造提出改進(jìn)的技術(shù)方案。這實(shí)際上說(shuō)明，實(shí)用新型所保護的對象被限制于形狀、構造提出改進(jìn)的產(chǎn)品，而不能是其它類(lèi)型的對象。此處的“僅保護”中的“僅”是針對保護對象而言的，而非針對產(chǎn)品這一保護對象中所具有的特征類(lèi)型。認為實(shí)用新型權利要求中不能具有方法特征的觀(guān)點(diǎn)，實(shí)際上是將上述對于客體對象的限制，錯誤地理解為是對對象中特征類(lèi)型的限制，即，將上述規定錯誤的理解為“實(shí)用新型專(zhuān)利保護僅針對產(chǎn)品形狀、構造提出的改進(jìn)的技術(shù)方案”。

　　（二）有關(guān)“權利要求中可以使用已知方法的名稱(chēng)限定產(chǎn)品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”

　　上述內容實(shí)質(zhì)上是對產(chǎn)品的形狀、構造的表達方式的一種規定，其給出了正反兩方面的例子。正面的例子是允許采用已知方法的名稱(chēng)來(lái)對產(chǎn)品的形狀、構造來(lái)進(jìn)行限定，而作為反面的例子，該規定所強調的是并不接受以方法的步驟、工藝條件等來(lái)限定產(chǎn)品的形狀、構造。這一反面的例子所針對的是對于產(chǎn)品形狀、構造的限定方式，并非是規定實(shí)用新型權利要求中不能出現方法特征?；诖?，該規定應被解讀為：在實(shí)用新型權利要求中，可以采用已知方法的名稱(chēng)來(lái)以概括性的方式限定產(chǎn)品的形狀、構造，但不能以包含方法的步驟、工藝條件等方法的具體技術(shù)內容的方式來(lái)限定產(chǎn)品的形狀、構造。

　　（三）有關(guān)“如果權利要求中既包括形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專(zhuān)利保護的客體”

　　應注意，此處對于“形狀、構造”并未提及“改進(jìn)”，而對于方法則提及其屬于“改進(jìn)”，所針對的是這樣的一個(gè)場(chǎng)景：權利要求中的形狀、構造特征并非是改進(jìn)的特征，而存在改進(jìn)的特征僅僅是方法特征。這樣的權利要求中，由于并不存在實(shí)用新型保護客體所要求的形狀、構造的改進(jìn)，因此，即使存在形狀、構造特征這樣的“包裝”，也不應認為其符合實(shí)用新型保護客體的要求?！秾?zhuān)利審查指南》的上述規定，恰恰是針對此種特定“包裝”出的權利要求所進(jìn)行的有針對性的規定。由此，對上述規定的解讀應為：將那些以現有的產(chǎn)品特征為包裝，但僅具有方法特征改進(jìn)的方案排除于實(shí)用新型保護客體之外。

　?。ㄋ模秾?zhuān)利審查指南》的上述規定仍是在《專(zhuān)利法》第二條第三款規定下的具體解讀

　　實(shí)際上，《專(zhuān)利審查指南》中就實(shí)用新型保護客體的規定，是基于《專(zhuān)利法》第二條三款規定的細化解讀，這種細化解讀當然應在法律規定的范圍內而進(jìn)行，而不應被理解、解讀為在法律規定之外再對實(shí)用新型保護客體進(jìn)行進(jìn)一步的限制。

　　《專(zhuān)利法》第二條第三款中僅指明實(shí)用新型所保護的是產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合，并未就其中是否不能具備方法特征進(jìn)行限制?！秾?zhuān)利審查指南》是依據《專(zhuān)利法》所制定的部門(mén)規章，在《專(zhuān)利法》中都沒(méi)有規定實(shí)用新型保護的內容中“僅”能具備針對形狀、構造的改進(jìn)的情況下，如果通過(guò)《專(zhuān)利審查指南》的規定反而就實(shí)用新型保護內容加以上述“僅”的限制，則屬于超出了現行法律規定的認識和做法，顯然是錯誤的。

　　綜上所述，不論是結合《專(zhuān)利法》第二條第三款的規定，還是《專(zhuān)利審查指南》中就實(shí)用新型保護客體判斷的具體規定，《專(zhuān)利法》所保護的實(shí)用新型都應當是一個(gè)具備產(chǎn)品形狀、構造改進(jìn)的技術(shù)方案，如果方案中并不具備這種類(lèi)型的改進(jìn)，那么，該方案并不屬于實(shí)用新型的保護客體；相反，如果方案中具備了產(chǎn)品形狀、構造的改進(jìn)，即使其權利要求中進(jìn)一步具有方法的特征，該方案仍然符合實(shí)用新型保護客體的要求。

　　二、相關(guān)爭議

　　（一）有關(guān)實(shí)用新型保護客體的范圍是否會(huì )被放寬的問(wèn)題

　　有觀(guān)點(diǎn)會(huì )認為，允許實(shí)用新型權利要求中具有方法特征，將擴大實(shí)用新型保護客體所能涵蓋的特征類(lèi)型，從而將方法的改進(jìn)也囊括于實(shí)用新型保護客體之中。但事實(shí)并非如此。

　　首先，即使在實(shí)用新型的權利要求中存在方法特征，實(shí)用新型所保護的主題仍然是產(chǎn)品。允許實(shí)用新型權利要求中出現方法特征，只是對實(shí)用新型權利要求中除了產(chǎn)品形狀、構造特征之外所能進(jìn)一步出現的特征類(lèi)型的一個(gè)澄清，并未就實(shí)用新型的保護主題進(jìn)行改變。在實(shí)用新型保護客體在主題層面并未放寬至也可以保護方法的情況下，并不能得出允許實(shí)用新型權利要求中存在方法特征就擴大了實(shí)用新型保護客體所涵蓋的范圍的結論。

　　其次，對于實(shí)用新型的權利要求而言，其當然應當具備形狀、構造改進(jìn)的特征，以此方能滿(mǎn)足實(shí)用新型保護客體的要求。即使允許在實(shí)用新型權利要求中具有方法特征，方法特征也是在具備形狀、構造特征的基礎上所進(jìn)一步具有的特征。上述“進(jìn)一步具有”的關(guān)系，使得其所限定出的權利要求的保護范圍，仍是以具備形狀、構造改進(jìn)為基礎的保護范圍，并不會(huì )使得實(shí)用新型能夠保護一個(gè)純粹方法改進(jìn)的技術(shù)方案。這只是在保護類(lèi)型始終為形狀、構造改進(jìn)的產(chǎn)品的基礎上，允許采用方法特征進(jìn)行進(jìn)一步限定從而限縮權利要求保護范圍而已，尚不構成對于實(shí)用新型保護客體在類(lèi)型上的進(jìn)一步擴充。

　　（二）有關(guān)方法特征是否在不同階段被區分對待的問(wèn)題

　　有觀(guān)點(diǎn)提出，如果允許方法特征寫(xiě)入實(shí)用新型的權利要求中，那么，在權利要求中只寫(xiě)入僅滿(mǎn)足新穎性要求的形狀、構造特征，而實(shí)際上方法特征才是其滿(mǎn)足創(chuàng )造性要求的特征的實(shí)用新型專(zhuān)利，也將通過(guò)初審而獲得授權；而一旦進(jìn)入無(wú)效程序、被質(zhì)疑創(chuàng )造性，這樣的實(shí)用新型則可以借助于方法特征維持權利有效。這相當于間接通過(guò)實(shí)用新型來(lái)保護了僅是方法改進(jìn)的技術(shù)方案。

　　還有觀(guān)點(diǎn)提出，針對實(shí)用新型權利要求中的方法特征，如果在審查階段被不予考慮，而在侵權判定階段卻將其作為對于保護范圍的限定予以考慮，這種前后的不一致可能造成對專(zhuān)利權人的不公平。

　　上述觀(guān)點(diǎn)實(shí)際上都關(guān)系到對于實(shí)用新型權利要求中方法特征的定性問(wèn)題。這一定性問(wèn)題可以從實(shí)用新型的保護客體的法律規定出發(fā)來(lái)進(jìn)行分析。

　　不難發(fā)現，實(shí)用新型所保護的是針對產(chǎn)品形狀、構造或其結合的改進(jìn)，由此，不論是新穎性還是創(chuàng )造性的評判，都應圍繞形狀、構造這一類(lèi)型來(lái)進(jìn)行。針對上述第一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，即使實(shí)用新型權利要求中的形狀、構造能夠使其通過(guò)新穎性的審查從而使其獲得專(zhuān)利權，但當其進(jìn)入無(wú)效階段被質(zhì)疑創(chuàng )造性時(shí)，如果其形狀、構造不足以滿(mǎn)足創(chuàng )造性的要求，此時(shí)，方法的改進(jìn)是不應被加以考慮的。原因在于，這一方法的改進(jìn)本身并不屬于實(shí)用新型保護客體中所保護的改進(jìn)類(lèi)型，不應是針對實(shí)用新型這一保護類(lèi)型審查其是否存在改進(jìn)時(shí)的考慮對象。

　　這類(lèi)似于一些針對涉及智力活動(dòng)規則的方案的創(chuàng )造性判斷。在涉及智力活動(dòng)規則和方法的一些方案中，如果該方案和現有技術(shù)的區別僅僅在于智力活動(dòng)規則本身，那么，在創(chuàng )造性的評判中會(huì )以該方案并未提供技術(shù)性貢獻為由，而對該區別不予考慮，這種“不予考慮”的原因在于這樣的區別并非是技術(shù)上的區別，即，并非是作為專(zhuān)利保護客體的技術(shù)方案所應具備的“技術(shù)”上的區別。同樣，對于實(shí)用新型的創(chuàng )造性評判也可以類(lèi)似方式來(lái)進(jìn)行。如果在方案的創(chuàng )造性評判中，其和現有技術(shù)的區別僅僅在于方法特征，那么，由于這個(gè)特征并不屬于實(shí)用新型所保護的“形狀、構造”方面的改進(jìn)，因此，在以實(shí)用新型作為客體的這一大背景下，方法特征自然也不應作為實(shí)用新型的改進(jìn)而被加以考慮。由此，實(shí)際上僅僅是方法改進(jìn)的方案，最終仍然無(wú)法通過(guò)創(chuàng )造性的審查，從而無(wú)法獲得實(shí)用新型專(zhuān)利權，這將使得申請人通過(guò)實(shí)用新型來(lái)實(shí)際保護僅僅是方法改進(jìn)的方案的目標無(wú)法實(shí)現。

　　由此又產(chǎn)生了第二個(gè)問(wèn)題：在初審或確權過(guò)程中對于實(shí)用新型的方法特征不予考慮，而在專(zhuān)利侵權判定中卻要對方法特征加以考慮。但事實(shí)上，這樣的矛盾并不存在，原因在于所謂的“考慮”在上述兩個(gè)階段中的實(shí)際含義是不同的。

　　在審查階段的“不予考慮”，如前文所述，是對方法特征是否足以構成貢獻的“考慮”，其是針對是否滿(mǎn)足“貢獻”這一屬性上的要求的判斷。這種判斷，并不會(huì )因為其不屬于“貢獻”從而否定相應特征在權利要求中的存在。舉例來(lái)說(shuō)，在創(chuàng )造性評判中，某一特征如果被對比文件公開(kāi)，其不會(huì )被作為“貢獻”而被加以考慮，但這不意味著(zhù)否認該特征在權利要求中的存在。在實(shí)用新型的創(chuàng )造性評判中同樣如此。如果方法特征由于并非屬于形狀、構造的改進(jìn)而被不予考慮，這實(shí)際上是對其“貢獻”的否定，這種否定和基于對比文件的公開(kāi)而對于特征在“貢獻”上的否定，從性質(zhì)上來(lái)說(shuō)是一樣的。由此，在審查階段對于實(shí)用新型權利要求中方法特征的不予考慮，實(shí)際上并沒(méi)有否認該特征在權利要求中的存在，這種“不予考慮”只是創(chuàng )造性評判中對“貢獻”有無(wú)的“不予考慮”，不是對特征存在與否的“不予考慮”。

　　而在專(zhuān)利侵權判定中，對實(shí)用新型中方法特征的“考慮”，則是對特征存在與否的考慮，其所考慮的是權利要求的公示性，對于權利要求中所具有的各個(gè)特征，都應在確定保護范圍時(shí)予以考慮?；谥暗姆治?，在實(shí)用新型審查階段，對于方法特征的“不予考慮”并非是不考慮該特征存在，因此，侵權階段中對于該特征的考慮自然也就不構成矛盾了。

　　某種意義上來(lái)說(shuō)，實(shí)用新型審查階段對于方法特征的不予考慮，實(shí)際上是申請人本身應該就保護類(lèi)型選擇不當所應承擔的正常風(fēng)險。在實(shí)用新型保護客體已經(jīng)明確為針對產(chǎn)品形狀、構造所提出的方案的情況下，申請人如果還想依賴(lài)于對方法的改進(jìn)來(lái)獲得實(shí)用新型的權利，顯然是不恰當的，這種風(fēng)險應該是基于其錯誤的認識而應由其自身承擔的。但這種風(fēng)險僅僅是方案是否提供了新穎性、創(chuàng )造性方面貢獻的授權風(fēng)險，而非是保護客體層面的授權風(fēng)險。如果申請人并非想基于方法特征的改進(jìn)來(lái)獲得實(shí)用新型專(zhuān)利權，而是仍然基于產(chǎn)品形狀、構造的改進(jìn)來(lái)獲得專(zhuān)利權，那么，并不應以申請人采用方法特征對實(shí)用新型保護范圍所進(jìn)行的限定，而將該方案排除于實(shí)用新型的保護客體之外。

　　三、放寬實(shí)用新型保護客體的建議

　　結合實(shí)用新型保護的立法本意，以及當前技術(shù)的發(fā)展、變化，實(shí)用新型的保護客體應該予以放寬，而這種放寬可以通過(guò)對于產(chǎn)品的“形狀、構造”定義的進(jìn)一步擴展來(lái)得以實(shí)現。

　　具體而言，可以考慮將以計算機程序所實(shí)現的功能窗口納入到產(chǎn)品的“形狀”的定義中，而將多個(gè)功能窗口之間的相互功能聯(lián)系納入到產(chǎn)品的“構造”定義中，從而將以計算機程序實(shí)現的功能窗口集納入到實(shí)用新型所保護的“產(chǎn)品”范疇中，實(shí)現對于這種看得到、摸得著(zhù)、更新迭代速度快、創(chuàng )造性高度不高但具有實(shí)用價(jià)值的小發(fā)明的保護。

　　筆者提出上述建議的出發(fā)點(diǎn)在于：

　　（一）實(shí)用新型制度的起源追溯

　　實(shí)用新型制度在某些國家（例如德國）的起源可以追溯到外觀(guān)設計。一些產(chǎn)品并非僅僅是基于美感的設計，其改變雖不能達到發(fā)明的創(chuàng )造性高度，但具有相當的實(shí)用價(jià)值，實(shí)用新型便是針對這類(lèi)產(chǎn)品的保護類(lèi)型。

　　從實(shí)用新型可追溯至外觀(guān)設計的背景出發(fā)，考慮到我國已經(jīng)針對計算機圖形用戶(hù)界面（GUI）提供外觀(guān)設計保護，將計算機圖形用戶(hù)界面所包括的多個(gè)功能窗口集合納入實(shí)用新型保護的產(chǎn)品范疇，也是自然且可行的。應該認識到，GUI中所包括的功能窗口集，在有些情況下的設計出發(fā)點(diǎn)是技術(shù)功能的實(shí)現，而非出于美感所進(jìn)行的設計。由此，基于實(shí)用新型對外觀(guān)設計在保護上的補充作用，有必要將那些GUI中出于功能考慮而非美感考慮所設計的功能窗口，也納入實(shí)用新型所保護的形狀、構造范疇內。

　　（二）GUI中功能窗口集符合實(shí)用新型的保護特點(diǎn)

　　相比于機械結構類(lèi)產(chǎn)品而言，軟件產(chǎn)品的更新迭代速度更快，其在競爭的時(shí)效性要求上更高。因此，軟件產(chǎn)品對于快速保護有更高的需求，而這一需求恰恰是實(shí)用新型這一保護類(lèi)型所能提供的。從實(shí)用新型授權快的特點(diǎn)出發(fā)，有必要針對軟件產(chǎn)品中的功能窗口集提供實(shí)用新型產(chǎn)品的保護。

　　實(shí)用新型的另一個(gè)特點(diǎn)在于其保護的是看得到、摸得著(zhù)的產(chǎn)品。一方面，如前所述，實(shí)用新型源自對于外觀(guān)設計保護的補充；另一方面，公眾也可以基于對于對當前可直觀(guān)感受到的產(chǎn)品的認識，而對實(shí)用新型專(zhuān)利權到底是否有效做出自己的判斷?？梢哉f(shuō)，實(shí)用新型“看得到、摸得著(zhù)”的特點(diǎn)，使得其僅經(jīng)過(guò)初審即可獲得授權成為可能。軟件產(chǎn)品中的功能窗口當然同樣具備上述的“看得到”的特點(diǎn)，其對于審查員、公眾來(lái)說(shuō)都是直觀(guān)且易于感知的，從這個(gè)特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，將軟件產(chǎn)品中的功能窗口集納入實(shí)用新型的保護客體中，從審查以及公眾判斷的角度來(lái)說(shuō)是可行的，不會(huì )和現行的實(shí)用新型審查標準相矛盾，也不會(huì )對公眾對于實(shí)用新型的權利穩定性的認知造成新的障礙。