文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王靜宇

　　◆修改的一般規定

　　歐洲專(zhuān)利公約第123條對于歐洲專(zhuān)利申請和歐洲專(zhuān)利的修改進(jìn)行了一般規定。根據歐洲專(zhuān)利公約第123條所述，（1）歐洲專(zhuān)利申請或歐洲專(zhuān)利根據細則的規定在EPO進(jìn)行修改。申請人應根據自己的意愿修改專(zhuān)利申請，且修改機會(huì )不止一次；(2)歐洲專(zhuān)利申請或歐洲專(zhuān)利修改的內容不能包括超出專(zhuān)利申請提交時(shí)所要保護的主題，且；（3）歐洲專(zhuān)利修改的內容不能超出專(zhuān)利權所授予的保護范圍。

　　根據歐洲專(zhuān)利審查指南所述，雖然歐洲專(zhuān)利公約中規定了申請人有對專(zhuān)利申請或歐洲專(zhuān)利提交修改的權利，但是該權利僅限制在實(shí)質(zhì)審查程序中、專(zhuān)利異議程序中以及專(zhuān)利限制程序中使用。在這三個(gè)程序中提交修改，申請人還必須考慮兩個(gè)因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被審查員接受（allowable）？

　　由字面意思來(lái)看，受理（admissible）偏向于形式審查，接受（allowable）偏向于實(shí)質(zhì)審查。從實(shí)踐來(lái)看，歐洲專(zhuān)利申請和歐洲專(zhuān)利的修改如果想成功，確實(shí)必須同時(shí)滿(mǎn)足形式和實(shí)質(zhì)上的要求。

　　修改可受理的一般規則是無(wú)論在實(shí)審程序中、異議程序中和限制程序中都在規定的期限內提交了修改。修改可接受的一般規則是（1）不能增加原始申請中未披露的主題；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得權利要求出現不清楚問(wèn)題；（3）不能擴大專(zhuān)利權所授予的保護范圍。

　　◆修改的時(shí)機

　　歐洲專(zhuān)利公約第123條中所提及的對修改作出具體規定的細則條款主要指的是歐洲專(zhuān)利公約實(shí)施細則第137條。根據細則第137條所述, （1）在收到歐洲檢索報告之前，除非另有規定，否則申請人不能修改一件歐洲專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖；（2）在EPO依據細則第70a條第1款或第2款，或第161條第1款下發(fā)通知書(shū)時(shí)，申請人可以根據自己的意愿修改說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖，并與答復該通知書(shū)的爭辯意見(jiàn)、糾正或修改一起提交給EPO；（3）未獲得審查部門(mén)的同意，不能進(jìn)一步的修改；（4）當根據前述（1）-（3）提交修改時(shí)，申請人需要標記修改內容并指出在原始提交申請中的修改基礎。若審查部門(mén)指出提交的修改未滿(mǎn)足前述任一要求，可以請求申請人在一個(gè)月內補正；（5）修改后的權利要求不能涉及未經(jīng)檢索的主題，該主題不能與原始提交的要求保護的發(fā)明創(chuàng )造或者成套的發(fā)明創(chuàng )造形成一個(gè)單一的總發(fā)明構思。修改后的權利要求也不能涉及依據細則第62a條或第63條不予檢索的主題。

　　依據細則第137條，申請人只有在收到歐洲檢索報告以后，才有機會(huì )修改說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)和附圖。依據細則第70a條第1款，對于歐洲直接申請來(lái)說(shuō)，申請人可以通過(guò)答復檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；依據細則第70a條第2款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區階段的申請來(lái)說(shuō)，申請人可以通過(guò)答復補充檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；依據細則第161條第1款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區階段的申請來(lái)說(shuō)，申請人可以通過(guò)答復EPO依據細則161和162下發(fā)的通知來(lái)對申請文件進(jìn)行修改；依據細則第161條第2款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區階段的申請來(lái)說(shuō)，申請人還可以在自?xún)?yōu)先權日起31個(gè)月的進(jìn)入地區階段期限內提出修改。

　　由上可以看出，在歐洲提出修改的時(shí)機，主要有以下幾個(gè)節點(diǎn):

　　a）檢索報告下發(fā)之前

　　根據一般規則來(lái)說(shuō)，在歐洲檢索報告下發(fā)之前，申請人不能對申請文件進(jìn)行修改。

　　但是對于PCT進(jìn)入歐洲地區階段的申請而言，實(shí)際上，在PCT國際階段申請人已經(jīng)收到了國際檢索報告，EPO的檢索部門(mén)在PCT進(jìn)入歐洲地區階段以后僅會(huì )針對該申請出具一份歐洲補充檢索報告。若申請人已經(jīng)在PCT國際階段依據PCT條約第19條和/或第34條對申請文件進(jìn)行了修改，那么在進(jìn)入歐洲地區階段時(shí)僅需要依據歐洲專(zhuān)利公約細則第159（1）(b)條指明原始文本以及修改文本即可。申請人也可以依據歐洲專(zhuān)利公約細則第161條第2款，在進(jìn)入歐洲地區階段時(shí)提出修改請求。

　　b）檢索報告下發(fā)之后

　　依據細則第137（2）條，在歐洲檢索報告和歐洲檢索意見(jiàn)下發(fā)以后，申請人必須答復歐洲檢索意見(jiàn)，在答復的同時(shí)，申請人可以根據自己的意愿修改說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖。針對EPO作為國際檢索單位、國際初步審查單位或國際補充檢索單位的國際申請，在進(jìn)入歐洲地區階段時(shí)，EPO不再出具檢索報告，申請人需要在收到國際檢索報告、國際初步審查報告或國際補充檢索報告時(shí)進(jìn)行答復，并根據自己的意愿修改說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖。若申請人沒(méi)有在前述答復期限內提出修改請求，那么只能等待實(shí)審階段的修改機會(huì )了。

　　c）第一次審查意見(jiàn)下發(fā)之后

　　根據一般規則，申請人也可以在實(shí)審階段對申請文件進(jìn)行修改。但是在實(shí)審階段，是否受理申請人提出的修改，實(shí)審部門(mén)被賦予了自由裁量權。在這種自由裁量權下，實(shí)審部門(mén)必須考慮所有相關(guān)因素，特別是，要把握申請人獲得有效專(zhuān)利權的利益與EPO有效結束實(shí)審程序之間的平衡。

　　實(shí)審部門(mén)依據細則第137（3）條拒絕受理修改的裁量必須是合理的，同時(shí)實(shí)審部門(mén)也不能拒絕提前受理修改。

　　若修改被實(shí)審部門(mén)受理，接下來(lái)的程序將基于修改后的說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖進(jìn)行，但是修改被實(shí)審部門(mén)受理并不意味著(zhù)修改后的內容是可被接受的，也就是說(shuō)該部分內容仍然可能被審查員提出駁回意見(jiàn)。

　　在實(shí)審部門(mén)依據細則第137（3）條評估是否受理修改時(shí)，需要充分評估個(gè)案的情況以及程序的階段。如果被認為申請人已經(jīng)有足夠的機會(huì )對申請文件進(jìn)行修改的話(huà)，特別是，當修改引入了之前被審查員指出的缺陷時(shí)，通常此類(lèi)修改被認為是不可被受理的。

　　根據EPO的指引，為了節約程序和達到申請人獲得有效專(zhuān)利權的利益與EPO有效結束實(shí)審程序之間的平衡，建議申請人越早提出修改越好。

　　對于已經(jīng)被認為是可授權權項進(jìn)行限制性的修改，和以明顯可取方式地對說(shuō)明書(shū)或權利要求進(jìn)行更清楚的修改，被認為是可被受理的。

　　在答復官方審查意見(jiàn)時(shí)，對缺陷的明確修改，且該修改未導致新的缺陷，則也被認為是可被受理的。

　　影響實(shí)審部門(mén)評估是否受理修改的另一個(gè)因素是修改是否會(huì )導致案件文檔的變化。當申請人通過(guò)審查員的引用或者是從其他渠道獲知到存在高度相關(guān)的現有技術(shù)時(shí)，可能對說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)進(jìn)行大篇幅的修改。在此種情況下，實(shí)審部門(mén)需要在對申請人的公平和避免 EPO過(guò)度不合理的額外工作以及不必要的延誤之間尋找一種平衡。

　　根據實(shí)踐可知，若修改超出了EPO已經(jīng)檢索過(guò)的范圍，或是修改添加了已經(jīng)被認為是不可授權的主題或是添加了申請人已經(jīng)刪除的主題，或是提交口審請求時(shí)產(chǎn)生異議的修改，通常都被認為是不可受理的。

　　d）同意授權之后

　　若實(shí)審部門(mén)已經(jīng)同意授權，且申請人已經(jīng)對申請文件進(jìn)行了多次修改，那么通常情況下，實(shí)審部門(mén)不再受理申請文件的修改，除非申請人給出充分理由說(shuō)明只在此階段進(jìn)行修改的原因。

　　e）授權通知下發(fā)之后

　　依據細則第71（3）條，實(shí)審部門(mén)決定授權歐洲專(zhuān)利前，需要通知申請人有關(guān)授權文本與相關(guān)的著(zhù)錄項目信息，并在通知中告知申請人需要在授權通知下發(fā)之日起的4個(gè)月內繳納授權公告費以及提交另外兩項官方語(yǔ)言的權項譯文。在前述期限內，申請人可以依據細則第71（6）條，提交合理的修改或改正，若實(shí)審部門(mén)同意該修改或改正，將重新下發(fā)新的授權通知，若不同意，將重啟實(shí)審程序。

　　◆修改的最佳時(shí)機

　　由上文可以看出，歐洲修改主要涉及的條款是歐洲專(zhuān)利公約第 123條, PCT進(jìn)入歐洲地區階段時(shí)修改依據的主要條款是歐洲專(zhuān)利公約實(shí)施細則第161條。根據歐洲專(zhuān)利公約第 123條，申請人在歐洲專(zhuān)利申請中的各程序都有修改機會(huì )，且不止一次，另修改不能超范圍。依據歐洲專(zhuān)利公約實(shí)施細則第70a（1）條，對于歐洲直接申請來(lái)說(shuō)，在提出申請后，第一次修改申請文件的機會(huì )是通過(guò)答復檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；依據歐洲專(zhuān)利公約實(shí)施細則第161（1）條，對于PCT進(jìn)入歐洲地區階段的申請來(lái)說(shuō)，進(jìn)入地區階段以后，第一次修改申請文件的機會(huì )是通過(guò)答復依據細則第161和162條的官方通知來(lái)對申請文件進(jìn)行修改。在前述修改機會(huì )中，申請人可以對申請文件進(jìn)行廣泛地修改，甚至是擴大權利要求的范圍，EPO必須受理（admit）該修改內容，但是是否接受（allow）該修改內容還需要后續程序的審查。而后續的修改中，歐洲專(zhuān)利公約為修改設置了限制條件，也為審查員賦予了裁量權。因此，筆者認為申請人一定要把握好這第一次修改申請文件的機會(huì )。