文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 于麗蘋

　　筆者在為企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)法律顧問咨詢的這些年中，了解到很多企業(yè)的商標管理者都存在一個相同的困擾：雖然企業(yè)注冊的一些商標已不是公司核心經(jīng)營產(chǎn)品的標識，但在未來公司發(fā)展戰(zhàn)略上對該商標又很有可能會投入使用；或者公司當時經(jīng)營不善，未來發(fā)展中該商標又可能顯示出較大的商標價值，領(lǐng)導層又想保護住這些無形資產(chǎn)；但是因為企業(yè)經(jīng)營中負責人的忽略、管理人員的頻繁更換、或者相關(guān)負責人的法律意識不夠，很可能導致寶貴的商標一直沒有進行實際使用；在目前國家法律制度下，上述商標連續(xù)三年不使用，就將有被他人撤銷掉的風險。

　　關(guān)于“撤三”制度的法律規(guī)定及缺陷

　　我國《商標法》第四十九條規(guī)定：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”《商標法實施條例》第六十六條詳細規(guī)定了具體的撤銷辦法：“有《商標法》第四十九條規(guī)定的注冊商標無正當理由連續(xù)3年不使用情形的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標，提交申請時應(yīng)當說明有關(guān)情況。商標局受理后應(yīng)當通知商標注冊人，限其自收到通知之日起2個月內(nèi)提交該商標在撤銷申請?zhí)岢銮笆褂玫淖C據(jù)材料或者說明使用的正當理由；期滿未提供使用的證據(jù)材料或者證據(jù)材料無效并沒有正當理由的，由商標局撤銷其注冊商標。前款所稱使用的證據(jù)材料，包括商標注冊人使用注冊商標的證據(jù)材料和商標注冊人許可他人使用注冊商標的證據(jù)材料。以無正當理由連續(xù)3年不使用為由申請撤銷注冊商標的，應(yīng)當自該注冊商標注冊公告之日起滿3年后提出申請。”

　　《商標法》建立撤銷注冊商標連續(xù)三年不使用制度（以下簡稱“撤三”）的立法本意，就是避免商標閑置占用寶貴的資源配置。如果一個商標注冊以后長期擱置不用，不僅不能讓商標產(chǎn)生價值，而且還影響了他人正常使用，是對社會寶貴資源的一種浪費。但是，由于我國《商標法實施條例》規(guī)定了商標注冊人限期舉證證明商標使用情況或者不使用的正當理由，而且還進一步確認了商標注冊人舉證不能的不利法律后果，這就在制度上確立了我國“撤三”制度的舉證責任倒置的獨特證明責任屬性。

　　任何人可以針對注冊商標提起撤銷三年停止使用申請，理由只有一個“該商標三年內(nèi)未進行實際使用”，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局（以下簡稱“商標局”）對申請文件僅作形式審查，只要材料符合就會對該項申請予以受理，而商標注冊人必須在接到通知書后2個月的限期內(nèi)進行舉證。如果舉證不能，或者提供的使用證據(jù)沒有實際顯示對應(yīng)注冊的商標名稱、不是在對應(yīng)注冊的商品范圍內(nèi)上標注的該注冊商標的名稱，亦或?qū)?yīng)的產(chǎn)品、發(fā)票、協(xié)議沒有形成完整的證據(jù)鏈等等，這些情況都將視為實際使用不成立，商標局將會直接按程序下發(fā)撤銷該注冊商標的裁定。

　　筆者認為，此項制度存在一定的法律缺陷，在立法層面未對他人惡意撤銷進行相關(guān)規(guī)定，將會導致部分個人提出大量的惡意撤銷申請，使一些企業(yè)陷入“訟累”的壓力中，進而使企業(yè)或商標持有人蒙受巨大的聲譽壓力和經(jīng)濟損失。更有一些過分的“撤三”申請人，并不是為了自己企業(yè)的商標能正常獲得注冊進行實際使用，而是濫用“撤三”的法律程序，專門以此方式去挾制商標權(quán)利人，進而在后續(xù)的和解和談判中謀取不正當利益。針對此種惡意的擾亂市場秩序的行為，筆者建議相關(guān)主管部門出臺一些相應(yīng)的懲罰措施，讓那些沒有實際使用需求而進行惡意撤銷的申請人得到相應(yīng)的懲戒，以保障市場經(jīng)營環(huán)境更加有序、穩(wěn)定地發(fā)展。

　　導致“撤三”的情形及防范措施

　　一般來說，導致商標被“撤三”成功的常見情形主要有以下幾種：

　　第一種情形也是最常見的情形，商標被他人提出撤銷申請，企業(yè)注冊地址變更后未及時進行變更登記，商標局按注冊人原注冊地址下發(fā)“撤三”提供使用證據(jù)的通知書，注冊人因地址變更未收到文件導致提供證據(jù)超期。

　　第二種情形是，商標注冊人收到了商標局下發(fā)提供使用證據(jù)通知書，但因法律意識淡薄、工作忙碌未加理會等導致提供證據(jù)超期。

　　第三種情形是，商標注冊人收到商標局下發(fā)提供使用證據(jù)的通知書，但注冊人提交的使用證據(jù)不符合商標局的證據(jù)要求，未被采納。

　　防范商標被“撤三”的措施，可以從以下七個方面進行考慮：

　　第一，是商標注冊人應(yīng)切記，商標所有人注冊地址發(fā)生裱花后要及時向商標局辦理地址變更申請。

　　第二，對于使用中的商標的法律狀態(tài)進行不定期查詢，或委托代理機構(gòu)對其進行監(jiān)測。

　　第三，是增強法律意識，對相關(guān)正式文件及信函由專人負責且由主管人員審閱，并在法律要求的有效期內(nèi)積極地做出是否答復的決策。

　　第四，保證在企業(yè)經(jīng)營使用過程中對商標進行規(guī)范使用，并且對經(jīng)營中產(chǎn)生的有關(guān)產(chǎn)品銷售、宣傳、推廣等發(fā)票、合同、產(chǎn)品照片等原始證據(jù)，進行電子檔及原件的雙重有效保存。

　　第五，警惕他人多次聯(lián)系且有意向購買該商標但未達成轉(zhuǎn)讓的情形。

　　第六，企業(yè)應(yīng)建立“商標管理制度”，讓公司全體人員了解商標對企業(yè)的重要性，了解商標的正確使用，讓業(yè)務(wù)部門、市場推廣部門、法務(wù)部、財務(wù)部、企業(yè)規(guī)劃部等全部投入到商標規(guī)范使用和證據(jù)有效保存的重要工作中去。

　　第七，在企業(yè)經(jīng)營中，商標管理者應(yīng)對銷售、市場、財務(wù)等各重要部門進行階段性的商標保護意識培訓，將相應(yīng)的規(guī)劃制度盡可能地納入員工手冊中，培育每個人的品牌保護意識。

　　當然，商標注冊人對于一些保護性商標或者不準備再投入產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的商標，注冊成功后無論是否對商標投入使用，如果想繼續(xù)保留住商標權(quán)，都應(yīng)該適時“使用”，并將該使用證據(jù)保存下來。一般將商標使用在商品的包裝、交易文書、商標宣傳、展覽等商業(yè)活動中，均視為實際使用。在當前互聯(lián)網(wǎng)消費時代，大部分企業(yè)的產(chǎn)品可能沒有在實體店鋪銷售，有很多僅在網(wǎng)絡(luò)店鋪上銷售，此時，對應(yīng)的防止被他人“撤三”的對策會更加豐富。比如，每兩年對網(wǎng)絡(luò)宣傳及網(wǎng)店上的產(chǎn)品交易整體流程進行有效的記錄和公證，這樣未來提交的使用證據(jù)也將更具信服力。

　　另外，還有一種企業(yè)常用的方案，就是每兩到三年之間對相應(yīng)要保留的商標進行一遍重復的注冊，這樣也能有效地保留住此商標名稱的權(quán)利。當然，筆者認為這一方案肯定不如實際使用中階段性地進行公證的方案來得穩(wěn)妥，并非萬全之策。原因是：商標的撤銷是針對特定申請?zhí)柕纳虡诉M行的，如果競爭對手有針對性地進行撤銷，其遞交撤銷申請的同時又會馬上提交一件新的申請，則對于在先很早的商標權(quán)被無效是對企業(yè)品牌美譽度上一塊很大的損失，同時商標的價值也會有貶損。但是，這種方案比較節(jié)省費用，因為企業(yè)不用投入較大成本進行產(chǎn)品的宣傳、銷售平臺維護以及支付相應(yīng)的公證費等費用。對于比較邊緣的商標可以采取此種維護方式，但對于特別重要的商標或者次重要的商標，應(yīng)該予以高度重視；實踐中，企業(yè)防御“撤三”方法中，每兩年在網(wǎng)絡(luò)上以公開購買進行證據(jù)保全公證的方式，是最有效、性價比最高的方式之一。

　　此外，實際使用中還需要特別注意商標的使用方式，包括：

　　商標的圖樣。商標是區(qū)別商品來源的標記，因此，保留的使用證據(jù)必須能夠清晰地體現(xiàn)該商標的圖樣，最好使用商標和注冊商標是完全對應(yīng)的。當然，如果整體顯著識別部分沒有改變，在法律上也會視為對注冊商標的使用。

　　使用地域。商標保護具有地域性，在中國注冊的商標只能在中國領(lǐng)域得到保護，在中國注冊的商標只有在中國領(lǐng)域內(nèi)使用才視為商標的使用。因此，在準備使用證據(jù)時一定要挑選在中國領(lǐng)域內(nèi)形成的使用證據(jù)。

　　商標的使用人。雖然商標所有人或者被許可人對商標的使用都視為該商標的使用，但被許可人使用的證據(jù)，需要輔助提供商標許可使用合同和在商標局進行的實際的許可備案信息。

　　商標的使用時間。如果有人對企業(yè)的商標提起了“撤三”申請，那么該企業(yè)提供的使用證據(jù)必須卡在該“撤三”申請之日的前三年內(nèi)，過早或過晚都不算有效證據(jù)。因此，使用證據(jù)中的時間固定也非常重要。

　　綜上，企業(yè)在采取上述“撤三”防范措施和辦法中，規(guī)范地進行商標實際使用，并對使用證據(jù)進行收集，階段性地進行自查，是非常有必要的，唯有如此謹慎地做好日常工作管理，才能在企業(yè)商標被他人提出撤銷三年不使用申請之時進行從容應(yīng)對。