文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 徐思

　　最近，我國商標(biāo)法的修改引起了廣泛關(guān)注，尤其是第四條的變化。第四條增加了：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，而且明確第四條可以作為實體條款適用在商標(biāo)審查、異議、無效宣告等程序。

　　在實踐中，“不以使用為目的”的商標(biāo)注冊申請有很多，包括“惡意的”和“善意的”。那么“惡意”怎么認(rèn)定？現(xiàn)實情況往往很復(fù)雜，審查員如何認(rèn)定一件商標(biāo)申請是不是以使用為目的、是不是基于惡意？難度系數(shù)有點高。

　　這次修法的目的很明確——為了規(guī)制惡意申請、打擊囤標(biāo)行為。但是，這無疑是一把雙刃劍，那些有防御性商標(biāo)注冊需求的企業(yè)怎么辦？而且越是大企業(yè)，這種需求越迫切。例如，阿里巴巴申請注冊“阿里媽媽”、“阿里爸爸”以及一系列的“阿里XX”。大企業(yè)一方面是為企業(yè)發(fā)展預(yù)留空間，誰也無法預(yù)料將來企業(yè)會涉及的領(lǐng)域，另一方面是為了防止“傍名牌”，因為總有人費盡心思打“擦邊球”、“搭便車”，企業(yè)不得已去申請注冊一大堆自己可能不會用的商標(biāo)，而且還涉及后續(xù)的維系成本，無奈又頭疼。

　　那么，應(yīng)該怎樣平衡這個度？怎樣能夠精準(zhǔn)打擊惡意囤標(biāo)，又不傷及無辜呢？希望能盡快看到對新法條適用的配套解釋，以給實踐操作統(tǒng)一、明確的指導(dǎo)。

　　在此之前，讓我們放眼全球，其他國家、地區(qū)的商標(biāo)注冊肯定也會遇到這樣的問題，別的國家是怎么做的呢？一些國家或地區(qū)存在防御性商標(biāo)注冊制度，即允許申請注冊專門的“防御性商標(biāo)”，例如澳大利亞、馬來西亞、中國香港等。下文將以澳大利亞為例，具體介紹澳大利亞的防御性商標(biāo)制度，希望能帶來一些啟發(fā)。

　　在澳大利亞是可以申請注冊“防御性商標(biāo)（Defensive Trademarks）”的，這是和“集體商標(biāo)”、“證明商標(biāo)”一起列明在澳大利亞商標(biāo)法中的一種商標(biāo)類型。

　　“防御性商標(biāo)”，顧名思義是出于防御目的而注冊的，意味著這個商標(biāo)很可能不涉及企業(yè)的主營，很可能不會投入使用。然而，注冊商標(biāo)不使用將面臨被撤銷的風(fēng)險。企業(yè)申請注冊在非核心類別的商標(biāo)不僅維系難度大、成本高，還很容易被撤銷。為了彌補這一缺陷，澳大利亞商標(biāo)法引入了“防御性商標(biāo)”。

　　根據(jù)澳大利亞商標(biāo)法的規(guī)定，已注冊的防御性商標(biāo)不能基于不使用而被撤銷，即無法被“撤三”?？吹竭@里，相信很多企業(yè)都渴望擁有這樣的防御性商標(biāo)，既能在非核心類別阻擋別人“搭便車”的行為，又不用擔(dān)心不使用而被“撤三”。但是，申請注冊防御商標(biāo)沒那么簡單，澳大利亞官方為此設(shè)了一個“門檻”，商標(biāo)申請人必須滿足一定的條件，才能注冊防御性商標(biāo)。

　　那么，這個門檻有多高？具體要滿足哪些條件？

　　澳大利亞《1995年商標(biāo)法》第185條對防御性商標(biāo)做出了規(guī)定：“如果由于注冊商標(biāo)在其注冊的所有或任何商品或服務(wù)上存在長期、大量的使用，若將該商標(biāo)用于其他的商品或服務(wù)可能會導(dǎo)致消費者認(rèn)為這些其他的商品或服務(wù)與該商標(biāo)注冊人之間存在關(guān)聯(lián)，則該商標(biāo)注冊人可以在所有或者任何其他的商品或服務(wù)上申請注冊防御性商標(biāo)。”

　　舉個例子，比如可口可樂公司的“”商標(biāo)在澳大利亞注冊在第32類“無酒精飲料”上，并且在“可樂”商品上因長期、大量的使用而在澳大利亞具有名氣，如果把“ ”商標(biāo)使用在第25類的服裝上，可能會導(dǎo)致消費者認(rèn)為帶有“ ”商標(biāo)的衣服和可口可樂公司之間存在關(guān)聯(lián)，消費者可能會認(rèn)為這些衣服是可口可樂公司出售的或者是和可口可樂公司有關(guān)聯(lián)的。如果滿足這樣的情形，那么可口可樂公司可以在第25類上申請注冊“ ”為防御性商標(biāo)。事實上，可口可樂公司早在1979年就向澳大利亞官方申請將“ ”商標(biāo)注冊為第25類的防御性商標(biāo)，而且已注冊成功。注冊成功意味著可口可樂公司在第25類上即使不使用“ ”商標(biāo)，也無法被“撤三”；還意味著可口可樂公司可以在第25類服裝等商品上阻擋在后的相同、近似商標(biāo)；同時意味著如果有人在服裝類產(chǎn)品上使用“ ”或者和這個標(biāo)識近似的標(biāo)識，可口可樂公司是可以基于防御性商標(biāo)提起侵權(quán)主張的。

　　再舉一個例子，雅詩蘭黛化妝品有限公司在澳大利亞將“Estee Lauder”商標(biāo)注冊在其主營第3類“化妝品；香水”等商品上，基于“Estee Lauder”商標(biāo)在化妝品上存在長期、大量的使用，知名度很高，因此雅詩蘭黛公司成功地在澳大利亞在第14類首飾、第18類箱包皮具、第21類化妝用具和第25類服裝上注冊“Estee Lauder”為防御性商標(biāo)。原因很好理解，因為“Estee Lauder”商標(biāo)知名度高，如果在首飾、箱包、化妝工具、衣服上看到“Estee Lauder”商標(biāo)，消費者很可能以為是雅詩蘭黛公司出品的，或者是與它存在關(guān)聯(lián)的。另一方面，雅詩蘭黛公司的業(yè)務(wù)已涉及或者將來很可能涉及這些領(lǐng)域，所以需要將商標(biāo)權(quán)利擴(kuò)展到這些領(lǐng)域。當(dāng)然，雅詩蘭黛公司肯定不希望看到其他主體在首飾、包包、化妝工具、衣服上使用“Estee Lauder”標(biāo)識。

　　既然防御性商標(biāo)有這么多優(yōu)點，滿足哪些條件才能在澳大利亞申請注冊防御性商標(biāo)？

　　下文將對主要的實質(zhì)性要求和程序性要求進(jìn)行介紹。

　　一、兩項實質(zhì)性要求

　　（1）需要擁有一件在澳大利亞已注冊的基礎(chǔ)商標(biāo)，擬申請的防御性商標(biāo)的標(biāo)樣、申請人名義需要和基礎(chǔ)商標(biāo)保持一致。

　　以可口可樂為例，如果可口可樂公司想要在澳大利亞注冊一件第25類的“ ”防御性商標(biāo)，那么它需要至少一件“ ”基礎(chǔ)商標(biāo)，而且這件基礎(chǔ)商標(biāo)需要在澳大利亞已注冊。

　　（2）基礎(chǔ)商標(biāo)必須經(jīng)過使用“有一定名氣”。

　　“有一定名氣”是指基礎(chǔ)商標(biāo)達(dá)到一定知名程度，這個程度要求如果這個商標(biāo)用在其他商品或服務(wù)上，可能會讓消費者誤以為這些其他的商品和服務(wù)和基礎(chǔ)商標(biāo)注冊人存在關(guān)聯(lián)。比如，可口可樂公司注冊在第32類“無酒精飲料”上的“ ”商標(biāo)，因為大量、長期的使用，已經(jīng)家喻戶曉，用在別的商品上，消費者可能會產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。

　　此外，防御性商標(biāo)的申請人無需具備在指定商品、服務(wù)上的真實使用意圖；也就是說，可口可樂公司不需要在第25類服裝上具備真實使用“ ”商標(biāo)的意圖，可口可樂公司也不用擔(dān)心為維系這件防御性商標(biāo)而必須在服裝上使用“ ”商標(biāo)。

　　二、兩項程序性要求

　　（1）需在申請表上填寫防御性商標(biāo)申請所依據(jù)的基礎(chǔ)商標(biāo)的注冊號（即基礎(chǔ)商標(biāo)的注冊號，可基于多件基礎(chǔ)商標(biāo)）。

　　此項要求對應(yīng)上述實質(zhì)性要求的第一條，即證明基礎(chǔ)商標(biāo)的存在以及申請人名義一致。

　　（2）必須提交支持防御性商標(biāo)申請的證據(jù)。

　　此項要求對應(yīng)上述實質(zhì)性要求的第二條，即證明所依賴的基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”。

　　具體需要提交什么樣的證據(jù)才能證明基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”？以下列出主要幾點供參考：

　　第一，關(guān)于基礎(chǔ)商標(biāo)聲譽的證據(jù)材料。例如，基礎(chǔ)商標(biāo)使用時長、使用范圍、具體說明基礎(chǔ)商標(biāo)使用在哪些商品、服務(wù)上，基礎(chǔ)商標(biāo)的廣告宣傳方式、廣告支出和廣告樣本等；

　　第二，申請防御性商標(biāo)的理由。包括為什么潛在消費者可能會認(rèn)為該商標(biāo)使用在不同的商品或服務(wù)上會與申請人存在聯(lián)系，以及解釋這種“可能聯(lián)系”的性質(zhì)等；

　　第三，來自同行業(yè)成員（防御性商標(biāo)尋求注冊的商品、服務(wù)所在的行業(yè)）提供的宣誓聲明或者專業(yè)的市場調(diào)查報告也是有效的證據(jù)材料；

　　第四，防御性商標(biāo)申請人還需提交其名下已注冊的相同、類似商標(biāo)的清單，且包含已注冊的商品、服務(wù)。

　　舉例而言，雅詩蘭黛公司申請注冊第18類防御性商標(biāo)，需要向澳大利亞官方解釋并證明：

　　首先，注冊在第3類化妝品上的基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”，例如這件基礎(chǔ)商標(biāo)使用了多久、在多廣的范圍進(jìn)行宣傳、投入了多少宣傳廣告成本、已經(jīng)達(dá)到什么樣的知名程度等。

　　其次，為什么要在第18類申請防御性商標(biāo)？雅詩蘭黛需要向官方解釋，為什么消費者看到第18類箱包皮具上印有“Estee Lauder”會以為是雅詩蘭黛公司的產(chǎn)品。解釋的內(nèi)容可以包括，因為“Estee Lauder”主要面向女性消費者銷售護(hù)膚品、彩妝等，而且經(jīng)常會有一些贈品，如化妝包、手包等印有“Estee Lauder”商標(biāo)，基于“Estee Lauder”的高知名度，如果在箱包上看到“Estee Lauder”標(biāo)識，消費者很可能會聯(lián)想到銷售化妝品的雅詩蘭黛公司，因而有必要在第18類箱包皮具上注冊“Estee Lauder”防御性商標(biāo)。

　　再次，來自箱包行業(yè)的成員出具的聲明或者是專業(yè)的市場調(diào)查報告能進(jìn)一步證明這種“可能聯(lián)系”。

　　最后，向官方提交雅詩蘭黛公司在澳大利亞已注冊的“Estee Lauder”商標(biāo)以及相似商標(biāo)的詳細(xì)列表，以便官方全面了解。

　　隨著越來越多的中國企業(yè)走出去，中國企業(yè)也可以積極考慮在澳大利亞以及其他海外國家和地區(qū)申請注冊防御性商標(biāo)，以使企業(yè)在更廣的范圍獲得商標(biāo)權(quán)利，同時降低維系商標(biāo)的成本和維權(quán)難度。

　　回到我國商標(biāo)法的修改，第四條的修改意在打擊囤標(biāo)，但不可避免的會傷及不少企業(yè)的正當(dāng)利益。我國是否也可以考慮設(shè)立防御性商標(biāo)注冊制度，設(shè)立一個“門檻”，讓真正有實力的企業(yè)進(jìn)得來，而這些企業(yè)往往是真正有注冊防御性商標(biāo)需求的。這樣，一來能為企業(yè)減輕防御性商標(biāo)的維系成本（免去“被撤三”的煩惱），二來在一定程度上能減少“傍名牌”商標(biāo)的出現(xiàn)（“傍名牌”商標(biāo)很可能在審查階段就被防御性商標(biāo)阻擋），有利于維護(hù)市場秩序。

　　但是對于跨不過“門檻”的企業(yè)，根據(jù)修改后的第四條，即使是基于善意想申請注冊多一些商標(biāo)以備企業(yè)將來發(fā)展之用，是不是也難以實現(xiàn)？這些都值得思考。

　　期待見到商標(biāo)法修改后的配套解釋，也期待看到我國在“防御性商標(biāo)”領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。