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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 徐思
最近，我國(guó)商標(biāo)法的修改引起了廣泛關(guān)注，尤其是第四條的變化。第四條增加了：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，而且明確第四條可以作為實(shí)體條款適用在商標(biāo)審查、異議、無(wú)效宣告等程序。
在實(shí)踐中，“不以使用為目的”的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)有很多，包括“惡意的”和“善意的”。那么“惡意”怎么認(rèn)定？現(xiàn)實(shí)情況往往很復(fù)雜，審查員如何認(rèn)定一件商標(biāo)申請(qǐng)是不是以使用為目的、是不是基于惡意？難度系數(shù)有點(diǎn)高。
這次修法的目的很明確——為了規(guī)制惡意申請(qǐng)、打擊囤標(biāo)行為。但是，這無(wú)疑是一把雙刃劍，那些有防御性商標(biāo)注冊(cè)需求的企業(yè)怎么辦？而且越是大企業(yè)，這種需求越迫切。例如，阿里巴巴申請(qǐng)注冊(cè)“阿里媽媽”、“阿里爸爸”以及一系列的“阿里XX”。大企業(yè)一方面是為企業(yè)發(fā)展預(yù)留空間，誰(shuí)也無(wú)法預(yù)料將來(lái)企業(yè)會(huì)涉及的領(lǐng)域，另一方面是為了防止“傍名牌”，因?yàn)榭傆腥速M(fèi)盡心思打“擦邊球”、“搭便車”，企業(yè)不得已去申請(qǐng)注冊(cè)一大堆自己可能不會(huì)用的商標(biāo)，而且還涉及后續(xù)的維系成本，無(wú)奈又頭疼。
那么，應(yīng)該怎樣平衡這個(gè)度？怎樣能夠精準(zhǔn)打擊惡意囤標(biāo)，又不傷及無(wú)辜呢？希望能盡快看到對(duì)新法條適用的配套解釋，以給實(shí)踐操作統(tǒng)一、明確的指導(dǎo)。
在此之前，讓我們放眼全球，其他國(guó)家、地區(qū)的商標(biāo)注冊(cè)肯定也會(huì)遇到這樣的問題，別的國(guó)家是怎么做的呢？一些國(guó)家或地區(qū)存在防御性商標(biāo)注冊(cè)制度，即允許申請(qǐng)注冊(cè)專門的“防御性商標(biāo)”，例如澳大利亞、馬來(lái)西亞、中國(guó)香港等。下文將以澳大利亞為例，具體介紹澳大利亞的防御性商標(biāo)制度，希望能帶來(lái)一些啟發(fā)。
在澳大利亞是可以申請(qǐng)注冊(cè)“防御性商標(biāo)（Defensive Trademarks）”的，這是和“集體商標(biāo)”、“證明商標(biāo)”一起列明在澳大利亞商標(biāo)法中的一種商標(biāo)類型。
“防御性商標(biāo)”，顧名思義是出于防御目的而注冊(cè)的，意味著這個(gè)商標(biāo)很可能不涉及企業(yè)的主營(yíng)，很可能不會(huì)投入使用。然而，注冊(cè)商標(biāo)不使用將面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)在非核心類別的商標(biāo)不僅維系難度大、成本高，還很容易被撤銷。為了彌補(bǔ)這一缺陷，澳大利亞商標(biāo)法引入了“防御性商標(biāo)”。
根據(jù)澳大利亞商標(biāo)法的規(guī)定，已注冊(cè)的防御性商標(biāo)不能基于不使用而被撤銷，即無(wú)法被“撤三”?？吹竭@里，相信很多企業(yè)都渴望擁有這樣的防御性商標(biāo)，既能在非核心類別阻擋別人“搭便車”的行為，又不用擔(dān)心不使用而被“撤三”。但是，申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)沒那么簡(jiǎn)單，澳大利亞官方為此設(shè)了一個(gè)“門檻”，商標(biāo)申請(qǐng)人必須滿足一定的條件，才能注冊(cè)防御性商標(biāo)。
那么，這個(gè)門檻有多高？具體要滿足哪些條件？
澳大利亞《1995年商標(biāo)法》第185條對(duì)防御性商標(biāo)做出了規(guī)定：“如果由于注冊(cè)商標(biāo)在其注冊(cè)的所有或任何商品或服務(wù)上存在長(zhǎng)期、大量的使用，若將該商標(biāo)用于其他的商品或服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者認(rèn)為這些其他的商品或服務(wù)與該商標(biāo)注冊(cè)人之間存在關(guān)聯(lián)，則該商標(biāo)注冊(cè)人可以在所有或者任何其他的商品或服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)防御性商標(biāo)?！?/p>
舉個(gè)例子，比如可口可樂公司的“
”商標(biāo)在澳大利亞注冊(cè)在第32類“無(wú)酒精飲料”上，并且在“可樂”商品上因長(zhǎng)期、大量的使用而在澳大利亞具有名氣，如果把“ ”商標(biāo)使用在第25類的服裝上，可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者認(rèn)為帶有“ ”商標(biāo)的衣服和可口可樂公司之間存在關(guān)聯(lián)，消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為這些衣服是可口可樂公司出售的或者是和可口可樂公司有關(guān)聯(lián)的。如果滿足這樣的情形，那么可口可樂公司可以在第25類上申請(qǐng)注冊(cè)“ ”為防御性商標(biāo)。事實(shí)上，可口可樂公司早在1979年就向澳大利亞官方申請(qǐng)將“ ”商標(biāo)注冊(cè)為第25類的防御性商標(biāo)，而且已注冊(cè)成功。注冊(cè)成功意味著可口可樂公司在第25類上即使不使用“ ”商標(biāo)，也無(wú)法被“撤三”；還意味著可口可樂公司可以在第25類服裝等商品上阻擋在后的相同、近似商標(biāo)；同時(shí)意味著如果有人在服裝類產(chǎn)品上使用“ ”或者和這個(gè)標(biāo)識(shí)近似的標(biāo)識(shí)，可口可樂公司是可以基于防御性商標(biāo)提起侵權(quán)主張的。再舉一個(gè)例子，雅詩(shī)蘭黛化妝品有限公司在澳大利亞將“Estee Lauder”商標(biāo)注冊(cè)在其主營(yíng)第3類“化妝品；香水”等商品上，基于“Estee Lauder”商標(biāo)在化妝品上存在長(zhǎng)期、大量的使用，知名度很高，因此雅詩(shī)蘭黛公司成功地在澳大利亞在第14類首飾、第18類箱包皮具、第21類化妝用具和第25類服裝上注冊(cè)“Estee Lauder”為防御性商標(biāo)。原因很好理解，因?yàn)椤?strong>Estee Lauder”商標(biāo)知名度高，如果在首飾、箱包、化妝工具、衣服上看到“Estee Lauder”商標(biāo)，消費(fèi)者很可能以為是雅詩(shī)蘭黛公司出品的，或者是與它存在關(guān)聯(lián)的。另一方面，雅詩(shī)蘭黛公司的業(yè)務(wù)已涉及或者將來(lái)很可能涉及這些領(lǐng)域，所以需要將商標(biāo)權(quán)利擴(kuò)展到這些領(lǐng)域。當(dāng)然，雅詩(shī)蘭黛公司肯定不希望看到其他主體在首飾、包包、化妝工具、衣服上使用“Estee Lauder”標(biāo)識(shí)。
既然防御性商標(biāo)有這么多優(yōu)點(diǎn)，滿足哪些條件才能在澳大利亞申請(qǐng)注冊(cè)防御性商標(biāo)？
下文將對(duì)主要的實(shí)質(zhì)性要求和程序性要求進(jìn)行介紹。
一、兩項(xiàng)實(shí)質(zhì)性要求
（1）需要擁有一件在澳大利亞已注冊(cè)的基礎(chǔ)商標(biāo)，擬申請(qǐng)的防御性商標(biāo)的標(biāo)樣、申請(qǐng)人名義需要和基礎(chǔ)商標(biāo)保持一致。
以可口可樂為例，如果可口可樂公司想要在澳大利亞注冊(cè)一件第25類的“
”防御性商標(biāo)，那么它需要至少一件“ ”基礎(chǔ)商標(biāo)，而且這件基礎(chǔ)商標(biāo)需要在澳大利亞已注冊(cè)。（2）基礎(chǔ)商標(biāo)必須經(jīng)過使用“有一定名氣”。
“有一定名氣”是指基礎(chǔ)商標(biāo)達(dá)到一定知名程度，這個(gè)程度要求如果這個(gè)商標(biāo)用在其他商品或服務(wù)上，可能會(huì)讓消費(fèi)者誤以為這些其他的商品和服務(wù)和基礎(chǔ)商標(biāo)注冊(cè)人存在關(guān)聯(lián)。比如，可口可樂公司注冊(cè)在第32類“無(wú)酒精飲料”上的“
”商標(biāo)，因?yàn)榇罅?、長(zhǎng)期的使用，已經(jīng)家喻戶曉，用在別的商品上，消費(fèi)者可能會(huì)產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。此外，防御性商標(biāo)的申請(qǐng)人無(wú)需具備在指定商品、服務(wù)上的真實(shí)使用意圖；也就是說(shuō)，可口可樂公司不需要在第25類服裝上具備真實(shí)使用“
”商標(biāo)的意圖，可口可樂公司也不用擔(dān)心為維系這件防御性商標(biāo)而必須在服裝上使用“ ”商標(biāo)。二、兩項(xiàng)程序性要求
（1）需在申請(qǐng)表上填寫防御性商標(biāo)申請(qǐng)所依據(jù)的基礎(chǔ)商標(biāo)的注冊(cè)號(hào)（即基礎(chǔ)商標(biāo)的注冊(cè)號(hào)，可基于多件基礎(chǔ)商標(biāo)）。
此項(xiàng)要求對(duì)應(yīng)上述實(shí)質(zhì)性要求的第一條，即證明基礎(chǔ)商標(biāo)的存在以及申請(qǐng)人名義一致。
（2）必須提交支持防御性商標(biāo)申請(qǐng)的證據(jù)。
此項(xiàng)要求對(duì)應(yīng)上述實(shí)質(zhì)性要求的第二條，即證明所依賴的基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”。
具體需要提交什么樣的證據(jù)才能證明基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”？以下列出主要幾點(diǎn)供參考：
第一，關(guān)于基礎(chǔ)商標(biāo)聲譽(yù)的證據(jù)材料。例如，基礎(chǔ)商標(biāo)使用時(shí)長(zhǎng)、使用范圍、具體說(shuō)明基礎(chǔ)商標(biāo)使用在哪些商品、服務(wù)上，基礎(chǔ)商標(biāo)的廣告宣傳方式、廣告支出和廣告樣本等；
第二，申請(qǐng)防御性商標(biāo)的理由。包括為什么潛在消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)使用在不同的商品或服務(wù)上會(huì)與申請(qǐng)人存在聯(lián)系，以及解釋這種“可能聯(lián)系”的性質(zhì)等；
第三，來(lái)自同行業(yè)成員（防御性商標(biāo)尋求注冊(cè)的商品、服務(wù)所在的行業(yè)）提供的宣誓聲明或者專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告也是有效的證據(jù)材料；
第四，防御性商標(biāo)申請(qǐng)人還需提交其名下已注冊(cè)的相同、類似商標(biāo)的清單，且包含已注冊(cè)的商品、服務(wù)。
舉例而言，雅詩(shī)蘭黛公司申請(qǐng)注冊(cè)第18類防御性商標(biāo)，需要向澳大利亞官方解釋并證明：
首先，注冊(cè)在第3類化妝品上的基礎(chǔ)商標(biāo)“有名氣”，例如這件基礎(chǔ)商標(biāo)使用了多久、在多廣的范圍進(jìn)行宣傳、投入了多少宣傳廣告成本、已經(jīng)達(dá)到什么樣的知名程度等。
其次，為什么要在第18類申請(qǐng)防御性商標(biāo)？雅詩(shī)蘭黛需要向官方解釋，為什么消費(fèi)者看到第18類箱包皮具上印有“Estee Lauder”會(huì)以為是雅詩(shī)蘭黛公司的產(chǎn)品。解釋的內(nèi)容可以包括，因?yàn)椤?strong>Estee Lauder”主要面向女性消費(fèi)者銷售護(hù)膚品、彩妝等，而且經(jīng)常會(huì)有一些贈(zèng)品，如化妝包、手包等印有“Estee Lauder”商標(biāo)，基于“Estee Lauder”的高知名度，如果在箱包上看到“Estee Lauder”標(biāo)識(shí)，消費(fèi)者很可能會(huì)聯(lián)想到銷售化妝品的雅詩(shī)蘭黛公司，因而有必要在第18類箱包皮具上注冊(cè)“Estee Lauder”防御性商標(biāo)。
再次，來(lái)自箱包行業(yè)的成員出具的聲明或者是專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告能進(jìn)一步證明這種“可能聯(lián)系”。
最后，向官方提交雅詩(shī)蘭黛公司在澳大利亞已注冊(cè)的“Estee Lauder”商標(biāo)以及相似商標(biāo)的詳細(xì)列表，以便官方全面了解。
隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走出去，中國(guó)企業(yè)也可以積極考慮在澳大利亞以及其他海外國(guó)家和地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)防御性商標(biāo)，以使企業(yè)在更廣的范圍獲得商標(biāo)權(quán)利，同時(shí)降低維系商標(biāo)的成本和維權(quán)難度。
回到我國(guó)商標(biāo)法的修改，第四條的修改意在打擊囤標(biāo)，但不可避免的會(huì)傷及不少企業(yè)的正當(dāng)利益。我國(guó)是否也可以考慮設(shè)立防御性商標(biāo)注冊(cè)制度，設(shè)立一個(gè)“門檻”，讓真正有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)得來(lái)，而這些企業(yè)往往是真正有注冊(cè)防御性商標(biāo)需求的。這樣，一來(lái)能為企業(yè)減輕防御性商標(biāo)的維系成本（免去“被撤三”的煩惱），二來(lái)在一定程度上能減少“傍名牌”商標(biāo)的出現(xiàn)（“傍名牌”商標(biāo)很可能在審查階段就被防御性商標(biāo)阻擋），有利于維護(hù)市場(chǎng)秩序。
但是對(duì)于跨不過“門檻”的企業(yè)，根據(jù)修改后的第四條，即使是基于善意想申請(qǐng)注冊(cè)多一些商標(biāo)以備企業(yè)將來(lái)發(fā)展之用，是不是也難以實(shí)現(xiàn)？這些都值得思考。
期待見到商標(biāo)法修改后的配套解釋，也期待看到我國(guó)在“防御性商標(biāo)”領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。
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