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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馮柳偉
在專利審查意見通知書中，經(jīng)常會(huì)遇到“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段”、“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇”或“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”中至少一種將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)的評(píng)述方式；而且在上述任一種評(píng)述方式中，審查員均不會(huì)主動(dòng)提供能夠證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)的證據(jù)，而只會(huì)通過簡(jiǎn)單的說理將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)。如此，容易導(dǎo)致當(dāng)申請(qǐng)人不認(rèn)可審查員的觀點(diǎn)時(shí)卻無法進(jìn)行有效反駁，從而影響了該專利申請(qǐng)的授權(quán)。在本文中，筆者將結(jié)合公知常識(shí)的相關(guān)法律知識(shí)以及案例對(duì)公知常識(shí)的答復(fù)技巧進(jìn)行介紹。
公知常識(shí)的相關(guān)法律知識(shí)
在《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節(jié)中所記錄的公知常識(shí)具體為“下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：( i )所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段… …”。另外，在《審查操作規(guī)程》（2008版）實(shí)審分冊(cè)第四章1.3.1節(jié)中所記錄的公知常識(shí)具體為“以下情形可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示：（1）所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，所屬領(lǐng)域中用于解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的慣用手段，教科書或工具書等中披露的解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的技術(shù)手段，或者教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容… …”。
通過對(duì)比可知，《審查操作規(guī)程》中所記錄的公知常識(shí)的內(nèi)容只比《專利審查指南》中的相關(guān)表述多了“教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容”而已。
通過結(jié)合上述兩個(gè)文件中所記錄的公知常識(shí)內(nèi)容可知，在我國專利審查文件中沒有明確地給出公知常識(shí)的概念及判斷方法，只是通過舉例的方式給出了兩三種可以認(rèn)定為公知常識(shí)的情況。這就容易導(dǎo)致審查員和申請(qǐng)人對(duì)公知常識(shí)的認(rèn)定產(chǎn)生不同觀點(diǎn)，而且持有不同觀點(diǎn)的審查員和申請(qǐng)人也很難通過說理的方式讓對(duì)方接受自己的觀點(diǎn)，從而導(dǎo)致申請(qǐng)人和審查員之間不斷地進(jìn)行辯論，增加了專利審查時(shí)間。
此外，我國專利審查文件中不僅沒有明確地給出公知常識(shí)的概念及判斷方法，而且還給審查員分配了較輕的公知常識(shí)舉證責(zé)任。在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章4.10.2.2節(jié)中相關(guān)規(guī)定為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。”由此可知，當(dāng)申請(qǐng)人對(duì)審查員所認(rèn)定的公知常識(shí)產(chǎn)生異議時(shí)，審查員可以僅通過說理的方式進(jìn)行證明，無需進(jìn)行公知常識(shí)的舉證，如此很容易導(dǎo)致因?yàn)E用公知常識(shí)而影響申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)的授權(quán)。
根據(jù)上述公知常識(shí)的相關(guān)法律知識(shí)可知，在我國專利審查中，如何進(jìn)行公知常識(shí)的判定是不明確的，而且審查員也沒有明確的責(zé)任向申請(qǐng)人進(jìn)行公知常識(shí)的舉證。因而，為了避免專利申請(qǐng)直接因公知常識(shí)被駁回，申請(qǐng)人可以利用一定的答復(fù)技巧反駁審查員所認(rèn)定的公知常識(shí)，或者引導(dǎo)審查員進(jìn)行公知常識(shí)的舉證。
申請(qǐng)人的答復(fù)技巧
筆者認(rèn)為申請(qǐng)人可以采用以下五種答復(fù)技巧：
技巧一
申請(qǐng)人可以通過主動(dòng)舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中解決專利申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)所采用的技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征是不相同的。
案例一詳情：針對(duì)一種名稱為“電動(dòng)車輛用電機(jī)防水結(jié)構(gòu)”的95120546.3號(hào)發(fā)明專利申請(qǐng)的復(fù)審中，合議組認(rèn)為：在缺乏足夠證據(jù)和理由的情況下，簡(jiǎn)單認(rèn)為本專利申請(qǐng)權(quán)利要求1中的區(qū)別技術(shù)特征“通過開口將積存的水分排出”是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)缺乏依據(jù)。據(jù)此，合議組撤銷原駁回決定。
案例一分析：對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，防水結(jié)構(gòu)的慣用技術(shù)手段是通過強(qiáng)化密封的方式來避免馬達(dá)進(jìn)水。然而，案例一中則是采用設(shè)置一條連通通路的技術(shù)手段，使得馬達(dá)內(nèi)部空間能夠與大氣連通，以實(shí)現(xiàn)向外排出進(jìn)入馬達(dá)內(nèi)部的積水。由此可知，案例一提供了一種與上述慣用技術(shù)手段完全不同的開放式防水結(jié)構(gòu)，因而，對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，“通過開口將積存的水分排出”的技術(shù)特征不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)。
案例一反思：如果申請(qǐng)人在審查意見答復(fù)過程中，能夠通過主動(dòng)舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中防水結(jié)構(gòu)的慣用技術(shù)手段是一種密封式方式防水結(jié)構(gòu)，而且該慣用技術(shù)手段與案例一提供的開放式防水結(jié)構(gòu)是完全不同的，那么審查員應(yīng)該就不會(huì)輕易的只利用公知常識(shí)便將案例一的專利申請(qǐng)進(jìn)行駁回了，此時(shí)，審查員可能會(huì)進(jìn)行舉證、重新檢索或直接授權(quán)了。
技巧二
申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識(shí)公開。
案例二詳情：針對(duì)一種申請(qǐng)日期為2014年7月1日名稱為“一種伸縮支架”的發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“所述摩擦環(huán)呈錐爪型，且摩擦環(huán)的錐部朝向下方，位于所述摩擦環(huán)根部上端相連一調(diào)節(jié)裝置，所述調(diào)節(jié)裝置與所述伸縮管外側(cè)接觸”的區(qū)別技術(shù)特征，實(shí)際要解決的技術(shù)問題是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時(shí)具有緩沖作用”；而且該區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。
隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，并在答復(fù)中對(duì)審查員認(rèn)定的技術(shù)問題進(jìn)行了質(zhì)疑。申請(qǐng)人認(rèn)為：本申請(qǐng)中的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的問題是“通過錐爪型摩擦環(huán)來提供一種可變化的摩擦力，這種摩擦力在伸縮管下移時(shí)變大，以避免伸縮管迅速下降造成物件砸壞或人員受傷，同時(shí)這種摩擦力在伸縮管上移時(shí)變小，使得伸縮管能夠便捷地從固定管中伸展出來”，并不是審查員所認(rèn)定的“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時(shí)具有緩沖作用”的技術(shù)問題。由此可知，由于區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題不是審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題，因而上述區(qū)別技術(shù)特征并不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。
審查員最終接受了申請(qǐng)人的上述答復(fù)觀點(diǎn)，使得該申請(qǐng)順利獲得授權(quán)。
案例二反思：申請(qǐng)人通過分析上述區(qū)別技術(shù)特征在案例二中實(shí)際要解決的技術(shù)問題，來反駁審查員在審查意見通知書中所認(rèn)定的技術(shù)問題，從而有效地向?qū)彶閱T證明了上述區(qū)別技術(shù)特征在案例二中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識(shí)所公開，進(jìn)而證明了該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)。
技巧三
申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中達(dá)到的技術(shù)效果與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在該專利申請(qǐng)中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。
案例三詳情：北京市高級(jí)人民法院高行終字第251號(hào)行政判決書指出，當(dāng)技術(shù)手段被認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確該技術(shù)手段在技術(shù)方案中所起到的技術(shù)效果，將區(qū)別技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果與公知證據(jù)帶來的技術(shù)效果進(jìn)行比較，如果前者明顯優(yōu)于后者，則區(qū)別技術(shù)特征帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，應(yīng)認(rèn)可其創(chuàng)造性。
案例三反思：申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中達(dá)到的技術(shù)效果明顯優(yōu)越于審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。
需要說明的是，技巧三特別適用于技術(shù)手段被審查員認(rèn)定為公知常識(shí)，而且審查員還認(rèn)為本申請(qǐng)?zhí)峁┑木唧w參數(shù)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過有限的試驗(yàn)便能夠確定的參數(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。
技巧四
申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。
案例四詳情：針對(duì)一種涉及給筆記本鍵盤轉(zhuǎn)印圖案的方法且名稱為“一種圖案轉(zhuǎn)印方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“位于按鍵和底座之間的第一空間的第一支撐部，以及填充于第二空間的第二支撐部”的區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。
隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請(qǐng)人在答復(fù)中通過還原發(fā)明構(gòu)思的方式向?qū)彶閱T證明了在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。申請(qǐng)人認(rèn)為，本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思是：當(dāng)將按鍵先安裝到鍵盤上再采用滾輪進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印處理時(shí)，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)在圖案轉(zhuǎn)印過程中容易發(fā)生按鍵的偏移，因而，本申請(qǐng)通過按鍵之間需要加裝支撐部件（也就是第二空間的第二支撐部）的方式，能夠有效防止加壓轉(zhuǎn)印時(shí)按鍵發(fā)生偏移，從而提高了處理效率。然而，對(duì)比文件1提供的圖案轉(zhuǎn)印方案具體為：先進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印再組裝至按鍵底座，且采用多個(gè)加壓頭同時(shí)加壓轉(zhuǎn)印，由此可知，在對(duì)比文件1 中，相鄰按鍵之間的相對(duì)位置并不需要支撐固定，因而，區(qū)別技術(shù)特征不能與對(duì)比文件1 結(jié)合以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案。因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示，因而區(qū)別技術(shù)特征并不是公知常識(shí)，權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性。
案例四反思：當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中無法給出區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示時(shí)，則申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。
需要說明的是：現(xiàn)有技術(shù)中無法給出區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示具體包括如下情況：現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合時(shí)無法達(dá)到本申請(qǐng)所達(dá)到的技術(shù)效果；或者，現(xiàn)有技術(shù)中給出了與區(qū)別技術(shù)特征相反的技術(shù)特征；或者，現(xiàn)有技術(shù)中明確給出了無法與區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行結(jié)合的解釋等等。
技巧五
申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)。
案例五詳情：針對(duì)一種申請(qǐng)日期為2007 年11 月28 日名稱為“一種觸摸屏手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下迅速使用常用功能的方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“該觸摸屏手機(jī)在觸摸屏中部，運(yùn)營(yíng)商標(biāo)志和/ 或日期時(shí)間顯示以外的區(qū)域，為手機(jī)的待機(jī)狀態(tài)定義至少3 個(gè)區(qū)域作為快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)，并將功能菜單中的常用功能與觸摸按鍵的鍵區(qū)直接建立關(guān)聯(lián)，手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下，觸摸顯示某個(gè)常用功能快捷圖標(biāo)的快捷方式觸摸按鍵時(shí)，手機(jī)直接執(zhí)行與其相應(yīng)的常用功能”的區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)。
隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請(qǐng)人在答復(fù)中通過公知常識(shí)的時(shí)間屬性向?qū)彶閱T進(jìn)行質(zhì)疑。其中，申請(qǐng)人認(rèn)為：該申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2007年11月28日，在當(dāng)時(shí)，將手機(jī)的常用功能的快捷圖標(biāo)直接放在觸摸屏手機(jī)的待機(jī)桌面上，并不屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。
隨后，針對(duì)申請(qǐng)人的質(zhì)疑，審查員進(jìn)行了補(bǔ)充檢索并舉證，證明了上述區(qū)別技術(shù)特征是公知常識(shí)，而且申請(qǐng)人接受了審查員的審查意見，最終該申請(qǐng)視撤。
案例五反思：當(dāng)沒有任何辦法反駁審查員認(rèn)定的公知常識(shí)時(shí)，可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)。如此又利于引導(dǎo)審查員對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行舉證，有利于加快審查效率。
以上是筆者在進(jìn)行審?fù)ù饛?fù)過程中針對(duì)于“公知常識(shí)”答復(fù)的一些思考總結(jié)，其中若有不妥之處，還請(qǐng)讀者批評(píng)指教。
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