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文/北京市集佳律師事務(wù)所 鄭海洋
在專(zhuān)利撰寫(xiě)和申請的過(guò)程中，為了強調發(fā)明的新創(chuàng )性進(jìn)而增加授權可能性，申請人往往傾向于夸大或者過(guò)于強調技術(shù)方案所能帶來(lái)的技術(shù)效果，但這樣的撰寫(xiě)方式真的對專(zhuān)利權人有利嗎？本文筆者將嘗試根據訴訟案例和無(wú)效決定對此進(jìn)行分析，并給出筆者的建議。
一、技術(shù)效果的夸大撰寫(xiě)可能不利于專(zhuān)利權的實(shí)現
如上文所述，在專(zhuān)利撰寫(xiě)申請過(guò)程中，申請人往往傾向于夸大或者過(guò)于強調技術(shù)方案所能帶來(lái)的技術(shù)效果，這樣雖然可能有利于專(zhuān)利的授權和確權，但在侵權判定中卻可能對專(zhuān)利權人不利。
誠如美國聯(lián)邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，專(zhuān)利是一個(gè)“權利要求的游戲”，權利要求界定了發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍。雖然尚無(wú)明文直接規定技術(shù)效果會(huì )限縮權利要求的保護范圍，但前者對后者的影響卻已經(jīng)體現在當前的司法解釋和司法判例中。
《最高人民法院關(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規定》（法釋〔2015〕4號）規定了“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng )造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”，即等同原則的實(shí)現要求被訴侵權產(chǎn)品對應特征需達到與專(zhuān)利對應特征基本相同的技術(shù)效果，也就是說(shuō)，如果不能達到基本相同的技術(shù)效果，則不會(huì )構成侵權。此外，北京市高級人民法院《專(zhuān)利侵權判定指南（2017）》中給出的符合發(fā)明目的原則也要求，在確定專(zhuān)利權保護范圍時(shí)，不應將不能實(shí)現發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權利要求的保護范圍中，即不應當將本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在結合本領(lǐng)域的技術(shù)背景的基礎上，在閱讀了說(shuō)明書(shū)及附圖的全部?jì)热葜?，仍然認為不能解決專(zhuān)利的技術(shù)問(wèn)題、實(shí)現專(zhuān)利的技術(shù)效果的技術(shù)方案解釋到專(zhuān)利權的保護范圍內。由此可見(jiàn)，技術(shù)效果在事實(shí)上已經(jīng)對權利要求的保護范圍產(chǎn)生了限定。
相關(guān)司法判例也支持上述論點(diǎn)。在上海綠宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與沈其衡侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛一案[1]中，最高人民法院認為，結合涉案專(zhuān)利相對于現有技術(shù)的區別以及申請再審人（專(zhuān)利權人）在專(zhuān)利行政訴訟程序中對權利要求所做的解釋?zhuān)瑱嗬?中的“活動(dòng)樁設有供鎖具插入的孔”應當解釋為：地樁鎖的鎖具不是永久固定在活動(dòng)樁的孔中，具有不需要其他緊固件將鎖具與活動(dòng)樁或者底座連接，易于更換鎖具的技術(shù)效果。而被控侵權產(chǎn)品與權利要求1相比較，被控侵權產(chǎn)品的右活動(dòng)桿上雖同樣設有孔，但無(wú)論在開(kāi)啟還是鎖定時(shí)，被控侵權產(chǎn)品的鎖具始終固定在底座上，無(wú)法實(shí)現易于更換鎖具的有益效果。因此，被控侵權產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利采取的技術(shù)手段具有實(shí)質(zhì)性的區別，被控侵權產(chǎn)品不具有與權利要求1中的“活動(dòng)樁設有供鎖具插入的孔”相同或等同的技術(shù)特征，沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權的保護范圍。
又如在上海世博會(huì )法國館“高架立體建筑物”發(fā)明專(zhuān)利案[2]中，涉案專(zhuān)利的技術(shù)效果為依照專(zhuān)利技術(shù)方案建造的高架立體建筑物，能在單位建設用地面積上建設較多面積建筑、節約用地的同時(shí)，改善居住交流性和舒適度。而被告法國館建筑物內的房間均設置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空間，并不能實(shí)現上述技術(shù)效果或發(fā)明目的，故法國館建筑物的技術(shù)方案沒(méi)有落入保護范圍。因此，一審法院、二審法院均認為被告侵權不成立。
以上可以看出說(shuō)明書(shū)中記載的發(fā)明目的、技術(shù)效果在侵權訴訟中可能會(huì )成為對權利要求的范圍進(jìn)行限縮解釋的根據，或者說(shuō)，權利要求要以能夠實(shí)現說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)效果的方式來(lái)進(jìn)行解釋。即便被控侵權的技術(shù)方案構成字面侵權，但如果被控侵權的技術(shù)方案不能實(shí)現專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中記載的技術(shù)目的或實(shí)現其技術(shù)效果時(shí)，也可能不構成侵權（例如權利要求上位過(guò)寬以至于不能實(shí)現其本來(lái)想要實(shí)現的技術(shù)效果）。
基于上述分析，我們可以看出，技術(shù)效果的撰寫(xiě)不能過(guò)分夸大。事實(shí)上，在現行《專(zhuān)利法》、《專(zhuān)利法實(shí)施細則》、《專(zhuān)利審查指南》中并沒(méi)有對技術(shù)效果的撰寫(xiě)做出強制性的規定，在說(shuō)明書(shū)中不記載技術(shù)效果也不會(huì )構成專(zhuān)利無(wú)效的理由。因此，某些情況下，完全可以少寫(xiě)甚至不寫(xiě)技術(shù)效果。那么，完全不撰寫(xiě)技術(shù)效果是否會(huì )帶來(lái)不利影響呢？
二、技術(shù)效果描述不足或者不準確可能導致專(zhuān)利難以授權
答案是肯定的，完全不撰寫(xiě)技術(shù)效果或者技術(shù)效果描述不足有可能導致專(zhuān)利難以獲得授權。尤其對于以化學(xué)醫藥為代表的實(shí)驗科學(xué)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，發(fā)明技術(shù)效果的確認有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科領(lǐng)域的難度。在化學(xué)醫藥領(lǐng)域，發(fā)明能否實(shí)施及可達到何種技術(shù)效果往往難以直接預測和判斷，也即發(fā)明技術(shù)效果的可預知性較差。如果沒(méi)有直接、完整而且準確的記載很有可能導致專(zhuān)利無(wú)法獲得授權。
例如在日本斯倍利亞社股份有限公司與專(zhuān)利復審委員會(huì )行政裁決申訴案[3]中，最高人民法院認為，涉案專(zhuān)利權利要求1與證據1的區別技術(shù)特征僅為Ni的含量不同。在此情況下，判斷本專(zhuān)利權利要求1是否具有創(chuàng )造性，則應當考慮該數值范圍與現有技術(shù)相比的技術(shù)效果是否產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生了量的變化，超出人們的預期。但專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)第7頁(yè)附表所示試驗數據不能證明權利要求1限定的Ni的含量范圍相較于證據1公開(kāi)的技術(shù)方案在改善流動(dòng)性方面具有預料不到的技術(shù)效果，也不能說(shuō)明焊料合金的伸長(cháng)率僅僅是由Ni的含量決定的，更不能確定或教導焊料合金中Ni的含量不同和伸長(cháng)率有何必然聯(lián)系，且涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中亦未記載附表中的伸長(cháng)率與熔融焊料合金的流動(dòng)性的線(xiàn)性關(guān)系。因此，本專(zhuān)利權利要求1對于Ni含量的選擇，是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)有限的試驗就可以得到的，并未取得意料不到的技術(shù)效果，其相對于證據1而言是顯而易見(jiàn)的，不具有創(chuàng )造性。
而且，根據2017年4月1日起施行[4]的《專(zhuān)利審查指南》新增的“3.5 關(guān)于補交的實(shí)驗數據”一節[5]的規定：“對于申請日之后補交的實(shí)驗數據，審查員應當予以審查。補交實(shí)驗數據所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到的”。也就是說(shuō)，如果某技術(shù)效果不能從申請公開(kāi)的內容中得到，則該補交的實(shí)驗數據也不會(huì )被接受。這也是合理的，因為如果一律允許申請人憑借申請日后補充的實(shí)驗數據證明其技術(shù)方案具備創(chuàng )造性從而獲得專(zhuān)利權，則有可能違背先申請制和“公開(kāi)換保護”的原則。
此外，技術(shù)效果以及證明該技術(shù)效果的數據還需完整準確，否則可能導致該技術(shù)效果不被采信進(jìn)而使得權利要求被認定不具有創(chuàng )造性。例如，在申請號為CN201310151665.8發(fā)明專(zhuān)利申請的審查[6]中，合議組首先分析了構成復合防腐劑的各個(gè)成分屬于現有技術(shù)，在本技術(shù)領(lǐng)域公知常識的教導下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有能力通過(guò)簡(jiǎn)單的對比試驗選擇防腐劑成分并確定其用量，并能夠預期其可獲得協(xié)同增效、降低用量等一般性效果。同時(shí)，合議組考察發(fā)現，該申請以及復審請求人另外申請的35件專(zhuān)利在活性成分不同、輔料以及用量也不完全相同的情況下，卻得出完全相同的實(shí)驗結果。所述情況不符合實(shí)驗科學(xué)的一般性規律，由此導致該申請說(shuō)明書(shū)所提供的實(shí)驗數據的真實(shí)可信度降低，其所證明的技術(shù)效果不能被采信。因此，該申請的復合防腐劑所能達到的技術(shù)效果應確定為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據現有技術(shù)可預期的一般性效果。合議組在上述分析的基礎上，認定該技術(shù)方案不具備創(chuàng )造性[7]。
三、對專(zhuān)利申請人/代理人的建議
綜合上述案例可以看出，技術(shù)效果的撰寫(xiě)應該準確、有度。具體而言，建議可以從以下幾個(gè)方面把握。
1.所屬領(lǐng)域技術(shù)人員預料不到的技術(shù)效果為撰寫(xiě)重點(diǎn)
技術(shù)效果可以包括說(shuō)明書(shū)中聲稱(chēng)的技術(shù)效果和/或本領(lǐng)域技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)記載的內容和現有技術(shù)能夠推理得知的技術(shù)效果。
如果專(zhuān)利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于必須通過(guò)實(shí)驗或者申請人的創(chuàng )造性勞動(dòng)才獲知的技術(shù)效果，即，本領(lǐng)域技術(shù)人員即使面對專(zhuān)利的技術(shù)方案也預料不到的技術(shù)效果，則該技術(shù)效果就應當體現在說(shuō)明書(shū)當中，并輔以必要的證明數據?；瘜W(xué)、醫藥等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。
如果專(zhuān)利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于后者，即本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)簡(jiǎn)單的推理就能夠獲知的技術(shù)效果，則這樣的技術(shù)效果就沒(méi)有必要記載在說(shuō)明書(shū)當中，尤其不宜作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果（一般位于發(fā)明內容開(kāi)始部分）來(lái)闡述。機械、電學(xué)等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。對于這樣不記載或者少量記載技術(shù)效果的專(zhuān)利，務(wù)必保證技術(shù)方案本身的完整和準確，尤其是關(guān)鍵特征的記載更是如此。在后續的授權、確權、侵權判定等環(huán)節中，可以通過(guò)推理來(lái)得出對應的技術(shù)效果。
2.技術(shù)效果應該盡量簡(jiǎn)要并分散
在撰寫(xiě)時(shí)，應該盡量將必須記載的技術(shù)效果簡(jiǎn)略而分散地布置到各個(gè)特征的對應位置，而不應將多個(gè)技術(shù)效果混合在一起并作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果，以減少技術(shù)效果對權利要求特征的限定范圍和可能性。這樣做即有利于授權、確權階段對特征作用的描述，也可以對等同原則造成最小的影響（僅影響某一具體特征）。
3.務(wù)必保證技術(shù)效果真實(shí)準確
在專(zhuān)利申請過(guò)程中，不弄虛作假是底線(xiàn)要求，同時(shí)也不能為了獲得盡早的申請日而提交虛假的數據，否則即使專(zhuān)利獲得授權，也可能在后續的確權或侵權階段自食惡果，白白浪費金錢(qián)、時(shí)間和精力。
總之，技術(shù)效果既不是越多越好也不是越少越好，應根據不同領(lǐng)域不同情形采取不同撰寫(xiě)方案，并應當盡量不在說(shuō)明書(shū)中記載“多余的”技術(shù)效果，以免對保護范圍造成不必要的限定。
參考文獻：
[1]最高人民法院（2009）民申字第238號
[2]上海市高級人民法院（2010）滬高民三（知）終字第83號，2010年中國法院知識產(chǎn)權司法保護10大案件
[3]最高人民法院（2014）知行字第84號
[4]《國家知識產(chǎn)權局關(guān)于修改〈專(zhuān)利審查指南〉的決定》（第七十四號國家知識產(chǎn)權局令）
[5]審查指南第二部分第十章第3節
[6]第139494號復審決定書(shū)
[7]專(zhuān)利復審委員會(huì )2018【十大案件】評析含中藥成分的面膜系列復審請求案 技術(shù)效果的確認對創(chuàng )造性評判的影響，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/fswxsdaj/21760.htm
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