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文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜 張亞洲
未注冊(cè)商標(biāo)的維權(quán)路徑有兩種：其一是主張知名商品的特有名稱，尋求《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》保護(hù)；其二是主張未注冊(cè)馳名商標(biāo)，尋求《商標(biāo)法》保護(hù)。兩種路徑各有優(yōu)勢(shì)也各有弊端，如何選擇合理的維權(quán)路徑，是未注冊(cè)商標(biāo)持有人所要面臨的首要問題。另外，法院是否可以參照《商標(biāo)法》第三十條“類似商品上的近似商標(biāo)”條款、第十三條“馳名商標(biāo)”條款之間的“轉(zhuǎn)換適用”思路，在民事案件中不支持當(dāng)事人主張的未注冊(cè)馳名條款，轉(zhuǎn)而主動(dòng)適用知名商品的特有名稱條款給予保護(hù)？
一個(gè)對(duì)持有人來(lái)說(shuō)具有巨大商業(yè)價(jià)值的商標(biāo)，持有人為什么不及時(shí)對(duì)其進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，反而不得不尋求《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的補(bǔ)充性保護(hù)，或選擇未注冊(cè)馳名商標(biāo)這條比較艱難的路徑？中國(guó)大陸的商標(biāo)法律制度，畢竟以商標(biāo)注冊(cè)為基礎(chǔ)，通過(guò)注冊(cè)獲得商標(biāo)專用權(quán)是最基礎(chǔ)、最主要的商標(biāo)保護(hù)途徑，而通過(guò)使用獲得商標(biāo)權(quán)益，將長(zhǎng)期處于從屬、補(bǔ)充的地位，也就是說(shuō)，在中國(guó)大陸并不存在商標(biāo)重使用、輕注冊(cè)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。
總結(jié)一些商標(biāo)“未注冊(cè)”的原因，主要有兩種：第一，商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身的固有顯著性較弱，難以獲準(zhǔn)注冊(cè)（ 如“酸酸乳”“仙靈骨葆”“新華字典”）；第二，外國(guó)商標(biāo)權(quán)人僅將其外文商標(biāo)在中國(guó)大陸進(jìn)行注冊(cè)，忽視其對(duì)應(yīng)中文翻譯的注冊(cè)（如“蘇富比”“拉菲”），加之他人搶注現(xiàn)象的存在，外文商標(biāo)對(duì)應(yīng)中文翻譯的商標(biāo)注冊(cè)本身就是一個(gè)漫長(zhǎng)且不確定的過(guò)程。本文暫且不討論未注冊(cè)商標(biāo)的固有顯著性問題，主要關(guān)注在他人已經(jīng)將外文商標(biāo)的對(duì)應(yīng)中文翻譯進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)的情況下，外文商標(biāo)權(quán)人的維權(quán)主張與他人注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利沖突問題。
中國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》只在第十三條第二款，對(duì)侵犯未注冊(cè)馳名商標(biāo)的標(biāo)識(shí)，規(guī)定“不予注冊(cè)并禁止使用”；《商標(biāo)法》第六十三條“賠償數(shù)額”確定條款，雖然使用的是“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”這樣的表述，并沒有限定是“侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”，但畢竟在該條款所屬的第七章上，冠以的標(biāo)題是“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”。因此，侵犯未注冊(cè)馳名商標(biāo)，在民事責(zé)任承擔(dān)上是否只涉及停止侵害而不包括賠償損失，就成為了一個(gè)有爭(zhēng)議的問題。
筆者將針對(duì)上述三個(gè)問題，結(jié)合現(xiàn)行法律、司法解釋、已決判例和學(xué)界觀點(diǎn)，進(jìn)行簡(jiǎn)要概述和分析，以期拋磚引玉、求教大方。
未注冊(cè)馳名商標(biāo)與《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的維權(quán)路徑選擇
（一）維權(quán)路徑之利弊分析
從原告的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)未注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)主張以《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第六條第（一）項(xiàng)“有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”條款（ 原《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第（二）項(xiàng)“知名商品的特有名稱、包裝、裝潢”條款，鑒于修法前后的條文表述雖有變化，但保護(hù)的實(shí)質(zhì)條件和方式并未改變，本文一概以“知名商品的特有名稱”指代）保護(hù)，相對(duì)于《商標(biāo)法》第十三條第二款的“未注冊(cè)馳名商標(biāo)”，顯然門檻更低，更容易獲得法院支持。但是在保護(hù)效果上，未注冊(cè)馳名商標(biāo)顯然更強(qiáng)，因?yàn)槲醋?cè)馳名商標(biāo)相當(dāng)于在某種商品或服務(wù)上創(chuàng)設(shè)了一個(gè)商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)權(quán)人不僅可以阻止他人在類似商品或服務(wù)上作近似性使用，還可以阻止他人將該未注冊(cè)馳名商標(biāo)登記為企業(yè)名稱中的字號(hào)。【1】馳名商標(biāo)所受到的特殊保護(hù)，除了“跨類保護(hù)”之外，未注冊(cè)馳名商標(biāo)理應(yīng)一體享有。
從法院的角度來(lái)說(shuō)，馳名商標(biāo)施行“按需認(rèn)定”原則，未注冊(cè)馳名商標(biāo)的認(rèn)定尤其應(yīng)該從嚴(yán)審核。既然《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》“知名商品的特有名稱”條款，可以基本解決未注冊(cè)馳名商標(biāo)持有者關(guān)于禁止他人在類似商品或服務(wù)上作相同或近似性使用的訴求，那么盡量適用《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》而避免進(jìn)行馳名認(rèn)定，就顯得非常合理。司法實(shí)踐中，在原告既主張知名商品的特有名稱，又主張未注冊(cè)馳名商標(biāo)的情況下，法院選擇前者即可達(dá)到保護(hù)原告合法權(quán)益的目的和效果，也就不存在馳名認(rèn)定的必要性，比如“諸葛釀”一案【2】、“榮華月餅”一案【3】的審理過(guò)程均是如此。
但是，在原告僅根據(jù)未注冊(cè)馳名商標(biāo)條款起訴時(shí)，法院是否可以轉(zhuǎn)換適用知名商品的特有名稱條款，是值得商榷的。法院采取法律條款轉(zhuǎn)換適用的審判思路，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)持有人來(lái)說(shuō)并非絕對(duì)不利，尤其在知名度證據(jù)稍有欠缺、尚不能達(dá)到馳名的情況下，維權(quán)主張依然可以依據(jù)知名商品特有名稱得到支持，這對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)持有人來(lái)說(shuō)相當(dāng)于加了一道“保險(xiǎn)”；但是，這種審理思路基本上抹殺了未注冊(cè)馳名商標(biāo)制度獨(dú)立存在的意義。馮曉青教授認(rèn)為：“應(yīng)當(dāng)看到，未注冊(cè)馳名商標(biāo)和知名商品的特有名稱、包裝、裝潢確實(shí)有一定的重合性，但筆者認(rèn)為，并不能因?yàn)檫@種重合性而否認(rèn)對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立保護(hù)的意義。”【4】法院根據(jù)原告的訴訟請(qǐng)求進(jìn)行審查、判斷，達(dá)到未注冊(cè)馳名程度的，根據(jù)《商標(biāo)法》予以保護(hù)；不能達(dá)到未注冊(cè)馳名程度的，駁回訴訟請(qǐng)求。如此，將維權(quán)路徑的選擇權(quán)交給原告，舉證不能導(dǎo)致的敗訴風(fēng)險(xiǎn)自然也由原告承擔(dān)。
值得特別一提的是，在外文商標(biāo)在中國(guó)已注冊(cè)、但其對(duì)應(yīng)的中文翻譯尚未注冊(cè)的情況下，權(quán)利人除了尋求未注冊(cè)馳名商標(biāo)、知名商品的特有名稱兩種維權(quán)途徑之外，還可以直接以外文商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)，證明中文翻譯與外文商標(biāo)形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，進(jìn)而主張被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與該外文商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)近似。鑒于該類案件除了在論證商標(biāo)近似方面有特殊性之外，與普通商標(biāo)民事侵權(quán)案件并無(wú)不同，筆者在此不再贅述。
（二）權(quán)利基礎(chǔ)之多重性質(zhì)
未注冊(cè)商標(biāo)，無(wú)論是由于固有顯著性原因，還是由于外文商標(biāo)的中文翻譯申請(qǐng)滯后的原因，都可能在民事案件審理過(guò)程中克服障礙、獲準(zhǔn)注冊(cè)。那么在后注冊(cè)的商標(biāo)，是否就消除了馳名認(rèn)定的必要性？
在“7天連鎖酒店”一案中【5】，原告“7天連鎖酒店”商標(biāo)開始使用的時(shí)間較早且取得較高聲譽(yù)，但注冊(cè)的時(shí)間則較晚（2013年2月），被訴行為開始于2012年7月，貫穿原告商標(biāo)核準(zhǔn)前后。一審法院認(rèn)為，在原告注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)之前，是否獲得法律保護(hù)建立在其是否達(dá)到馳名的事實(shí)狀態(tài)上；但在案證據(jù)不足以證明其商標(biāo)在侵權(quán)行為發(fā)生之時(shí)已經(jīng)達(dá)到馳名。二審法院沒有從被訴侵權(quán)行為是否成立的角度進(jìn)行分析，而是從侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)的角度，認(rèn)為未注冊(cè)馳名商標(biāo)侵權(quán)即便成立，也僅涉及停止侵害；被訴行為雖然貫穿兩個(gè)時(shí)間段，但仍然屬于同一侵權(quán)行為，不必給予兩次停止侵害的裁判，按照《商標(biāo)法》對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的法律保護(hù)，已足以制止被告的持續(xù)侵權(quán)行為，沒有認(rèn)定馳名的必要。暫且不表二審法院關(guān)于未注冊(cè)馳名商標(biāo)民事責(zé)任承擔(dān)的觀點(diǎn)，就其對(duì)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)前發(fā)生的侵權(quán)行為不予定性的處理方式來(lái)說(shuō)，筆者認(rèn)為其在邏輯上難以自洽。
對(duì)于這個(gè)問題，新百倫“N”字圖形知名商品特有裝潢一案【6】，法院的論證說(shuō)理相對(duì)來(lái)說(shuō)更有借鑒意義。該案中，法院認(rèn)為，法律并未禁止同一客體（“N”字母圖形）上形成兩項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利，在先有知名商品特有裝潢，后又最終獲準(zhǔn)注冊(cè)為商標(biāo)的情況下，權(quán)利人享有根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《商標(biāo)法》分別獲得保護(hù)的權(quán)利，之前知名商品特有裝潢的保護(hù)和之后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)并不矛盾；如果“N”字母圖形因獲準(zhǔn)注冊(cè)后吸收在先形成的特有裝潢，則一方面，原告無(wú)法針對(duì)獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)之前尚未發(fā)現(xiàn)的侵權(quán)行為以知名商品特有裝潢權(quán)人的身份尋求救濟(jì)，另一方面，針對(duì)他人在“N”字母圖形申請(qǐng)日前就已經(jīng)提出的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，原告亦無(wú)法依據(jù)在先特有裝潢權(quán)為基礎(chǔ)申請(qǐng)對(duì)其宣告無(wú)效。這既不符合保護(hù)在先權(quán)利的相關(guān)立法精神，對(duì)權(quán)利人而言也有失公平。“拉菲特莊園”商標(biāo)侵權(quán)一案【7】，也采用了類似的審理思路，認(rèn)為針對(duì)同一客體的在后注冊(cè)商標(biāo)，并不能否定在先未注冊(cè)馳名商標(biāo)認(rèn)定的價(jià)值和意義。
未注冊(cè)商標(biāo)持有人的維權(quán)主張與他人注冊(cè)商標(biāo)的沖突解決
在“拉菲”系列案件中，自2010年以來(lái)，權(quán)利人先后多次以知名商品的特有名稱、未注冊(cè)馳名商標(biāo)對(duì)其“拉菲”商標(biāo)主張保護(hù)；案外人2005年4月申請(qǐng)的“拉菲莊園”商標(biāo)，2007年11月獲準(zhǔn)注冊(cè)，2016年12月被宣告無(wú)效。那么在“拉菲莊園”注冊(cè)商標(biāo)存續(xù)的9年期間，“拉菲”的維權(quán)主張是否應(yīng)該受到“拉菲莊園”注冊(cè)商標(biāo)的限制？ 從中國(guó)的司法實(shí)踐來(lái)看，答案顯然是否定的。在“84好幫手”一案【8】中，法院認(rèn)為，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)并不能絕對(duì)排斥基于同一客體而在先產(chǎn)生的其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)；如果其他在先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不僅在形式上合法產(chǎn)生，在實(shí)質(zhì)上亦有法定的根據(jù)，就必須承認(rèn)其存在，依法給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)最高人民法院就“榮華月餅”一案的復(fù)函，“ 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)于知名商品特有名稱的保護(hù)本質(zhì)上是對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù),相對(duì)于商標(biāo)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)而言具有補(bǔ)充性。商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后,在其核定使用的商品范圍內(nèi),與其相同或者近似的標(biāo)志,不能再通過(guò)實(shí)際使用行為而產(chǎn)生未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)或者知名商品特有名稱權(quán),否則將損害商標(biāo)注冊(cè)制度的基本價(jià)值”，在被告或案外人存在注冊(cè)商標(biāo)的情況下，原告不能再就相同或類似商品上的相同或近似標(biāo)志主張未注冊(cè)商標(biāo)，否則會(huì)涉嫌踏入他人注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利范圍。然而，這種觀點(diǎn)忽略了最高人民法院復(fù)函中“ 商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后”的時(shí)間限制，有失偏頗。如果在被告或案外人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)之前，原告的未注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到知名商品甚至未注冊(cè)馳名商標(biāo)的程度，在后的注冊(cè)商標(biāo)不僅不能限制原告維權(quán)，且其本身亦可能被宣告無(wú)效。“拉菲”系列案件中，原告之所以取得勝訴，最關(guān)鍵之處就在于其提供了充分的證據(jù)證明，“拉菲”在中國(guó)大陸市場(chǎng)達(dá)到知名商品、未注冊(cè)馳名狀態(tài)的時(shí)間可以至少追溯到20世紀(jì)90年代末，遠(yuǎn)早于案外人的“拉菲莊園”商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間。
未注冊(cè)馳名商標(biāo)民事案件的侵權(quán)責(zé)任
從法律條文文義本身進(jìn)行解讀，《商標(biāo)法》第七章雖然冠以標(biāo)題“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”，但該章第58條也有禁止將未注冊(cè)馳名商標(biāo)登記為企業(yè)字號(hào)的規(guī)定，且第63條損害賠償條款并沒有限定是“侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”。況且，關(guān)于損害賠償、消除影響等民事責(zé)任的承擔(dān)方式，是依據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的。無(wú)論如何，我們也不能從《商標(biāo)法》條文得出侵害未注冊(cè)馳名商標(biāo)的民事責(zé)任僅限于停止侵害而不包括賠償損失的結(jié)論。
對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)民事案件是否可以支持損害賠償，業(yè)內(nèi)專家存在不同見解。部分學(xué)者認(rèn)為，“注冊(cè)”在《商標(biāo)法》上的中心地位，決定了由“使用”而產(chǎn)生的未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)只能屈居次要地位，侵犯未注冊(cè)馳名商標(biāo)的民事責(zé)任限于停止侵害，這是未注冊(cè)馳名商標(biāo)“適度保護(hù)”的具體表現(xiàn)之一【9】；但在制度完善上，這些學(xué)者建議“未注冊(cè)馳名商標(biāo)所有人不僅可以主張商標(biāo)侵權(quán)救濟(jì)，也可以主張制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的利益，要求獲得賠償”?！?0】
從司法實(shí)踐的角度看，在前述認(rèn)定未注冊(cè)馳名商標(biāo)的民事案件中，除了“蘇富比”一案僅支持了合理費(fèi)用、未支持損害賠償之外，其他案件均支持了損害賠償?！靶氯A字典”一案中，法院認(rèn)為：“未注冊(cè)馳名商標(biāo)之所以獲得保護(hù)，是因?yàn)槠浣?jīng)過(guò)長(zhǎng)期大量使用而獲得較高知名度。他人在與未注冊(cè)馳名商標(biāo)使用商品相同或類似商品上進(jìn)行使用，屬于搭便車行為，獲得了不當(dāng)利益且損害了未注冊(cè)馳名商標(biāo)的利益。因此，針對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的侵害行為亦應(yīng)承擔(dān)賠償?shù)那謾?quán)責(zé)任。”“仙靈骨葆”一案中，法院認(rèn)為，相比于已注冊(cè)馳名商標(biāo)跨類保護(hù)案件，侵害未注冊(cè)馳名商標(biāo)“會(huì)直接導(dǎo)致馳名商標(biāo)持有人產(chǎn)品市場(chǎng)份額的降低，其直接損害大于跨類別使用注冊(cè)馳名商標(biāo)的情形”；相比于知名商品特有名稱、包裝、裝潢案件，未注冊(cè)馳名商標(biāo)“更應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)其保護(hù)力度”，因此判決賠償損失才更公平、更符合法律保護(hù)合法權(quán)利的宗旨。
在前述“拉菲特莊園”一案中，法院判決支持了原告提出的200 萬(wàn)元的損害賠償，固然是因?yàn)樵摪钢斜桓娌粌H使用了侵犯原告未注冊(cè)馳名商標(biāo)權(quán)利的“拉菲莊園”標(biāo)識(shí)，還同時(shí)使用了侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利的“CHATEAU MORON LAFITTE”標(biāo)識(shí)。但在未注冊(cè)馳名商標(biāo)民事案件中，該案在判定賠償?shù)膶徖硭悸飞吓c“新華字典”案、“仙靈骨葆”案依然是一致的，也堪為此類案件的典范。
注釋：
【1】《商標(biāo)法》第五十八條規(guī)定，“將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理”。
【2】詳見（2007）粵高法民三終字第318號(hào)《民事判決書》。廣東省高級(jí)人民法院認(rèn)為，通過(guò)保護(hù)知名商品特有的名稱，就可以達(dá)到保護(hù)江口醇集團(tuán)合法權(quán)益的目的和效果；對(duì)權(quán)利主張人既要求從知名商品的特有名稱、包裝和裝潢角度予以保護(hù)，又要求從未注冊(cè)馳名商標(biāo)角度予以保護(hù)的，一般擇一保護(hù)即可。本案中在已經(jīng)將江口醇公司的“諸葛釀”認(rèn)定為知名商品的特有名稱的情況下，沒有必要再認(rèn)定“諸葛釀”為未注冊(cè)馳名商標(biāo)。
【3】詳見最高院（2012）民提字第38號(hào)《民事判決書》。該案中，原告同時(shí)要求認(rèn)定“榮華”為未注冊(cè)馳名商標(biāo)、“榮華月餅”為知名商品的特有名稱，一審東莞市中級(jí)人民法院對(duì)兩者均予以認(rèn)定；二審廣東省高級(jí)人民法院認(rèn)為，由于香港榮華公司、東莞榮華公司對(duì)“榮華月餅”具有排除他人作相同使用的專有效力，通過(guò)認(rèn)定知名商品特有名稱并適用《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》足以保護(hù)香港榮華公司的合法權(quán)利，故“榮華”文字在本案中無(wú)需認(rèn)定為未注冊(cè)馳名商標(biāo)。
【4】馮曉青：《未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)及其制度完善》，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“競(jìng)爭(zhēng)政策視野下商標(biāo)法理論研究——關(guān)系、協(xié)調(diào)及制度構(gòu)建”的階段性成果，載《法學(xué)家》，2012年第4期。
【5】詳見（2014）魯民三終字第169號(hào)《民事判決書》。
【6】詳見（2016）浙8601民初296號(hào)《民事判決書》。
【7】詳見上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）滬知民初字第518號(hào)《民事判決書》。
【8】詳見（2003）滬二中民五（知）終字第9號(hào)《民事判決書》。
【9】馮曉青、羅宗奎：《未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律保護(hù)研究——以未在中國(guó)注冊(cè)的外國(guó)馳名商標(biāo)保護(hù)為視角》，載《黑龍江社會(huì)科學(xué)》，2016年第4期（總第157期）。
【10】馮曉青：《未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù)及其制度完善》，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“競(jìng)爭(zhēng)政策視野下商標(biāo)法理論研究——關(guān)系、協(xié)調(diào)及制度構(gòu)建”的階段性成果，載《法學(xué)家》，2012年第4期。
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