文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 顧晉偉

　　引言

　　在專利申請文件的撰寫過程中，尤其是在說明書的撰寫過程中，申請人引用其他科技文獻或者專利文件來描述發(fā)明背景，以及出于節(jié)約篇幅的目的而引用這些文獻來描述特定術(shù)語或者特定測量方法的情形是很多的。尤其是后者，在化學(xué)領(lǐng)域以及生物領(lǐng)域中是較為常見的方式。例如，分子生物學(xué)中出現(xiàn)的某個新術(shù)語在現(xiàn)有詞典或者教科書中沒有通用的釋義，或者某個參數(shù)的測定方法在本行業(yè)尚未形成標準，那么申請人可能會采用引用科技文獻的方式來加以描述。甚至有些申請人出于科研人員的本能，在撰寫專利申請文件時保留了撰寫科技論文的習(xí)慣，在說明書末尾留下長長的參考文獻目錄。

　　以上種種情況，在我們從業(yè)人員的習(xí)慣中，統(tǒng)一稱之為“引證文件”。對于引證文件，我們在實踐中經(jīng)?？紤]的方面似乎集中在背景技術(shù)部分的撰寫上，但是這些文件也會涉及“發(fā)明內(nèi)容的公開是否充分”、“在對申請文件進行修改時是否可以作為修改依據(jù)”以及“說明書對權(quán)利要求的解釋”等法律問題，并且這種引證文件的公開語言會不會對后續(xù)程序造成影響，也是值得思考的問題。

　　法律規(guī)定以及審查實踐

　　1．專利法實施細則第17條

　　關(guān)于這種“引證文件”的相關(guān)法律規(guī)定，在我國的專利法體系中僅在專利法實施細則的第17條提及：

　　“……說明書應(yīng)當包括下列內(nèi)容：……（二）背景技術(shù)：寫明對發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件……”

　　在該條款中，字面上也僅涉及對說明書的“背景技術(shù)”部分的撰寫要求。

　　關(guān)于該條款，在審查指南中進行了具體規(guī)定：

　　“發(fā)明或者實用新型說明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當……并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。尤其要引證包含發(fā)明或者實用新型權(quán)利要求書中的獨立權(quán)利要求前序部分技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，即引證與發(fā)明或者實用新型專利申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)文件。說明書中引證的文件可以是專利文件，也可以是非專利文件……引證專利文件的，至少要寫明專利文件的國別、公開號，最好包括公開日期；引證非專利文件的，要寫明這些文件的標題和詳細出處……

　　引證文件還應(yīng)當滿足以下要求：

　?。?）引證文件應(yīng)當是公開出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。

　?。?）所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應(yīng)當在本申請的申請日之前；所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日。

　?。?）引證外國專利或非專利文件的，應(yīng)當以所引證文件公布或發(fā)表時的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時給出中文譯文，并將譯文放置在括號內(nèi)。

　　如果引證文件滿足上述要求，則認為本申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容?！?[1]

　　在以上規(guī)定中，大多數(shù)內(nèi)容很容易理解，例如在引證專利文件和引證非專利文件時均要對所引用的文件作出清晰的文獻號指引，以便于公眾可以查閱到相應(yīng)的文獻。事實上，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）對于在專利申請文件中引用文獻是有推薦標準的，該標準和科研人員在撰寫科技論文時作參考文獻目錄的標準基本一致[2]。

　　但是在上述規(guī)定中，對于“非專利文件和外國專利文件”以及“中國專利文件”的公開日期有不同的要求，即，“所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應(yīng)當在本申請的申請日之前；所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”。在這里，無論是外國專利文件、中國專利文件，還是非專利文件，如果其公開日在本申請的申請日之前，也就是說屬于現(xiàn)有技術(shù)，那么在說明書的背景技術(shù)部分中進行引用和描述、或者在說明書的其他部分中進行描述毫無疑問都是可以的。但是對于中國專利文件，在上述規(guī)定中開了一個口子，只要公開日不晚于本申請的申請日即可。對于中外有別的此項規(guī)定，有人從“國民待遇”的角度去進行解釋；也有人認為實踐中原因可能在于審查員在確認外國專利引證文件的內(nèi)容時，無法確定當時那些在外國已經(jīng)申請但是尚未公開的專利申請的公開內(nèi)容。并且認為隨著各國專利主管部門之間越來越緊密的合作，這一問題或?qū)⑹芤嬗谶@些合作而容易克服[3]。

　　事實上在歐洲專利局的審查指南中也有類似的規(guī)定，但是涉及的是交叉引用類型的文件（cross-referenced document），并且也是規(guī)定“此種文件為公眾可得的日期不得晚于本申請的公開日”[4]。但是由于歐洲的制度差異，此處的為公眾所得更多的是在本申請的檔案（電子檔案）中可以查閱得到。

　　此外，對于外國專利文件有以中文公開的中國同族專利申請、并且該中文同族申請的公開日期符合上述第（2）項規(guī)定的情況，是否也同樣可以認為說明書中已經(jīng)記載了所引證的該外國專利文件中的內(nèi)容呢？無論是按照所謂的“國民待遇”、還是實踐中獲知外國專利文件內(nèi)容的難易程度，似乎都可以參照上述第（2）項的規(guī)定給予同樣的認可，當然還需要比對中文同族申請和外國專利文件中相應(yīng)技術(shù)內(nèi)容的一致性。在此方面也有人做出了很有意義的論述，“對于引證外國專利申請作為引證文件的中國專利申請，該外國專利申請具有內(nèi)容對應(yīng)的中國同族專利申請，且該中國同族專利申請的公開日在本申請的公開日之前，則視為該中國專利申請引證了該中國同族專利申請，該中國同族專利申請公開的技術(shù)內(nèi)容可以作為本申請說明書的一部分予以考慮”。[5]

　　審查指南中的以上規(guī)定是對引證文件的形式作出了要求，而對于具體技術(shù)內(nèi)容的判斷，則需要將本申請的說明書和所引證的內(nèi)容相結(jié)合作為整體來看待。一般而言，僅是在背景技術(shù)部分作泛泛的描述，而缺乏與本發(fā)明的發(fā)明內(nèi)容部分的結(jié)合，這樣的引證文件也僅作背景技術(shù)使用。但是，在說明書的背景技術(shù)部分中引證了反映背景技術(shù)的文件，該文件在文件內(nèi)容上構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)，而且通過引證的方式，上述內(nèi)容已經(jīng)成為說明書所涉技術(shù)方案的組成部分，則文件內(nèi)容應(yīng)視為已被說明書所公開[6]。

　　案例：

　　在最高人民法院（2015）民申字第188號判決中，最高人民法院認為，“……本案中，在先申請專利在說明書中先后兩次援引被引證專利。其一是在說明書背景技術(shù)中記載：……其二是在說明書具體實施方式中記載：……。本案中，被引證專利的授權(quán)公告日早于本案專利的申請日，構(gòu)成本專利的現(xiàn)有技術(shù)……”[7]。

　　倘若在本案中，被引證的專利文件僅出現(xiàn)在背景技術(shù)部分，而未在具體實施方式中結(jié)合發(fā)明內(nèi)容作具體描述，那么本案的走向如何尚未可知。

　　2．專利法第26條第3款

　　在對引證文件的形式作出要求之后，引證了這些文件的專利申請是否達到充分公開發(fā)明或者實用新型的目的，還是需要按照專利法第26條第3款的相關(guān)規(guī)定進行判斷。

　　對此，我們的審查指南中有如下規(guī)定：“應(yīng)當注意的是，為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實用新型，對于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當將其具體內(nèi)容寫入說明書” [8]。

　　但是在實踐中，對于缺乏專利知識的申請人來說，很難判斷什么是“就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容”。對于外國申請人而言，由于法律體系的差異，也不能準確理解我國實踐中對于 “Sufficiency of disclosure”或者“enablement requirement”的具體要求。因此，對于審查指南中的上述規(guī)定，也不能強制性地機械執(zhí)行。例如在需要對某特定參數(shù)進行測量時，若該測量方法沒有成為行業(yè)中的標準方法，或者是申請人自己定義的參數(shù)以及測量方法，若是將其具體步驟照抄在說明書中似無太大必要，在此可以允許申請人引用某文件來說明該參數(shù)以及測量方法，當然前提是這種引用是清晰并且唯一的。在此，筆者認為，在審查操作規(guī)程中的“如果引證內(nèi)容是實現(xiàn)發(fā)明必不可少的部分，則應(yīng)當將說明書和引證內(nèi)容相結(jié)合作為整體看待”[9]似乎對申請人更為友好。

　　3．專利法第33條

　　在對申請文件進行修改時涉及到引證文件的方面通常是說明書中背景技術(shù)部分的修改以及發(fā)明內(nèi)容中技術(shù)方案的修改。

　　關(guān)于前者修改“背景技術(shù)”部分，根據(jù)審查指南，如果審查員通過檢索發(fā)現(xiàn)了比申請人在原說明書中引用的現(xiàn)有技術(shù)更接近的對比文件，則允許申請人修改說明書，將該文件的內(nèi)容補入這部分，并引證該文件。此外，應(yīng)當指出，這種修改實際上使說明書增加了原申請的權(quán)利要求書和說明書未曾記載的內(nèi)容，但由于修改僅涉及背景技術(shù)而不涉及發(fā)明本身，且增加的內(nèi)容是申請日前已經(jīng)公知的現(xiàn)有技術(shù)，因此是允許的。

　　從審查指南的字面上來說，此處涉及的僅是“現(xiàn)有技術(shù)”部分的修改，而不涉及上文中的“所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”這種情況，因為后者并非現(xiàn)有技術(shù)。但是，歐洲專利局的實踐與此不同，除了補充現(xiàn)有技術(shù)之外，還可以補充抵觸申請以及“交叉引用”的文獻。

　　以上對背景技術(shù)部分的修改一般理解為不會影響發(fā)明本身，但是如果涉及發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)方案的修改，則判斷標準要嚴格的多了。例如，根據(jù)審查操作規(guī)程，如果申請中引證文件的內(nèi)容對于實現(xiàn)發(fā)明是必不可少的，只有在申請人對于引證文件中的內(nèi)容指引得非常明確，例如清楚寫明了具體的引證文件及其具體段落等信息，且所補入的引證文件內(nèi)容與本發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容具有唯一確定的關(guān)系，才可以允許申請人補入引證文件中的具體內(nèi)容[10]。再結(jié)合上述最高人民法院的判例，在明確承認引證文件的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)成為說明書所涉技術(shù)方案的組成部分時，那么應(yīng)該視為該文件內(nèi)容已被說明書所公開，在此前提下進行的修改應(yīng)該也不違反專利法第33條的規(guī)定。當然，在此情況下，是否還有必要對發(fā)明內(nèi)容進行修改也因案件具體情形而異。

　　此外，還可能涉及到的是修改最佳實施方式或者實施例。按照審查指南的規(guī)定，這種修改中允許增加的內(nèi)容一般限于補入原實施方式或者實施例中具體內(nèi)容的出處以及已記載的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標準測量方法（包括所使用的標準設(shè)備、器具）[11]。尤其是對于數(shù)據(jù)的測量方法，有時候由于方法的復(fù)雜性，申請人會引用現(xiàn)有技術(shù)來簡略描述，但是在這種引用是清晰明確的前提下，也應(yīng)允許申請人按照所引用的文獻來將其補充完備，這樣對于消除“公開不充分”的隱患也是有積極意義的。

　　與公開語言相關(guān)的問題

　　另外與引證文件相關(guān)聯(lián)的一個事項是語言問題，因為按照專利權(quán)的公開換保護原則，會涉及到公開語言以及其相應(yīng)的法律效力。由于專利本身的地域特性，也由于司法主權(quán)的性質(zhì)，在我國能夠產(chǎn)生法律效力的文件的公開語言必然是中文。如果在專利申請文件中出現(xiàn)了引證文件，而這些引證文件的公開語言各異，那么在后續(xù)專利申請公開之后以及在授權(quán)之后確定權(quán)利要求的范圍時，這些引證文件的語言問題該如何解決？

　　例如在某申請文件中引用了外文科技文章或者外文專利文獻來描述甚至定義某個在科技領(lǐng)域出現(xiàn)的新名詞，在申請人只給出了確切的文獻號碼，但是沒有在說明書中用中文來對這個新名詞進行描述或者定義的情況下，在后續(xù)公開以至授權(quán)之后，在依照專利法第59條的規(guī)定來使用說明書解釋權(quán)利要求時，是否會考慮說明書中所引證的外文文獻的語言呢？

　　類似于“臨時保護”的法律條款，例如對于PCT國際申請，如果該PCT申請已經(jīng)指定中國并且確定了國際申請日，則按照我們的法律規(guī)定已經(jīng)視為向中國專利局提出了正式的專利申請。盡管如此，“臨時保護”的效力也是在該PCT申請完成以中文進行的國家公布之后才會賦予，而非在該PCT申請的國際階段中作出的國際公布之后，例外情況是該PCT申請的國際公布語言即為中文。

　　參照這些條款，在前述情況下應(yīng)用“內(nèi)部證據(jù)優(yōu)先原則”來解釋權(quán)利要求時，在說明書中所引證的外文文件是否具備法律效力呢？理論上這些引證文件并未以中文公開，而僅僅在說明書中以文獻號的形式被引用。

　　當然上述疑慮顯得過于嚴苛，在以公開換得保護、無論是授權(quán)后的保護還是公開后的臨時保護的情況下，考慮的是公開這個行為。在已經(jīng)完成中文公布之后，專利申請文件的法律效力已經(jīng)建立，在申請文件本身中出現(xiàn)的各種語言問題可以在后續(xù)需要時通過提供雙方認可的中譯文的方式來進行解決，而不必對申請人提出苛求。但是為了避免后續(xù)不必要的風(fēng)險，在專利申請文件的撰寫過程中，還是應(yīng)該盡量將涉及發(fā)明實質(zhì)方面的內(nèi)容寫入說明書中，例如審查指南中所述的“對于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容”以及可能會影響權(quán)利要求的保護范圍的內(nèi)容，而不必以篇幅為重。因為申請文件的篇幅和權(quán)利的穩(wěn)定性孰輕孰重，是不言而喻的。

　　注釋：

　　[1] 專利審查指南（2010）；2010年1月第1版，知識產(chǎn)權(quán)出版社

　　[2] STANDARD ST.14，HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION；May 2016, WIPO

　　[3] “淺談引證文件”，酈偉翔 張文輝，《專利代理》，2018年第1期

　　[4] Part H-Chapter IV-2, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Nov 2018，EPO

　　[5] 同注釋[3]。

　　[6] 最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第八輯），2016年6月，中國法制出版社

　　[7] 同注釋[6]

　　[8] 同注釋[1]。

　　[9] 審查操作規(guī)程，2009年1月第1版，知識產(chǎn)權(quán)出版社

　　[10] 同注釋[9]。

　　[11] 同注釋[1]。