文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 楊曉偉

　　1.轉(zhuǎn)換申請的規(guī)定

　　根據(jù)韓國《專利法》（以下簡稱“《專利法》”）第53條、第209條的規(guī)定，提出實用新型注冊申請（即原始申請）的申請人可以將本實用新型申請轉(zhuǎn)換為原始說明書或附圖公開范圍內(nèi)的專利申請（即轉(zhuǎn)換申請）。但是如果自（第一次）發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本之日起超過三十天，則無權(quán)請求轉(zhuǎn)換。

　　同樣，根據(jù)韓國《實用新型法》（以下簡稱“《實用新型法》”）第10條、第37條，以及韓國《專利審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第六部分第二章的規(guī)定可知，針對發(fā)明申請也有相應的轉(zhuǎn)換規(guī)定。即發(fā)明申請與實用新型申請可以相互轉(zhuǎn)換。

　　2.轉(zhuǎn)換申請的目的

　　申請轉(zhuǎn)換的目的（purport）旨在保留原始申請的申請日的基礎上，將原始申請轉(zhuǎn)換為更有利的申請類型。例如在下列情況下提交轉(zhuǎn)換請求：申請人根據(jù)先申請制匆忙提交申請，但選擇了錯誤的申請形式（專利，實用新型）；或者誤解了專利制度，抑或申請時難以確定提交申請的主題等。

　　3.轉(zhuǎn)換申請的要求

　　（1）請求主體

　　根據(jù)《審查指南》有關(guān)轉(zhuǎn)換申請的形式要求的描述：“申請實用新型注冊（或發(fā)明）的申請人可以將......轉(zhuǎn)換為專利（或?qū)嵱眯滦停┥暾垺?，并要求提交轉(zhuǎn)換申請的申請人與原申請的申請人相同。因此提出轉(zhuǎn)換申請的適格主體是原始申請的申請人。

　　（2）轉(zhuǎn)換時間

　　轉(zhuǎn)換申請的提出時間是從實用新型（或?qū)＠┥暾埲盏綄嵱眯滦偷怯浫眨虬l(fā)明授權(quán)日，或者（第一次）發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本之日起三十天之間的時間，由此可以確定轉(zhuǎn)換申請的時間限制。

　　為了使轉(zhuǎn)換申請被認定為合法，原始申請應該在轉(zhuǎn)換時在KIPO處于懸而未決（pending）的狀態(tài)。如果原始申請已被無效、撤回、放棄或注冊，則轉(zhuǎn)換申請不得提交。有關(guān)于此，審查指南有一處細節(jié)規(guī)定：如果轉(zhuǎn)換申請是在因撤回和放棄原始申請而程序終止的當天提交，則轉(zhuǎn)換申請應被視為在原始申請未決時提交。這是因為如果原始申請在提交轉(zhuǎn)換申請的同一天終止，那么很難區(qū)分提出轉(zhuǎn)換申請請求是早于還是晚于原始申請終止日。并且，從法理上講，認為后續(xù)轉(zhuǎn)換申請的程序開始于原始申請未決時是合理的。

　　（3）實質(zhì)要求

　　《專利法》第53條第（1）款以及《實用新型法》第10條規(guī)定了經(jīng)轉(zhuǎn)換的申請應當符合的實質(zhì)性要求。即申請人可以在“原始申請的說明書或附圖公開的范圍內(nèi)”將實用新型注冊（發(fā)明）申請轉(zhuǎn)為發(fā)明（實用新型）申請，以確認轉(zhuǎn)換申請的合法性。

　　換句話說，如果要將轉(zhuǎn)換申請認定為合法申請，轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖中披露的事項應包括在原始申請的說明書或附圖中。如果轉(zhuǎn)換申請中披露的任一項未包含在原始申請的說明書或附圖中，則轉(zhuǎn)換申請會被視為不符合法律規(guī)定并被拒絕。

　　轉(zhuǎn)換申請中的內(nèi)容是否包括在原始申請的說明書或附圖中，應通過以下標準確定：轉(zhuǎn)換申請中的內(nèi)容是否明確描述在原始申請的說明書或附圖中，或者如果沒有描述在其中，則該內(nèi)容是否可以被明確地理解為已經(jīng)在原始申請的說明書或附圖中公開。

　　4.轉(zhuǎn)換申請的程序

　?。?）當申請人打算提交轉(zhuǎn)換申請時，需要提交一個附有說明書及相關(guān)文件的新申請。此外，申請人應聲明轉(zhuǎn)換申請的意圖（purport）以及構(gòu)成轉(zhuǎn)換基礎的原始申請。

　　如果在提交轉(zhuǎn)換申請時沒有聲明或錯誤聲明原始申請，則轉(zhuǎn)換申請應被視為不合法。除了對明顯錯誤的修改外，不接受對原始申請聲明的修改。

　　（2）如果申請人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，他/她應在書面轉(zhuǎn)換申請中聲明此要求的意圖，并在規(guī)定期限內(nèi)提交聲明所需的證據(jù)文件。如果在提交原始申請時未提出該披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，則不接受此類要求（以上內(nèi)容不適用于2015年7月29日或之后提交的轉(zhuǎn)換申請）。有一例外情況：即使原始申請中描述了披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，但相關(guān)證據(jù)文件未在規(guī)定期限內(nèi)提交，且轉(zhuǎn)換申請包含該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求，并且有關(guān)證據(jù)文件在轉(zhuǎn)換申請的提交日之前的規(guī)定日期前提交，則該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求被視為合法（除非在提交轉(zhuǎn)換申請之前原始申請中的披露例外或優(yōu)先權(quán)程序已經(jīng)無效）。

　　此外，如果原始申請和轉(zhuǎn)換申請的相關(guān)證據(jù)文件相同，且申請人打算依賴原始申請的已提交的證據(jù)文件的內(nèi)容，則他/她可以作出此依賴聲明。

　　5.轉(zhuǎn)換申請的作用

　　（1）轉(zhuǎn)換申請被視為在提交原始申請時提交。但是，如果轉(zhuǎn)換申請屬于下列情況，則轉(zhuǎn)換申請應被視為在實際申請程序開始時提交。

　?、偃绻D(zhuǎn)換申請對應于《專利法》第29（3）條闡明的“另一申請”，或《實用新型法》第4（3）條所認為的“專利申請”；

　　②如果某人打算將《專利法》第三十（1）（1）條（技術(shù)方案被排除在已被公眾可知的范圍外，即不破壞新穎性的規(guī)定）適用于本提交的轉(zhuǎn)換申請，并在書面專利申請中聲明該意圖并將證據(jù)文件提交給審查員；

　　③如果某人打算提交一個要求條約優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，且在書面轉(zhuǎn)換申請中說明了優(yōu)先權(quán)要求的意圖、韓文名稱以及第一個國家申請的提交日期；

　　④如果某人打算提交一份要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，并在書面轉(zhuǎn)換申請中說明優(yōu)先權(quán)要求以及在先申請。

　　（2）轉(zhuǎn)換申請?zhí)峤缓?，原實用新型注冊（發(fā)明）申請被視為撤回。 原始申請因提交轉(zhuǎn)換申請被視為撤回后，即使轉(zhuǎn)換申請被無效、撤回、放棄或駁回的決定已具有約束力，原始申請也不會被認為有效。除非轉(zhuǎn)換申請被退回（returned）。

　　6.轉(zhuǎn)換申請的審查

　　6.1審查中的一般原則

　　（1）提交轉(zhuǎn)換申請后，審查員應檢查申請是否符合轉(zhuǎn)換的形式要求。審查員應檢查提交轉(zhuǎn)換申請的申請人是否是適格主體、轉(zhuǎn)換申請是否在允許轉(zhuǎn)換的期限內(nèi)提交以及原始申請是否在轉(zhuǎn)換申請中適當說明。

　　審查員應向申請人提供解釋機會，說明轉(zhuǎn)換申請是否屬于下列違反韓國《專利法實施細則》第11（1）（7）或（11）條情形：不符合資格的人提交轉(zhuǎn)換申請；轉(zhuǎn)換申請在指定期限屆滿后提交；或者轉(zhuǎn)換申請是在原始申請程序終止后提交。如果申請人未在指定期限內(nèi)解釋上述情形，審查員將退回該轉(zhuǎn)換申請。

　　（2）根據(jù)提交時間的不同，對轉(zhuǎn)換申請的審查進行分類，如下所述。

　?、僭忌暾埵?999年7月1日之前提交

　　鑒于目前幾乎不會再遇到此種情況，本文對此不做過多討論。詳細內(nèi)容可參閱《審查指南》第六部分第二章第6.1節(jié)。

　　②原始申請于2006年10月1日或之后提出

　　如果轉(zhuǎn)換申請的內(nèi)容在原始申請中沒有描述，審查員應通知申請人駁回理由。如果申請人提交的書面證據(jù)或修改也無法解決駁回理由，審查員會作出駁回申請人專利的決定。

　　6.2 轉(zhuǎn)換申請審查的說明

　　（1）轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖允許修改，允許修改的期限應包含在專利法第47（1）條（有關(guān)申請修改的規(guī)定）規(guī)定的期限內(nèi)，從原始申請的提交日起追溯計算。

　　如果轉(zhuǎn)換申請符合程序性和實質(zhì)性要求，審查員應將轉(zhuǎn)換申請視為普通申請，并審查對其修改的合法性。在這種情況下，提交轉(zhuǎn)換申請時的說明書和附圖應作為進行實質(zhì)性審查的依據(jù)。如果轉(zhuǎn)換申請的說明書中未包含的內(nèi)容是在提交轉(zhuǎn)換申請后通過修改新增加的，則審查員應按照禁止增加新主題的要求對申請進行審查。同樣，這也適用于添加原始申請的說明書或附圖中描述的、但未在轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖中描述的內(nèi)容的情況。

　　（2）申請人可以通過分案申請的方式提交轉(zhuǎn)換申請。但是不允許在單一程序中同時進行分案申請和轉(zhuǎn)換要求，例如將專利申請的一部分轉(zhuǎn)換為實用新型注冊申請。如果實際操作中申請人欲將申請的一部分轉(zhuǎn)換為其他類型的申請，他/她應首先提交分案申請，然后根據(jù)分案申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。

　　（3）當申請人提交轉(zhuǎn)換申請，同時要求對被拒絕的原始申請進行復審或?qū)︸g回決定提出上訴時，如果轉(zhuǎn)換申請程序合法，則審查員應接受轉(zhuǎn)換申請。當對轉(zhuǎn)換申請?zhí)岢鰧崒徴埱髸r，審查員應進行實質(zhì)審查。而對于復審請求或?qū)︸g回決定提出上訴的請求，審查員應根據(jù)《專利法》第53（4）條（實用新型法案第10（4）條）對被視為撤回的原始申請執(zhí)行相應的程序。

　　（4）當原始申請在提交轉(zhuǎn)換申請時處于未決狀態(tài)，但在申請轉(zhuǎn)換后被退回（return）時，審查員應根據(jù)轉(zhuǎn)換申請的實際提交的日期對其進行審查，而不是給予與原始申請相同的申請日。如果此時轉(zhuǎn)換申請恰好也有理由被拒絕，審查員應通知申請人他/她的申請不能采取追溯申請日期的理由以及被拒絕理由。在沒有任何拒絕理由的情況下，審查員應通過“On-nara系統(tǒng)（EDMS：韓國政府電子文件管理系統(tǒng)）”通知申請人為何申請不能追溯申請日期。

　?。?）轉(zhuǎn)換申請不得基于多個原始申請?zhí)峤弧?/strong>但是，在根據(jù)兩項或多項先前提交的申請?zhí)峤灰髧鴥?nèi)優(yōu)先權(quán)的在后申請后，則可以依據(jù)該在后申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。