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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田慧
案情介紹：
第13210295號“
”商標(biāo)（以下簡稱“爭議商標(biāo)”）由蘇州愛有機(jī)商貿(mào)有限公司（以下簡稱“被申請人”）于2013年9月9日申請，指定使用在第3類洗發(fā)液; 護(hù)發(fā)素; 洗面奶; 美容面膜; 染發(fā)劑; 化妝品; 化妝用雪花膏; 帶香味的水; 防皺霜; 牙膏商品上。2015年3月13日，易凱生物有機(jī)產(chǎn)品公司（EKIBIO，原名歐洲有機(jī)天然優(yōu)龍納特公司EURO-NAT，以下簡稱“申請人”）對其提出異議。商標(biāo)局經(jīng)審理后做出準(zhǔn)予注冊的決定，爭議商標(biāo)于2016年10月6日注冊公告。申請人隨后向商標(biāo)評審委員會(huì)（以下簡稱“商評委”）提交無效宣告請求。主要無效理由為：爭議商標(biāo)是對申請人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的搶注。被申請人與申請人在磋商代理事宜的過程中，搶注了申請人的“DOUCE NATURE”商標(biāo)，其行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第一款所指情形。被申請人與申請人存在業(yè)務(wù)往來關(guān)系，其應(yīng)當(dāng)知曉申請人“DOUCE NATURE”商標(biāo)的存在，其在相同或類似商品上申請注冊爭議商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。爭議商標(biāo)損害了申請人的著作權(quán)。爭議商標(biāo)的注冊和使用會(huì)欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。除爭議商標(biāo)外，被申請人在第3類商品上申請注冊了多個(gè)與他人知名商標(biāo)近似的商標(biāo)，被申請人的行為違反了誠實(shí)信用原則，擾亂了商標(biāo)注冊和管理秩序。商評委經(jīng)審理認(rèn)為：
被申請人通過電子郵件向申請人表達(dá)了希望雙方達(dá)成商業(yè)合作，代理銷售申請人的“DOUCE NATURE”產(chǎn)品的想法，其通過上述商業(yè)行為被申請人明確可以知悉申請人“DOUCE NATURE”商標(biāo)的存在，其未經(jīng)申請人授權(quán)，擅自在類似商品上將申請人具有獨(dú)創(chuàng)性的商標(biāo)在國內(nèi)進(jìn)行注冊，該行為的主客觀方面與代理人搶注被代理人的商標(biāo)并無二至。首先：雙方當(dāng)事人希望達(dá)成基于某類商品的合作關(guān)系；其次，定做或經(jīng)銷的一方通過合作能夠知曉對方的商標(biāo)；最后，雙方彼此負(fù)有基于誠實(shí)信用原則而產(chǎn)生的隨附義務(wù)，如尊重并保護(hù)對方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的義務(wù)。由此可見，本案在法律特征及價(jià)值判斷上與《商標(biāo)法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應(yīng)為相同處理之原則，本案應(yīng)類推使用第十五條第一款，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。但申請人提交的證據(jù)或萬余爭議商標(biāo)申請日，或系在國外使用的證據(jù)，均不能證明在爭議商標(biāo)申請日之前，其已經(jīng)在化妝品等商品上實(shí)際使用了“DOUCE NATURE”商標(biāo)，故申請人請求依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定宣告爭議商標(biāo)無效的主張不能成立。關(guān)于申請人的其他主張，商評委未予支持。
案例評析：
在爭議商標(biāo)申請日（2013年9月9日）之前6天，即2013年9月3日，被申請人向申請人發(fā)送了電子郵件，希望雙方達(dá)成商業(yè)合作，通過被申請人網(wǎng)站www.5iyouji.com，銷售申請人的有機(jī)產(chǎn)品。同日，申請人回復(fù)了被申請人的郵件，稱其需要做進(jìn)一步的考察，才能決定是否進(jìn)行合作。2013年9月4日，被申請人在郵件中稱，其需要“DOUCE NATURE”品牌的洗發(fā)液、沐浴液商品。此事實(shí)是本案決定做出的重要依據(jù)。
我國《商標(biāo)法》第十五條第一款規(guī)定“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”
《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊?！?/p>
上述兩款法條中，最大的區(qū)別在于前者明確禁止的是代理、代表關(guān)系中代理人、代表人對被代理人、被代表人商標(biāo)的搶注；而后者所禁止的是在代理、代表關(guān)系以外的特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo)的行為。
在實(shí)際操作中，具體是應(yīng)當(dāng)適用此條第一款還是第二款，首先熟悉兩條款的適用要件。《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》對此做出了闡述：
認(rèn)定代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的行為，須符合下列要件：（1）系爭商標(biāo)注冊申請人是商標(biāo)所有人的代理人或者代表人；（2）系爭商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)相同或者類似的商品/服務(wù)上； （3）系爭商標(biāo)與被代理人、被代表人的商標(biāo)相同或者近似； （4）代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人或者被代表人的授權(quán)。
認(rèn)定特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo)須符合下列要件： （1）他人商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請之前已經(jīng)使用；（2）系爭商標(biāo)注冊申請人與商標(biāo)在先使用人存在合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，因該特定關(guān)系注冊申請人明知他人商標(biāo)的存在； （3）系爭商標(biāo)指定使用在與他人在先使用商標(biāo)相同或者類似的商品/服務(wù)上；（4）系爭商標(biāo)與他人在先使用商標(biāo)相同或者近似。
通過以上對比可以發(fā)現(xiàn)：特定關(guān)系人搶注的首要條件即為在先使用。有別于《商標(biāo)法》第三十二條的在先使用，此條款中，在先使用人僅需證明其商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請日前，已經(jīng)在中國市場使用，無需證明商標(biāo)通過使用具有了一定影響。在先使用既包括在實(shí)際銷售的商品、提供的服務(wù)上使用商標(biāo)，也包括對商標(biāo)進(jìn)行的推廣宣傳。本條所指在先使用還包括為標(biāo)有系爭商標(biāo)的商品/服務(wù)投入中國市場而進(jìn)行的實(shí)際準(zhǔn)備活動(dòng)。而代理人或代表人搶注并不要求證明被代理人或被代表人商標(biāo)在中國市場的在先使用，其最為重要的是要證明代理或代表關(guān)系。
代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的情況時(shí)有發(fā)生，此類行為違反了誠實(shí)信用原則，侵害了被代理人、被代表人或者利害關(guān)系人的合法權(quán)益，屬于惡意搶注的行為之一。本案中，被申請人在與申請人郵件溝通尋求代理合作關(guān)系之后的6天就申請注冊了爭議商標(biāo)。顯然，雙方之間并未形成正式的代理或代表關(guān)系。商評委認(rèn)為此種主動(dòng)尋求代理合作的行為，盡管并無正式的代理、代表關(guān)系的確立，其主客觀要素與代理人搶注被代理人的商標(biāo)并無二至，進(jìn)而認(rèn)定本案在法律特征及價(jià)值判斷上與《商標(biāo)法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應(yīng)為相同處理之原則，類推使用《商標(biāo)法》第十五條第一款，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。本案不僅對在先商標(biāo)權(quán)利人及商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)更好地理解、適用《商標(biāo)法》十五條第一款和第二款的規(guī)定具有很好的指導(dǎo)意義；同時(shí)也體現(xiàn)了商評委裁決時(shí)對相關(guān)法律法規(guī)和原則適用的靈活性，彰顯了商評委打擊此類惡意搶注行為的決心和決斷力。
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