文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王雪

　　筆者注意到，在近來(lái)收到的審查意見(jiàn)通知書(shū)中，對于發(fā)明專(zhuān)利申請的權利要求的創(chuàng )造性評述中經(jīng)常出現這樣的表述:（某區別技術(shù)特征）……未取得預料不到的技術(shù)效果。因此，在對比文件X的基礎上結合對比文件Y和本領(lǐng)域常規技術(shù)手段得到權利要求xx所要求保護的技術(shù)方案，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，該權利要求不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，因此不具備專(zhuān)利法第22條第3款規定的創(chuàng )造性。

　　上述審查意見(jiàn)中使用了表述“預料不到的技術(shù)效果”。筆者注意到這樣的表述不同于《專(zhuān)利審查指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“審查指南”）第二部分第四章第3.2.2節“顯著(zhù)的進(jìn)步的判斷”中在評價(jià)發(fā)明是否具有顯著(zhù)的進(jìn)步時(shí)所使用的表述“有益的技術(shù)效果”。

　　《中華人民共和國專(zhuān)利法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“專(zhuān)利法”）第二十二條第三款規定：創(chuàng )造性，是指與現有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。審查指南第二部分第四章第2.3節規定：發(fā)明有顯著(zhù)的進(jìn)步，是指發(fā)明與現有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。此外，審查指南第二部分第四章第3.2.2節規定：在評價(jià)發(fā)明是否具有顯著(zhù)的進(jìn)步時(shí)，主要應當考慮是否具有有益的技術(shù)效果。

　　審查指南第二部分第四章第3.2.2節進(jìn)一步規定：以下情況，通常應當認為發(fā)明具有“有益的技術(shù)效果”，具有顯著(zhù)的進(jìn)步：

　　(1) 發(fā)明與現有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果，例如，質(zhì)量改善、產(chǎn)量提高、節約能源、防治環(huán)境污染等；

　　(2) 發(fā)明提供了一種技術(shù)構思不同的技術(shù)方案，其技術(shù)效果能夠基本上達到現有技術(shù)的水平；

　　(3) 發(fā)明代表某種新技術(shù)發(fā)展趨勢；

　　(4) 盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術(shù)效果。

　　相比較而言，關(guān)于表述“預料不到的技術(shù)效果”，通過(guò)查閱審查指南，我們可以看到表述“預料不到的技術(shù)效果”或者類(lèi)似的表述“預料不到的用途或者效果”、“預料不到的效果”等共被使用了39次，分別出現在審查指南第二部分第四章“創(chuàng )造性”中第4.2節“組合發(fā)明”、第4.3節“選擇發(fā)明”、第4.4節“轉用發(fā)明”、第4.6.1節“要素關(guān)系改變的發(fā)明”、第4.6.2節“要素替代的發(fā)明”、第5.3節“發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果”和第6.3節“對預料不到的技術(shù)效果的考慮”中；以及，審查指南第二部分第十章“關(guān)于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利申請審查的若干規定”中的第6.1節“化學(xué)物的創(chuàng )造性”、第6.2節“化學(xué)產(chǎn)品用途發(fā)明的創(chuàng )造性”、第9.4.2.1節“涉及遺傳工程的發(fā)明”和第9.4.2.2節“涉及微生物的發(fā)明”中。

　　其中，審查指南第二部分第四章第5.3節規定：發(fā)明取得了“預料不到的技術(shù)效果”，是指發(fā)明同現有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“ 質(zhì)”的或者“ 量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，事先無(wú)法預測或者推理出來(lái)。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著(zhù)的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng )造性。此外，審查指南第二部分第四章第6.3節規定：按照本章第5.3節中所述，如果發(fā)明與現有技術(shù)相比具有預料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以確定發(fā)明具備創(chuàng )造性。

　　顯然，在評價(jià)發(fā)明的創(chuàng )造性時(shí)，相比于“有益的技術(shù)效果”，采用“預料不到的技術(shù)效果”作為判定標準對于發(fā)明的要求更為嚴苛。因為“預料不到的技術(shù)效果”可能是要求發(fā)明的技術(shù)效果出乎預料地優(yōu)于現有技術(shù)，也可能是要求發(fā)明具有預料不到的性質(zhì)。很明顯，判定是否取得了“預料不到的技術(shù)效果”時(shí)所要求的標準——“發(fā)明的技術(shù)效果出乎預料地優(yōu)于現有技術(shù)”——比判定是否具有“有益的技術(shù)效果”時(shí)所要求的標準——“發(fā)明與現有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果”——更為嚴苛。而這種標準的轉換對于申請人而言是不公平的。因此，筆者認為，審查意見(jiàn)中在進(jìn)行創(chuàng )造性評述時(shí)采用“是否取得了預料不到的技術(shù)效果”作為創(chuàng )造性評價(jià)標準的做法是值得商榷的。

　　對此，筆者注意到審查指南中也存在相關(guān)的規定。例如，作為審查創(chuàng )造性應當注意的問(wèn)題，審查指南第二部分第四章第6.3節規定：應當注意的是，如果通過(guò)本章第3.2節中所述的方法，可以判斷出發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的，且能夠產(chǎn)生“有益的技術(shù)效果”，則發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，具備創(chuàng )造性，此種情況不應強調發(fā)明是否具有預料不到的技術(shù)效果。

　　根據審查指南的上述規定可以看出，“預料不到的技術(shù)效果”是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng )造性的充分條件而非必要條件。具有預料不到的技術(shù)效果的發(fā)明具有創(chuàng )造性。但是不能僅以不具有“預料不到的技術(shù)效果”為由而得出發(fā)明不具有創(chuàng )造性的結論。

　　因此，筆者認為專(zhuān)利代理人在遇到諸如開(kāi)篇所提及的審查意見(jiàn)時(shí)，完全可以不必拘泥于針對發(fā)明是否取得了“預料不到的技術(shù)效果”來(lái)進(jìn)行答復，而仍舊可以根據審查指南第二部分第四章第3.2節的相關(guān)規定，在充分陳述發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的且能夠產(chǎn)生“有益的技術(shù)效果”，因而發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步的基礎上，對發(fā)明的創(chuàng )造性進(jìn)行爭辯。