專(zhuān)利法第九條規定同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。但同時(shí)還規定了一種例外情況“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權”。
實(shí)踐中，申請人也經(jīng)常采用針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的做法，由此，在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員會(huì )發(fā)出“不符合專(zhuān)利法第九條的規定”的審查意見(jiàn)。但是，相對于法二十二條或二十六條，代理人對法九條的理解通常并不那么深刻，從而有時(shí)會(huì )給申請人提出不恰當的建議。這種情況下，對中國專(zhuān)利法的規定不甚了解的申請人、尤其是國外申請人容易盲從于代理人的建議，從而針對這種審查意見(jiàn)通知書(shū)作出不恰當的應對，導致不利的后果，進(jìn)而也會(huì )影響申請人對代理人、代理機構的評價(jià)。
有感于此，筆者對法九條的規定進(jìn)行了進(jìn)一步的研究，在此進(jìn)行簡(jiǎn)單的說(shuō)明，以期能夠對代理人的工作有所幫助。
一、什么是“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”？
根據審查指南的規定，“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”是指兩件或兩件以上申請（或專(zhuān)利）中存在保護范圍相同的權利要求。與新穎性的判斷標準不同，在判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”時(shí)，應當對權利要求書(shū)的內容進(jìn)行比較，而不是將權利要求書(shū)與專(zhuān)利申請或專(zhuān)利文件的全部?jì)热葸M(jìn)行比較。如果有至少一項權利要求的保護范圍完全相同，則應當認為屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”。如果并不存在保護范圍相同的權利要求，則即便說(shuō)明書(shū)的內容相同，也應當認為不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”。
二、申請人為什么要“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”？
既然“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”指的是權利要求的保護范圍相同，鑒于費用的原因，貌似并無(wú)“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”的必要。其實(shí)不然，正所謂“熙熙攘攘，皆為利往”，與可能獲得的利益相比，費用可以說(shuō)是微不足道的。
眾所周知，我國針對實(shí)用新型專(zhuān)利申請采取初步審查制度，從提出專(zhuān)利申請到被授予專(zhuān)利權所需時(shí)間較短。而針對發(fā)明專(zhuān)利申請則采取早期公開(kāi)、實(shí)質(zhì)審查制度，從提出專(zhuān)利申請到被授予專(zhuān)利權需要較長(cháng)的時(shí)間。但是，另一方面，發(fā)明專(zhuān)利權的期限為二十年，實(shí)用新型專(zhuān)利權的期限為十年。再者，針對二者的創(chuàng )造性要求也不同，發(fā)明要求“具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步”，而實(shí)用新型僅要求“具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”。
因此，如果申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，則很快就能夠被授予實(shí)用新型專(zhuān)利權，從而使其發(fā)明創(chuàng )造及時(shí)獲得專(zhuān)利保護。另一方面，在發(fā)明專(zhuān)利申請符合授權條件的情況下，通過(guò)聲明“放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權”，就可以被授予發(fā)明專(zhuān)利權。這樣，申請人既能夠享受發(fā)明專(zhuān)利權所提供的二十年的保護期限，又不必擔心其發(fā)明創(chuàng )造不能獲得及時(shí)的保護。再者，申請人可以根據發(fā)明專(zhuān)利申請的審查情況判斷權利的穩固性，從而決定是否要放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權從而獲得發(fā)明專(zhuān)利權。
三、申請人“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”對公眾會(huì )造成何種影響？
正因為存在上述的優(yōu)點(diǎn)，因此申請人有可能傾向采用上述做法以期實(shí)現利益最大化。但是，如果對申請人的上述做法不加任何限制，則有可能損害公眾的利益。
比如，如果在被授予發(fā)明專(zhuān)利權之前，實(shí)用新型專(zhuān)利權已經(jīng)終止，則可以認為任何人都可以自由地實(shí)施該實(shí)用新型專(zhuān)利權所保護的發(fā)明創(chuàng )造。但是，如果后來(lái)申請人針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造又獲得了發(fā)明專(zhuān)利權，則公眾實(shí)施實(shí)用新型專(zhuān)利權所保護的發(fā)明創(chuàng )造的行為會(huì )被指控侵犯了發(fā)明專(zhuān)利權。
有鑒于此，為了平衡申請人與公眾的利益，必須對申請人的做法加以限制。
四、當“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”時(shí)，什么情況下才能“被授予發(fā)明專(zhuān)利權”？
專(zhuān)利法第九條規定，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權”。
此外，專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十一條規定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的，應當在申請時(shí)分別說(shuō)明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請了另一專(zhuān)利；未作說(shuō)明的，依照專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權的規定處理”。
根據上述規定可知，申請人在采取“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”的做法時(shí)，若想獲得發(fā)明專(zhuān)利權，需要滿(mǎn)足以下規定：
1、實(shí)用新型專(zhuān)利和發(fā)明專(zhuān)利必須是“同日”提出的，需要特別說(shuō)明的是，這里的“同日”指的是“申請日”，而不是“優(yōu)先權日”；
2、申請人“應當在申請時(shí)分別說(shuō)明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請了另一專(zhuān)利”，具體而言，申請人需要勾選發(fā)明專(zhuān)利請求書(shū)的第21欄“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng )造在申請本發(fā)明專(zhuān)利的同日申請了實(shí)用新型專(zhuān)利”、和實(shí)用新型專(zhuān)利請求書(shū)的第18欄“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng )造在申請本實(shí)用新型專(zhuān)利的同日申請了發(fā)明專(zhuān)利”。應當說(shuō)明，專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十一條中規定的“未作說(shuō)明”既包括在提交兩件專(zhuān)利申請時(shí)均未進(jìn)行說(shuō)明的情況，也包括僅在提交其中一件專(zhuān)利申請時(shí)未作說(shuō)明的情況；
3、“先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止”；
4、“申請人聲明放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權”。
五、代理實(shí)務(wù)
由于存在上述限制，因此，代理人在實(shí)際工作中需要注意以下事項：
首先，在申請人指示“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”的情況下，要確保在同日提交兩件申請，并且務(wù)必在請求書(shū)中分別作出說(shuō)明。
其次，在收到審查員發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后，要仔細核實(shí)是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”、是否“同日”提出、是否在請求書(shū)中分別作出了說(shuō)明、實(shí)用新型專(zhuān)利權是否尚未終止，只要在這四個(gè)條件都滿(mǎn)足的情況下，才可以提示申請人能夠通過(guò)放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權來(lái)獲得發(fā)明專(zhuān)利權，否則就需要對權利要求進(jìn)行修改，使得二者的保護范圍不同。
六、總結
以上，簡(jiǎn)單地分析了“針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利”時(shí)的例外情況，申請人可以根據實(shí)際情況靈活運用法九條的規定，以期獲得最有利的結果，而代理人在實(shí)際工作中要仔細研究，以最大程度地保護申請人的利益。
參考文獻
1、中華人民共和國專(zhuān)利法
2、中華人民共和國專(zhuān)利法實(shí)施細則
3、專(zhuān)利審查指南
4、中國專(zhuān)利法詳解