一、案情概述
2017年4月18日,美國掃地機器人公司iRobot先后向美國國際貿易委員會(huì )(ITC)提起了“337調查”申請,指控包括3家中國公司在內的共11家企業(yè)侵犯了其在美的6項專(zhuān)利中一項或多項權利要求,并要求有限排除令(limited exclusion order)及停止侵權(cease and desist order)。
在此之前的一天,iRobot已就相關(guān)公司的專(zhuān)利侵權行為向馬薩諸塞州地方法院(Massachusetts District Court)提起訴訟。針對本次調查申請,中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )于5月3日在北京組織相關(guān)企業(yè)召開(kāi)美國掃地機器人337調查預警工作會(huì )。
涉案企業(yè)如下表所示:
根據起訴狀的描述,iRobot提交的涉案產(chǎn)品絕大多數都標識著(zhù)“madeinChina”,其中Hoover Inc.、Black & Decker的涉案產(chǎn)品即來(lái)自中國涉案企業(yè)—蘇州萊寶、深圳銀星兩家代工廠(chǎng)企業(yè),而另一家中國涉案企業(yè)—深圳智意科技有限公司則是做貿易起家的掃地機器人初創(chuàng )企業(yè)。
二、涉案專(zhuān)利
在本次調查中,iRobot使用了下述6件專(zhuān)利:
經(jīng)檢索這6件專(zhuān)利在中國大陸地區均無(wú)同族專(zhuān)利,但US8474090在中國香港有同族申請(HK Reg.1061013)。
三、相關(guān)訴訟
需要注意的是,本次337并不是iRobot首次拿起專(zhuān)利武器進(jìn)行維權。作者在利用專(zhuān)業(yè)的商業(yè)數據庫檢索后發(fā)現,截止到撰稿日,iRobot已經(jīng)在全球范圍內發(fā)起過(guò)36起訴訟(在美國和德國各有13起訴訟,日本4起,韓國和中國各3起),最早的一件可以追溯到2005年。而這36起案件中的12起都將矛頭直接指向了深圳銀星公司(其中,有5起判決深圳銀星敗訴,有7起尚未裁決),涉訴專(zhuān)利的技術(shù)主要集中在機器人的定位與制約系統、清潔刷、障礙物識別等方面。
四、原被告專(zhuān)利實(shí)力對比分析
將本案涉及的原告及被告(中國企業(yè))的專(zhuān)利情況進(jìn)行分析,不難看出雙方實(shí)力的巨大差距,iRobot作為全球第一家上市的家用機器人研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè),其在機器人領(lǐng)域進(jìn)行了多年的深耕,積累了大量的專(zhuān)利申請,通過(guò)較為嚴密的專(zhuān)利組合,形成了較為完善的專(zhuān)利布局。
從單價(jià)專(zhuān)利來(lái)看,iRobot的專(zhuān)利實(shí)力同樣不容小窺,以本次337調查中涉案專(zhuān)利US6809490為例,其權利要求共有42項,包括4項獨立權利要求,獨立權利要求下又設計了不同層級的從屬權利要求,如下圖所示:
五、啟示
5月17日,應iRobot的申請,ITC正式啟動(dòng)調查程序。本案孰是孰非,尚需等ITC的進(jìn)一步審理判決,但此案帶來(lái)的警示意義不容忽視。
1、產(chǎn)品出口前必須要“充分分析專(zhuān)利侵權風(fēng)險”
隨著(zhù)“一帶一路”戰略的發(fā)展,越來(lái)越多的中國企業(yè)躍躍欲試地想要在國際舞臺上大展拳腳,希望憑借產(chǎn)品成本等優(yōu)勢在海外市場(chǎng)占有一席之地。然而,在部分領(lǐng)域,歐美國家起步較早、研發(fā)實(shí)力強,專(zhuān)利儲備完善;當我國企業(yè)與其“短兵相接”時(shí),很容易處于被動(dòng)地位,因此,企業(yè)在產(chǎn)品出口前必須要聘請專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)團隊或者律師團隊針對當地市場(chǎng)進(jìn)行“充分的專(zhuān)利侵權風(fēng)險分析”,為可能出現的訴訟做好詳細準備,這雖然是老生常談,但確實(shí)是企業(yè)海外銷(xiāo)售的重中之重。
尤其是以OEM、ODM方式出口的企業(yè),在簽訂合同前,委托專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)團隊或律師團隊進(jìn)行必要的知識產(chǎn)權調查,對國外客戶(hù)的要求生產(chǎn)的出口產(chǎn)品涉及的專(zhuān)利、商標、版權等權利進(jìn)行必要的梳理,取得相關(guān)證明文件,同時(shí),也有必要在合同中對相關(guān)權利、責任進(jìn)行劃分,以降低可能出現的法律風(fēng)險及經(jīng)濟風(fēng)險。
2、中國企業(yè)自身知識產(chǎn)權實(shí)力仍需加強
專(zhuān)利訴訟是企業(yè)在市場(chǎng)競爭中維護自己利益最常用的競爭手段。國際巨頭通過(guò)頻繁發(fā)起訴訟、或在多地發(fā)起訴訟等方式來(lái)遏制對手,是管用的手段,也是中國企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)必須適應的國際競爭法則。為了能夠在國際競爭中占據上風(fēng),中國企業(yè)就必須加強知識產(chǎn)權布局,不僅在國內,更要提前在海外提交專(zhuān)利申請,做到防患于未然。
另外,中國企業(yè)還需要在專(zhuān)利質(zhì)量上進(jìn)一步加強工作,以加強單件專(zhuān)利的質(zhì)量為最直接的體現。獨立權利要求技術(shù)要素的多少反映了專(zhuān)利覆蓋的廣度,而專(zhuān)利權利要求項數的多少則反映專(zhuān)利覆蓋的深度和保護層次設計。根據統計,美國涉及訴訟專(zhuān)利的平均權利要求項數為19.8項,顯著(zhù)高于一般專(zhuān)利的平均數13.2項。而中國專(zhuān)利的權利要求數量更多的集中在10項左右。
3、中國企業(yè)需要關(guān)注網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售途徑產(chǎn)生的侵權風(fēng)險
隨著(zhù)跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展,產(chǎn)品在全球范圍內流轉變得越來(lái)越容易,知識產(chǎn)權風(fēng)險也隨之增大。以本次337調查為例,原告iRobot通過(guò)被告深圳智意的網(wǎng)站www.iliferobot.com進(jìn)入美國亞馬遜購物網(wǎng)站購買(mǎi)侵權產(chǎn)品,作為起訴證據;另外,iRobot還從www.gearbest.com等網(wǎng)站購買(mǎi)了其他侵權產(chǎn)品。由此,建議中國企業(yè)在通過(guò)網(wǎng)絡(luò )對境外進(jìn)行銷(xiāo)售時(shí),也需要高度重視知識產(chǎn)權風(fēng)險,避免侵權事件的發(fā)生。