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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 吳連瑜
黨的第十九大報告明確提出：加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。要倡導(dǎo)創(chuàng)新文化，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運(yùn)用?，F(xiàn)如今，企業(yè)對于自身知識產(chǎn)權(quán)的建設(shè)和保護(hù)愈發(fā)重視。然而，在不斷提升自身知識產(chǎn)權(quán)競爭力的同時，必然也會面臨諸多問題與風(fēng)險。
案情簡介：
申請人牛津可持續(xù)發(fā)展企業(yè)有限公司于2014年12月9日在第42類“替他人研究和開發(fā)新產(chǎn)品；技術(shù)研究；節(jié)能領(lǐng)域的研究；提供關(guān)于碳抵消的信息、建議和咨詢；環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的研究；質(zhì)量評估；化學(xué)服務(wù)；材料測試；信息技術(shù)咨詢服務(wù)”服務(wù)上申請第15887098號“牛津可持續(xù)發(fā)展企業(yè)有限公司”商標(biāo)。商標(biāo)局于2015年10月14日下發(fā)《商標(biāo)駁回通知書》，并在2016年3月21日作出商評字[2016]第24821號《關(guān)于第15887098號“牛津可持續(xù)發(fā)展企業(yè)有限公司”商標(biāo)駁回復(fù)審決定》，認(rèn)為該標(biāo)志僅有企業(yè)全稱作為商標(biāo)使用在指定服務(wù)項(xiàng)目上，不易使相關(guān)公眾將其作為商標(biāo)識別，缺乏應(yīng)有的顯著特征，不得作為商標(biāo)注冊。
申請人不服商評委決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院針對駁回復(fù)審決定提請行政訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2016年10月28日作出（2016）京73行初4216號一審判決，認(rèn)定：訴爭整體缺乏作為商標(biāo)的顯著特征，相關(guān)公眾不易將其作為商標(biāo)識別，不具備區(qū)分服務(wù)來源的作用，屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的不得注冊的標(biāo)志。
一、經(jīng)營者將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊的原因探究
眾所周知，字號與商標(biāo)具有十分緊密的聯(lián)系。許多經(jīng)營者將企業(yè)字號直接作為商標(biāo)注冊使用或作為商標(biāo)的重要組成部分使用，這種將自身字號和商標(biāo)統(tǒng)一起來的方式，有效強(qiáng)化了企業(yè)和商標(biāo)之間的聯(lián)系，在提升商標(biāo)知名度的同時，亦提升了企業(yè)的知名度。同時，這種做法也使對字號的保護(hù)范圍不再局限于企業(yè)名稱核準(zhǔn)登記的行政區(qū)劃范圍，而是可以遍及商品或服務(wù)銷售所至的全國范圍內(nèi)。
部分經(jīng)營者的字號可能由于顯著性較弱或存在權(quán)利障礙等情況，無法順利注冊為商標(biāo)。于是，經(jīng)營者便將企業(yè)全稱作為商標(biāo)進(jìn)行注冊意圖提升商標(biāo)在整體上的顯著性并以此對抗在先權(quán)利障礙。然而，企業(yè)全稱是否可以用作商標(biāo)注冊或者作為商標(biāo)注冊將會面臨什么樣的風(fēng)險問題。如果想厘清這一問題，我們首要從商標(biāo)的顯著性說起。
二、商標(biāo)應(yīng)使消費(fèi)者將商品或服務(wù)與特定來源建立起穩(wěn)定的聯(lián)系，而不是僅體現(xiàn)具體的提供者
根據(jù)《商標(biāo)法》第八條規(guī)定：任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。
同時，在《商標(biāo)法》第九條中提到：申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。
可見，商標(biāo)的主要特征重在強(qiáng)調(diào)商標(biāo)本身具有的區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別功能。商標(biāo)標(biāo)識固有識別屬性的外在表現(xiàn)能力,是商標(biāo)標(biāo)識獲得商標(biāo)注冊的重要要件。筆者認(rèn)為，商標(biāo)應(yīng)使消費(fèi)者將商品或服務(wù)與特定來源建立起穩(wěn)定的聯(lián)系，而不是僅體現(xiàn)具體的提供者。在符合企業(yè)名稱登記管理規(guī)定的條件下可以登記為企業(yè)名稱的文字組合，不必然能夠注冊為商標(biāo)，這取決于其是否具有商標(biāo)特性和顯著特征。也就是說，我們不能僅以企業(yè)名稱的識別性代替商標(biāo)的顯著性，這兩者具有質(zhì)的不同與量的差異。
三、僅將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊所面臨風(fēng)險的分析
關(guān)于企業(yè)全稱是否可以注冊為商標(biāo)，在審查、評審及司法實(shí)踐中一直存在著爭議。原《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》在認(rèn)定“同我國的國家名稱相同或者近似”情形的例外情況中有“商標(biāo)含有與我國國家名稱相同或近似的文字，但其整體是報紙、期刊、雜志名稱或者依法登記的企事業(yè)單位名稱的”相關(guān)描述，但在最新修改的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中“依法登記的企事業(yè)單位名稱”被刪除，同時示例“
”也被刪除。雖然這是針對含中國國名的商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)的變化，但也可看做是對包含企業(yè)名稱商標(biāo)審查趨勢改變的一個細(xì)微體現(xiàn)。筆者認(rèn)為，僅將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊主要面臨以下兩種風(fēng)險。首先，消費(fèi)者一般以商標(biāo)識別商品或服務(wù)來源，而企業(yè)全稱僅體現(xiàn)商標(biāo)主體不具備區(qū)分商品或服務(wù)來源的顯著性，因此，商標(biāo)局在審查時便會通常以缺乏顯著性為由予以駁回。但是，在判斷該文字商標(biāo)是否具有顯著性時，也要考慮其中是否包含可供消費(fèi)者識別的具有顯著性的字號，若消費(fèi)者可將其包含的字號作為商標(biāo)進(jìn)行識別并達(dá)到區(qū)分商品或服務(wù)來源的目的，那么該文字商標(biāo)便可以獲準(zhǔn)注冊。
另外，僅將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊還面臨著一個較為嚴(yán)重的風(fēng)險，即若存在商標(biāo)許可、轉(zhuǎn)讓、注冊人名義變更等情形，該商標(biāo)極易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源的混淆。根據(jù)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》，企業(yè)不能出借企業(yè)名稱，企業(yè)名稱需隨企業(yè)或企業(yè)的一部分轉(zhuǎn)讓。因此，企業(yè)名稱與企業(yè)具有不可分離性。而《商標(biāo)法》規(guī)定，商標(biāo)權(quán)利人可以將商標(biāo)許可給他人使用，并且可以將商標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。因此，若將企業(yè)全稱注冊為商標(biāo)，便會出現(xiàn)注冊商標(biāo)中的企業(yè)名稱與商標(biāo)所有人不一致的問題，從而導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源的混淆。
四、由企業(yè)全稱和具有顯著特征要素構(gòu)成的商標(biāo)的審查
上文就僅將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊的風(fēng)險進(jìn)行了分析，那么由企業(yè)全稱和具有顯著特征要素構(gòu)成的商標(biāo)在審查時是否面臨相同的風(fēng)險。筆者認(rèn)為，若商標(biāo)既包含企業(yè)全稱，又包含其他具有顯著特征的構(gòu)成要素，是可以作為商標(biāo)進(jìn)行注冊的，但是要注意規(guī)避上文提到的商標(biāo)主體變更的潛在風(fēng)險。在最新《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于第十條第一款第（七）項(xiàng)的適用標(biāo)準(zhǔn)“商標(biāo)所含企業(yè)名稱的行政區(qū)劃或者地域名稱、字號、行業(yè)或者經(jīng)營特點(diǎn)、組織形式與申請人名義不符的，判定為與申請人名義存實(shí)質(zhì)性差異”中也保留了包含企業(yè)全稱的“
”示例商標(biāo)，而該商標(biāo)正是由企業(yè)全稱與其他顯著識別部分組合而成。對于含有企業(yè)全稱的商標(biāo)的審查標(biāo)準(zhǔn)并沒有形成一個定論，企業(yè)全稱商標(biāo)的可注冊性問題也有待進(jìn)一步研究和探討。但是，單從風(fēng)險上考慮，近來實(shí)踐中對于僅將企業(yè)全稱作為商標(biāo)注冊的審查趨嚴(yán)，因缺乏顯著性而被駁回的情況極為常見，因此該類商標(biāo)注冊風(fēng)險較大，企業(yè)在申請此類商標(biāo)時需謹(jǐn)慎對待。筆者建議，如果在實(shí)際中確有使用企業(yè)全稱作為商標(biāo)標(biāo)識的需求，建議增添其他顯著部分申請或?qū)⑸烫栕鳛樯虡?biāo)注冊以實(shí)現(xiàn)保護(hù)意圖，但是要對商標(biāo)可注冊性進(jìn)行充分的分析評估。如果遇到商標(biāo)被駁回的情況，也不要輕易放棄，若權(quán)利人對企業(yè)名稱進(jìn)行了商標(biāo)性的使用，將商品或者服務(wù)大量投入市場并具有一定的知名度與影響力，那么企業(yè)名稱在相關(guān)公眾中已經(jīng)能夠起到直接區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用，亦可通過駁回復(fù)審程序爭取權(quán)利。
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