文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

　　引言：專(zhuān)利權，作為知識產(chǎn)權，其并非是使權利人享有一項權利，而是用于規制他人，使其不能為某種行為的一種權利，即具有排他屬性。在探究專(zhuān)利權的效力時(shí)，也應從專(zhuān)利權的排他權屬性出發(fā)。針對同一保護范圍的發(fā)明創(chuàng )造，在一個(gè)專(zhuān)利權中得不到保護，在另一個(gè)專(zhuān)利權中能夠給予保護；專(zhuān)利權終止并不必然導致該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域。關(guān)于這一專(zhuān)利權的效力問(wèn)題，困擾了我很久很久，當從專(zhuān)利權的排他屬性思考時(shí)，便豁然開(kāi)朗。

　　先講一個(gè)生動(dòng)的案例：

　　同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng )造于同日既申請了發(fā)明，又申請了實(shí)用新型。

　　半年左右，實(shí)用新型經(jīng)形式審查，保持原權利要求范圍（A）獲得授權后，第三人針對該實(shí)用新型提出無(wú)效請求，所用對比文件為D1/D2。專(zhuān)利權人出于降低無(wú)效風(fēng)險的目的，對實(shí)用新型的權利要求1作出了修改，即增加了新的技術(shù)特征，后實(shí)用新型專(zhuān)利在無(wú)效程序中被維持住，范圍為（A’，顯然A）A’）。值得注意的是：在針對實(shí)用新型的無(wú)效決定評述中，D1/D2對實(shí)用新型權利的新穎性、創(chuàng )造性并不構成威脅，換言之，在實(shí)用新型的無(wú)效中，即便專(zhuān)利權人對原權利要求不做修改，該實(shí)用新型專(zhuān)利也能夠被維持住。

　　與此同時(shí)，針對同日發(fā)明申請的審查還在過(guò)程中，審查員同樣以D1/D2的結合認為發(fā)明申請的權利要求1缺乏新穎性，審查意見(jiàn)認為不具備授權條件的理由與前述實(shí)用新型的無(wú)效理由同。申請人對發(fā)明申請的權利要求沒(méi)有做出修改，保護范圍仍為基于實(shí)用新型無(wú)效爭辯及認定的理由進(jìn)行了答復。目前，該發(fā)明申請的審查還在繼續。

　　那么問(wèn)題來(lái)了：

　　1、實(shí)用新型的原權利要求1的效力如何？

　　2、發(fā)明申請的權利要求1（同實(shí)用新型原權利要求1）應不應當授權？

　　3、原權利要求1獲得授權后的效力如何？

　　問(wèn)題1：實(shí)用新型原授權權利要求1的效力如何？

　　對此，筆者認為，不論從無(wú)效程序的當事人處置原則還是侵權判定中的禁止反悔原則來(lái)看，實(shí)用新型原授權權利要求1均被已被無(wú)效，不能再將其納入實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍。

　　首先，根據當事人處置原則，可以認為專(zhuān)利權人已放棄要求針對實(shí)用新型原授權權利要求的保護范圍?！秾?zhuān)利審查指南》第四部分第三章2.2當事人處置原則部分載明：在無(wú)效宣告程序中，專(zhuān)利權人針對請求人提出的無(wú)效宣告請求主動(dòng)縮小專(zhuān)利權保護范圍且相應的修改文本已被專(zhuān)利復審委員會(huì )接受的，視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求，從而免去求求人對宣告該權利要求無(wú)效這一主張。

　　在本案中，針對無(wú)效請求人的無(wú)效請求，實(shí)用新型專(zhuān)利權人主動(dòng)修改了權利要求的保護范圍，增加了從屬權利要求中的技術(shù)特征，相較于原授權的權利要求的保護范圍，修改后的權利要求的保護范圍縮小了。根據上述規定，原授權權利要求1被宣告無(wú)效。

　　其次，根據禁止反悔原則，專(zhuān)利權人在實(shí)用新型無(wú)效程序中的限縮性修改使得其不能將原權利要求1重新納入實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍。

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條規定：專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中又將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持。本案中，專(zhuān)利權人在無(wú)效程序中，針對原權利要求所作出的限縮性修改即應適用上述禁止反悔原則，該放棄的部分不再屬于實(shí)用新型專(zhuān)利權保護范圍的內容，專(zhuān)利權人不能“兩頭得利”。

　　還有觀(guān)點(diǎn)認為，在實(shí)用新型專(zhuān)利權的無(wú)效宣告決定書(shū)中，專(zhuān)利權得以維持的根本原因并非因為專(zhuān)利權人新增的技術(shù)特征，即權利人的限縮性修改并未對實(shí)用新型專(zhuān)利權的維持起到實(shí)質(zhì)性的作用，從而認為并不能依此認為專(zhuān)利權人放棄了原權利要求1的保護范圍。

　　針對這一觀(guān)點(diǎn)的質(zhì)疑，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返谑龡l規定：權利人證明專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權確權程序中對權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄。對于如何準確理解上述條款中規定的“限縮性修改或者陳述被明確否定”，已決案例（江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書(shū)）認為：“明確否定”應當是指授權確權機構以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能推定其具有否定性的意思表示。該案中，蔣小平在無(wú)效程序中就a、b區別特征所作的限縮性意見(jiàn)陳述，涉及到與專(zhuān)利創(chuàng )造性的實(shí)質(zhì)性判斷先關(guān)的內容，而專(zhuān)利復審委員會(huì )并沒(méi)有對a、b區別特征是否使得涉案專(zhuān)利具有創(chuàng )造性作出明確評價(jià)，相當于“未予評述”，因而其無(wú)論是意思表示的形式還是法律效果均不符合司法解釋關(guān)于“明確否定”的要求。

　　具體到本案中，雖然無(wú)效決定宣告修改后的專(zhuān)利權予以維持的主要原因并非是基于修改，專(zhuān)利復審委員會(huì )針對該新增的技術(shù)特征甚至沒(méi)有評述，因而不能推定其具有否定的意思表示，因此并不構成對于禁止反悔原則適用的障礙。

　　基于上述分析，從禁止反悔原則的適用來(lái)看，由于專(zhuān)利權人在無(wú)效程序中的放棄，其不能重新將原權利要求1的保護范圍納入進(jìn)來(lái)。

　　問(wèn)題2：發(fā)明申請的權利要求1是否應當被授權？

　　考慮是否應當授權，主要是需要討論是否與實(shí)用新型專(zhuān)利權構成重復侵權的問(wèn)題，而兩個(gè)專(zhuān)利是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造是適用重復授權的前提。

　　根據專(zhuān)利法第9條的規定：同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。該條的立法本意是防止專(zhuān)利權之間的并無(wú)必要的重疊，即指同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能有兩項以上的處于有效狀態(tài)的專(zhuān)利權同時(shí)存在。在現行的制度安排下，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的，只要兩項專(zhuān)利權不同時(shí)存在，就不違反禁止重復授權原則。此處，同樣的發(fā)明創(chuàng )造，應當是指保護范圍相同的專(zhuān)利申請或者專(zhuān)利，其判斷方法為：就各自請求保護的內容進(jìn)行比較。如被比對的兩項權利要求所要求保護的范圍相同，則認為是同樣的發(fā)明創(chuàng )造；如一個(gè)專(zhuān)利申請或專(zhuān)利要求保護的范圍完全落入并小于另一專(zhuān)利申請要求保護的范圍，即權利要求保護范圍部分重疊的，不應認為其構成同樣的發(fā)明創(chuàng )造而依據禁止重復授權原則拒絕授予專(zhuān)利權，而是應當根據對新穎性、創(chuàng )造性等其他專(zhuān)利授權條件的審查來(lái)決定是否授予專(zhuān)利權。

　　在本案中，如上所述，專(zhuān)利權人已對實(shí)用新型原權利要求1的保護范圍進(jìn)行了限縮性修改，實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍與發(fā)明專(zhuān)利申請要求的保護范圍不相同，審查員應當對于發(fā)明專(zhuān)利申請是否符合授權條件予以審查。本案中，在審查發(fā)明專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性過(guò)程中，審查員所用的對比文件與實(shí)用新型無(wú)效程序中予以評價(jià)的對比文件基本相同，因此，對于發(fā)明專(zhuān)利權利要求1的授權值得期待。

　　問(wèn)題3：原權利要求1獲得授權后的效力如何？

　　對此，筆者認為，從專(zhuān)利權的排他屬性來(lái)看，專(zhuān)利權人雖不能再依據實(shí)用新型原授權權利要求1主張權利，但是可以依據發(fā)明專(zhuān)利權利要求1主張權利。

　　首先，需要澄清的一點(diǎn)是：雖然通常情況下，專(zhuān)利權的終止可能導致該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，但有些例外情況下并非如此。

　　例如，就從屬專(zhuān)利與基礎專(zhuān)利的關(guān)系來(lái)看，假設基礎專(zhuān)利申請日為2001年1月，從屬專(zhuān)利申請日為2002年1月，后從屬專(zhuān)利因例如沒(méi)有按規定繳納年費或者專(zhuān)利權人書(shū)面放棄的方式導致其在期限屆滿(mǎn)前（例如2005）終止，那么該從屬專(zhuān)利權的終止并不導致該從屬專(zhuān)利技術(shù)就進(jìn)入了公有領(lǐng)域的范疇，公眾仍然不能自由地實(shí)施該從屬專(zhuān)利技術(shù)，因為基礎專(zhuān)利還在受保護期限內。正如最高院在（2007）行提字第4號判決書(shū)中所論述的：任何理性的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者不僅應當認識到某一項專(zhuān)利權的終止并不當然意味著(zhù)其可以自由使用所涉及的專(zhuān)利技術(shù)，而且應當能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開(kāi)的專(zhuān)利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結論并據此魯莽行事。

　　就本案而言，雖然專(zhuān)利權人在實(shí)用新型的無(wú)效程序中放棄了原權利要求1的保護范圍，但是此時(shí)該保護范圍仍在發(fā)明申請的臨時(shí)保護期內，發(fā)明授權后，發(fā)明專(zhuān)利就包括了該權利要求1的保護范圍，因此，實(shí)用新型專(zhuān)利權保護范圍的部分放棄并不意味著(zhù)其進(jìn)入了公有領(lǐng)域，發(fā)明專(zhuān)利的專(zhuān)利權人仍然可以依據發(fā)明專(zhuān)利權去主張權利。

　　其次，在依據發(fā)明專(zhuān)利權主張權利的情況下，在實(shí)用新型專(zhuān)利權中的放棄是否會(huì )對其產(chǎn)生其他影響呢？筆者認為值得討論。

　　根據《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诹鶙l：人民法院可以運用與涉案專(zhuān)利存在分案申請關(guān)系的其他專(zhuān)利及其專(zhuān)利審查檔案、生效的專(zhuān)利授權確權裁判文書(shū)解釋涉案專(zhuān)利的權利要求。專(zhuān)利審查檔案，包括專(zhuān)利審查、復審、無(wú)效程序中專(zhuān)利申請人或者專(zhuān)利權人提交的書(shū)面材料，國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)及其專(zhuān)利復審委員會(huì )制作的審查意見(jiàn)通知書(shū)、會(huì )晤記錄、口審記錄、生效的專(zhuān)利復審請求審查決定書(shū)和專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)等?；诖?，有觀(guān)點(diǎn)可能認為，對于發(fā)明專(zhuān)利的解釋?zhuān)瑢?zhuān)利權人在實(shí)用新型專(zhuān)利權的無(wú)效程序中作出的意見(jiàn)陳述或者限縮性修改應適用禁止反悔原則，即其不得再發(fā)明專(zhuān)利中繼續主張已經(jīng)在實(shí)用新型中已經(jīng)放棄的保護范圍。

　　對此，筆者認為，上述邏輯不攻自破。我國專(zhuān)利法允許同一申請人就同樣的實(shí)用新型既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，主要是考慮為發(fā)明創(chuàng )造提供及時(shí)的保護，并規定：針對同樣的發(fā)明創(chuàng )造，申請人可以選擇其中一種方式保護其發(fā)明創(chuàng )造；針對不同保護范圍的發(fā)明創(chuàng )造，申請人可以同時(shí)享有發(fā)明及實(shí)用新型專(zhuān)利權。那么，在發(fā)明專(zhuān)利權尚未授權時(shí)，權利人當然有權選擇決定發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利分別保護的范圍。即，在實(shí)用新型專(zhuān)利權中放棄部分保護范圍正是為了其能夠在發(fā)明專(zhuān)利中得到保護，因此該放棄的效果應不及于發(fā)明專(zhuān)利，不會(huì )對發(fā)明專(zhuān)利產(chǎn)生不利影響。