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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 高少蔚 王靜宇 丁媚
1.1 美國國家階段申請之專(zhuān)利概況
1.1.1 專(zhuān)利主管單位
美國專(zhuān)利相關(guān)事務(wù)主管單位是美國專(zhuān)利商標局 (簡(jiǎn)稱(chēng)USPTO)，官方網(wǎng)站為：www.uspto.gov。
1.1.2 專(zhuān)利保護類(lèi)型
美國專(zhuān)利保護類(lèi)型及保護期限如表1-2-1所示。
表1-2-1 美國專(zhuān)利保護類(lèi)型
美國不存在實(shí)用新型專(zhuān)利，且只有發(fā)明專(zhuān)利（Utility patent）能夠通過(guò)PCT進(jìn)入到美國國家階段的方式來(lái)獲得權利。若想要在美國注冊外觀(guān)專(zhuān)利，就只能通過(guò)巴黎公約途徑或海牙協(xié)定方式才能進(jìn)行。
1.1.3 PCT進(jìn)入美國國家階段的時(shí)限
PCT進(jìn)入美國國家階段的相關(guān)時(shí)限如表1-2-2所示。
表1-2-2 PCT進(jìn)入美國國家階段的時(shí)限
通俗來(lái)講，依據PCT條約第I章就是指在未請求國際初步審查情況下進(jìn)入國家階段的期限，而依據PCT條約第II章指的是在請求國際初步審查的情況下進(jìn)入國家階段的期限。
1.1.4 PCT進(jìn)入美國國家階段使用的語(yǔ)言
通過(guò)PCT方式在美國進(jìn)行專(zhuān)利申請，與官方相關(guān)事項處理均使用英文進(jìn)行。
1.1.5 PCT進(jìn)入美國國家階段的文件要求：
?。?）PCT原始申請文件：國際申請文件（包括受理文本、檢索報告及其書(shū)面意見(jiàn)）的副本
?。?）在PCT國際階段對申請文件的的修改：如對權利要求作了修改（PCT第I章19條）的，需同時(shí)提交原權利要求文本及修改后的文本；如對權利要求及說(shuō)明書(shū)作了修改的（PCT第II章34條），需同時(shí)提交原權利要求及說(shuō)明書(shū)文本及修改后的文本，并提交由國際初審單位作出的初審報告的副本
?。?）申請文件及修改的譯文
?。?）發(fā)明人聲明（宣誓書(shū)）
?。?）委托書(shū)
?。?）優(yōu)先權聲明文件
?。?）信息披露聲明（IDS）
?。?）申請文件清單
根據PCT條約第20條，PCT國際局應在國際申請的國際公布日以后向各指定局/選定局傳送PCT原始申請文件及在PCT國際階段對申請文件的修改。
1.2 美國國家階段申請之申請階段
1.2.1 申請路徑
PCT國際申請進(jìn)入美國國家階段可以采用兩種不同進(jìn)入途徑，兩種途徑分別為：（1）根據美國專(zhuān)利法第371條，通過(guò)PCT傳統途徑進(jìn)入美國國家階段；（2）根據美國專(zhuān)利法第111(a)條，通過(guò)bypass途徑進(jìn)入美國國家階段。其中，第（2）種路徑是美國特有的專(zhuān)利申請方式。
兩種申請路徑對比如表1-2-3所示。
表1-2-3 PCT傳統途徑和bypass途徑對比表
1.2.2 申請遞交方式
PCT國際申請進(jìn)入美國國家階段，官方文件的遞交與中國專(zhuān)利申請類(lèi)似，也有兩種遞交方式。一種是電子遞交，另一種是紙件遞交。兩種遞交方式的使用范圍如下：
?。?）電子提交方式：一般來(lái)說(shuō)，當地事務(wù)所會(huì )采取電子方式提交申請。
?。?）紙件提交方式：僅在特殊情況下，當地事務(wù)所才會(huì )采取紙件形式提交申請。
1.2.3 申請信息核對
PCT國際申請進(jìn)入美國國家階段時(shí)需要對以下信息進(jìn)行核對：
?。?）發(fā)明人信息：
應核對委托方提供的發(fā)明人信息是否與同PCT國際公布一致以及是否與優(yōu)先權申請所列的發(fā)明人一致。若出現不一致的情況，應與委托方進(jìn)行核實(shí)。
若國際公布信息正確，則以公布為準；若國際公布信息有誤，先請求更正國際階段信息，獲得國際局下發(fā)的官方通知后提供給國外當地事務(wù)所。
?。?）申請人信息：
應核對委托方提供的申請人信息是否與同PCT國際公布一致以及是否與優(yōu)先權申請所列的申請人一致。若出現不一致的情況，應與委托方進(jìn)行核實(shí)。
若國際公布信息正確，則以公布為準；若國際公布信息有誤，先請求更正國際階段信息，獲得國際局下發(fā)的官方通知后提供給國外當地事務(wù)所。
?。?）優(yōu)先權信息：
應核對優(yōu)先權信息，包括國家、申請號和申請日。
1.2.4 核對專(zhuān)利申請文件：
應核對申請文件信息，包括國際申請號、申請日、發(fā)明名稱(chēng)、摘要、說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)及附圖。
1.2.5 確認官方費用：
?。?）申請費用
PCT國際申請進(jìn)入美國國家階段費用如表1-2-4所示。
表1-2-4 PCT國際申請進(jìn)入美國國家階段費用
?。?）超頁(yè)超項費用：
美國專(zhuān)利申請超頁(yè)超項費用如表1-2-5所示。
表1-2-5 美國專(zhuān)利申請超頁(yè)超項收費明細表
根據美國專(zhuān)利細則37 CFR 1.16，在提交一件美國申請時(shí)，申請人應繳納超項費。根據美國專(zhuān)利細則37 CFR 1.16（h）, 當本申請獨立權項數超過(guò)3項時(shí)，應繳納獨立權項超項費，每超出一項，繳納一份費用；根據美國專(zhuān)利細則37 CFR 1.16（i），當本申請總權項數（無(wú)論是獨立權項還是從屬權項）超過(guò)20項時(shí)，應繳納超項費，每超出一項，繳納一份費用。除此之外，當本申請中包含一項多項引用權項時(shí)，申請人還應繳納多項引用權項費。
1.2.6 委托當地事務(wù)所
PCT進(jìn)入美國國家階段應向外國當地事務(wù)所下達正式委托指示，通常應包括以下內容：
?。?）申請人、發(fā)明人的中英文名稱(chēng)、中英文地址信息；
?。?）PCT進(jìn)入美國國家階段的路徑；
?。?）申請人的實(shí)體性質(zhì)（大實(shí)體、小實(shí)體、微實(shí)體）；
?。?）申請文件譯文，包括發(fā)明名稱(chēng)、摘要、說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)和附圖；
?。?）優(yōu)先權信息；
?。?）IDS文件及清單；
?。?）PCT進(jìn)入美國國家階段的絕限（自最早優(yōu)先權日/國際申請日起30個(gè)月）；
?。?）委托方期望的指定提交日（如有）；
?。?）特殊要求（如有）。
在向當地事務(wù)所委托時(shí)，應明確指出PCT進(jìn)入美國國家階段的路徑。通常情況下，若不明確指出，或是申請文件中無(wú)明顯的路徑顯示， 當地事務(wù)所將默認委托的申請路徑為通過(guò)PCT進(jìn)入美國國家階段的申請。在此，應向當地事務(wù)所發(fā)出無(wú)歧義的委托指示。
針對正式委托的流程操作如下：
?。?）下達正式委托后，應建立時(shí)限監控，包括針對當地事務(wù)所確收的日期和委托的提交日期（或絕限日期）；
?。?）當地事務(wù)所回函確認收到指示后，結束針對當地事務(wù)所的確收時(shí)限監控；
?。?）若未收到確收，持續發(fā)送提醒信函，直至當地事務(wù)所回函確收，結束時(shí)限監控提醒。
1.2.7 轉達受理通知書(shū)
電子形式提交的專(zhuān)利申請，當天可以收到電子回執。
應核查電子回執中的基本信息，并通過(guò)核查電子回執中的信息來(lái)判斷申請類(lèi)型是否正確。以下是對電子回執的摘錄說(shuō)明，供參考。從該摘錄說(shuō)明中可看出，當Application Type顯示為 U.S.National stage under 35 U.S.C. 371時(shí)，則說(shuō)明該美國申請是PCT進(jìn)入美國國家階段的申請；當Application Type顯示為 Utility under 35 U.S.C. 111(a)時(shí)，則說(shuō)明該美國申請是PCT進(jìn)入美國國家的申請（就整體而言，也可能是巴黎公約申請，但本節主要針對PCT進(jìn)入美國介紹）。
*美國電子申請提交回執摘錄示例
針對提交申請后的流程操作如下：
?。?）收到當地事務(wù)所提交報告后，結束提交期限的時(shí)限監控；
?。?）若未在指定期限收到local的提交反饋，持續發(fā)送提醒信函，直至收到當地事務(wù)所的提交報告，結束時(shí)限監控提醒；
?。?）記錄提交日、申請號等申請信息；
?。?）核查提交USPTO的信息，包括著(zhù)錄信息、費用金額等；
?。?）建立IDS監控期限；
?。?）轉達已確認的提交文件至委托方；
?。?）建立期限，監控受通及初審合格通知，提交階段任務(wù)結束。
*注意事項
?。?）進(jìn)入國家階段救濟途徑
PCT進(jìn)入美國國家階段的期限適用救濟途徑。通常情況下，適用非故意理由導致錯過(guò)PCT進(jìn)入美國國家階段期限（自最早優(yōu)先權日或國際申請日起30個(gè)月）時(shí)，可在新申請提交時(shí)請求恢復，提交恢復聲明，并繳納相應的恢復費，以恢復進(jìn)入美國國家階段的機會(huì )。
?。?）優(yōu)先權恢復
作為指定局，USPTO受理優(yōu)先權恢復請求的國際申請，適用非故意理由。
?。?）不喪失新穎性的寬限期
在專(zhuān)利申請的有效申請日前1年之內，發(fā)明人自己或其繼受者對專(zhuān)利主題的主動(dòng)披露不影響專(zhuān)利申請的新穎性。
?。?）發(fā)明人聲明或宣誓書(shū)
若發(fā)明人拒絕簽字或無(wú)法聯(lián)系，申請人可以簽署替代聲明
?。?）信息披露聲明（簡(jiǎn)稱(chēng)IDS）
與專(zhuān)利申請的提交和申請過(guò)程相關(guān)的人都有義務(wù)提交IDS，所謂有義務(wù)的人通常包括：
a）本申請中列出的每一位發(fā)明人；
b）參與本申請的準備和申請過(guò)程的每一位律師或者代理；
c）實(shí)質(zhì)上參與本申請的準備和申請過(guò)程的任何其他人，以及與發(fā)明人、受讓人或者任何有權受讓本申請的任何人相關(guān)的任何其他人。
提交IDS需要注意以下事項：
a）IDS提交文件：主要為披露申請人或其他相關(guān)人員可獲知的對其專(zhuān)利可能有實(shí)質(zhì)性影響的資料。該資料通常包括但不限于：現有技術(shù)、同族專(zhuān)利檢索報告、相關(guān)審查意見(jiàn)通知書(shū)及其中引用的參考文獻等。
b）IDS提交期限：在整個(gè)專(zhuān)利申請過(guò)程中，義務(wù)人都應在知道或應當知道IDS文件時(shí)及時(shí)向USPTO提交。
c）在提交階段時(shí)，義務(wù)人應在提交申請文件的同時(shí)或之后（一般不超過(guò)三個(gè)月）或第一次OA下發(fā)之前，向USPTO提交IDS。此階段提交IDS沒(méi)有官費。
?。?）優(yōu)先權文件
中國局和美國局開(kāi)通了優(yōu)先權文件自動(dòng)電子交換服務(wù)，對于首次申請在中國局提交，后續去美國局進(jìn)行國家申請的情況下，可以自動(dòng)進(jìn)行優(yōu)先權文件的電子交換，且不收取額外費用。對于PCT進(jìn)入美國國家階段的申請來(lái)說(shuō)，優(yōu)先權文件通常已在國際階段遞交。
?。?）費用減免信息
美國專(zhuān)利法把申請人劃分為大實(shí)體、小實(shí)體和微實(shí)體。根據不同類(lèi)型的申請人適用不同的官費標準，對于申請階段的官費而言，小實(shí)體可優(yōu)惠50%，微實(shí)體可優(yōu)惠75%。
1.3 美國國家階段申請之審查階段
美國實(shí)審程序是自動(dòng)啟動(dòng)，無(wú)需提出實(shí)審請求。但是根據委托方要求，可提出加速實(shí)審請求。
USPTO為不同的申請人提供了各種加速途徑，包括PPH，優(yōu)先審查程序，普通加速審查程序，特殊加速審查程序以及試點(diǎn)項目。
1.3.1 美國PPH
專(zhuān)利審查高速公路(簡(jiǎn)稱(chēng)PPH)是在美國專(zhuān)利申請中常用的加快審查途徑。USPTO是在后申請的審查局，且作為在先申請的審查局經(jīng)過(guò)審查程序認為受理的對應申請包含至少一項可被授權或具有可專(zhuān)利性的權利要求，那么申請人可以向USPTO 請求參與PPH 項目。
1.3.1.1 常規操作流程
PPH程序中，常規操作流程如下：
?。?）在USPTO未啟動(dòng)實(shí)審時(shí)，根據委托方指示，委托當地事務(wù)所提出PPH請求；
?。?）建立監控。通常來(lái)說(shuō)，一旦PPH提交以后，USPTO會(huì )自提交日起4個(gè)月內決定是否接受該請求，并下發(fā)官方通知。通知類(lèi)型包括：
a）PPH準予決定通知（摘錄示例如下圖）：該通知無(wú)需答復。
b）PPH駁回通知（摘錄示例如下圖）：該通知為補正類(lèi)通知，答復期限為自發(fā)文日起1個(gè)月或30天（以后到期的為準）內，應根據通知中所指出的缺陷進(jìn)行補正，以滿(mǎn)足PPH的全部要求。
c）PPH拒絕通知（摘錄示例如下圖）： 該通知是告知類(lèi)通知。告知申請人PPH請求被拒絕。 該通知通常是因PPH請求未滿(mǎn)足時(shí)機要求（即審查員已開(kāi)始審查）而產(chǎn)生。
1.3.1.2 PPH決定處理
一旦收到PPH決定的通知，應及時(shí)轉達給委托方。對于需要答復的PPH決定通知，應建立時(shí)限監控提醒。同時(shí)，結束對PPH決定的監控。PPH決定監控包括以下類(lèi)型：
對于需要答復的PPH決定通知，指示外所提交答復后，完成確收監控后，結束時(shí)限監控提醒；
收到PPH準予決定通知后，應建立OA時(shí)限監控。通常情況下，審查員會(huì )在2-3個(gè)月內對準予PPH的專(zhuān)利申請進(jìn)行審查，并下發(fā)第1次OA或授權通知；并在收到OA后，結束OA時(shí)限監控。
1.3.2 轉達OA官文
美國的OA官文類(lèi)型分為RR/Non-final OA/Final OA/AA。
1.3.2.1 Restriction Requirement 限制要求通知書(shū)（簡(jiǎn)稱(chēng)RR）
當審查員在執行檢索時(shí)發(fā)現本申請存在兩項或兩項以上發(fā)明點(diǎn)，會(huì )發(fā)出RR，要求申請人通過(guò)答復RR來(lái)確定審查基礎。RR的官方答復期限為RR發(fā)文日起的兩個(gè)月內。
RR官文摘錄示例
限制要求通知書(shū)處理操作流程如下：
?。?）收到當地事務(wù)所轉來(lái)的RR時(shí)，記錄發(fā)文日、官方期限、當地事務(wù)所限等信息；建立兩條時(shí)限監控，分別針對官方期限和當地事務(wù)所期限；
?。?）制作RR任務(wù)書(shū)，下發(fā)任務(wù)至代理部；
?。?）監控在當地事務(wù)所期限內向當地事務(wù)所發(fā)出答復指示并監控確收。確認當地事務(wù)所確收后，結束針對當地事務(wù)所期限的監控；
?。?）監控當地事務(wù)所在官方答復期限內答復官方，收到當地事務(wù)所答復報告后，結束針對官方期限的監控；
?。?）向委托方轉達當地事務(wù)所的RR答復文件，RR任務(wù)結束。
1.3.2.2 Non-Final Rejection 非最終駁回意見(jiàn)（簡(jiǎn)稱(chēng)NR，又稱(chēng)之為Non-final OA）
在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)，提出駁回意見(jiàn)。NR的官方答復期限為NR發(fā)文日起的三個(gè)月內。
非最終駁回意見(jiàn)處理操作流程，同可參照RR的處理流程。
NR官文摘錄示例
2.3.2.3 Final Rejection 最終駁回意見(jiàn)（簡(jiǎn)稱(chēng)FR，又稱(chēng)之為Final OA）
審查員在NR之后發(fā)出的最終審查意見(jiàn)通知書(shū)，FR的官方答復期限為FR發(fā)文日起的三個(gè)月內。
最終駁回意見(jiàn)處理操作流程，可參照RR的處理流程。
FR官文摘錄示例
1.3.2.4 Advisory Action傾向性意見(jiàn)（簡(jiǎn)稱(chēng)AA）
AA通常出現在答復FR之后，答復期限為FR發(fā)文日起的3個(gè)月內。審查員考慮FR答復之后，酌情發(fā)出的一個(gè)體現審查員態(tài)度和意見(jiàn)的官文?？筛鶕?shí)際情形選擇以下方式處理：
?。?）答復該通知（提出繼續申請Continuing Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CA；或提出部分繼續申請Continuing-in-part Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CIP）；或
?。?）放棄答復該通知；或
?。?）提RCE；或
?。?）提Appeal。
AA官文摘錄示例（自FR發(fā)文日起的三個(gè)月）
?、俅_認答復期限：
轉達OA官文時(shí)，應通知申請人在規定的期限內進(jìn)行相應修改和答復。美國專(zhuān)利申請中OA官文答復期限一般為3個(gè)月，該期限可以延期，最遲延期應不超過(guò)OA官文發(fā)文日起的6個(gè)月。延期費應在答復OA官文的同時(shí)繳納。
美國專(zhuān)利審查指南中規定，若申請人在2個(gè)月內答復FR，審查員在FR的3個(gè)月法定答復期限之后發(fā)出AA的，延期費從AA的發(fā)文日起算，除此之外，延期費都將從FR的官方答復期限起算。
在實(shí)操過(guò)程中，期限失控、錯誤計算延期時(shí)間導致少繳納延期費的狀況偶爾也會(huì )出現，流程管理員需注意核實(shí)當地事務(wù)所告知的期限正確與否，學(xué)會(huì )在實(shí)操過(guò)程中一點(diǎn)點(diǎn)積累知識，并根據實(shí)際業(yè)務(wù)需求靈活運用。
1.3.3答復OA官文
將委托方確認的答復稿件提交至國外當地事務(wù)所，并監控提交官方的情況。
*注意事項
?。?）OA官文答復延期費
錯過(guò)了OA官文的常規答復期限，繳納延期費可進(jìn)行補救。美國官文答復延期費的標準如表1-2-6所示。
表1-2-6 美國官文答復延期費標準
?。?）超項附加費
答復OA官文時(shí)，若遞交的針對申請文件的修改內容出現了超出權項的情況，還應繳納超項附加費。
?。?）信息披露聲明(IDS)
Non-Final OA下發(fā)之后到Final OA或授權通知之前，應注意提交IDS。
此階段有2種情況，一種是不需要繳納官費，只需要交一份聲明，聲明是在首次獲悉該IDS資料日起3個(gè)內提交的IDS；一種是不符合聲明的情況，需要繳納USD 180官費（大實(shí)體標準）
?。?）繼續審查程序(RCE)
收到USPTO下發(fā)的Final-OA時(shí)，若申請人希望與該審查員進(jìn)行繼續爭辯或提交相應修改，可啟動(dòng)RCE程序。啟動(dòng)RCE程序，須繳納相應費用（具體如表1-2-7所示）。RCE程序可以啟動(dòng)多次，通常情況下，每次RCE程序中，申請人可以獲得兩次與審查員爭辯或提交修改的機會(huì )。
表1-2-7 美國RCE程序收費表
?。?）上訴程序 收到USPTO下發(fā)的Final-OA時(shí)，若申請人對審查員作出的授權或駁回決定不服，可啟動(dòng)上訴程序。
?。?）延續申請程序
在申請處于懸而未決的狀態(tài)（pending）的狀態(tài)時(shí)，申請人可以選擇啟動(dòng)繼續申請（Continuation Application）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）來(lái)提出一件新的專(zhuān)利申請。
1.3.2.5 案例分析
本小節通過(guò)簡(jiǎn)單清晰的圖示列出有AA存在的不同延期情形，供讀者在實(shí)操過(guò)程中參考。
?。?）情形1、申請人于FR發(fā)文日起的2個(gè)月內完成答復，審查員在3個(gè)月答復期內發(fā)出AA，若AA答復日晚于3M法定期限，則延期自3M法定期限起算。
?。?）情形2、申請人于FR發(fā)文日起的2個(gè)月內完成答復，審查員在3個(gè)月答復期之后發(fā)出AA， 則AA的延期費自AA發(fā)文日起算。
?。?）情形3、申請人于FR發(fā)文日起的3個(gè)月內完成答復，審查員在3個(gè)月答復期內發(fā)出AA， 則AA的延期費自3個(gè)月官方期限起算。
?。?）情形4、申請人于FR發(fā)文日起的3個(gè)月內完成答復，審查員在3個(gè)月答復期之后發(fā)出AA， 則AA的延期費自3個(gè)月官方期限起算。
1.4 美國國家階段申請之授權階段
1.4.1 核對授權通知書(shū)
收到授權通知書(shū)，應核對申請信息，主要是授權的權利要求項數。
1.4.2 核對授權費
應根據申請人的類(lèi)型，核對授權費。美國專(zhuān)利授權費，如表1-2-8所示。
表1-2-8 美國專(zhuān)利授權費
1.4.3 確認繳納授權費期限
美國專(zhuān)利申請中，授權費的繳納期限為3個(gè)月。該期限不能延展。
1.4.4 轉達授權通知書(shū)
及時(shí)向委托方轉達授權通知書(shū)，并告知官費與期限。
1.4.5 核對專(zhuān)利證書(shū)
收到專(zhuān)利證書(shū)，應核對專(zhuān)利權信息與授權文本。
1.4.6 核算PTA
若專(zhuān)利證書(shū)中有PTA天數，應進(jìn)行計算并核對。
專(zhuān)利期限調整(簡(jiǎn)稱(chēng)PTA)：根據美國專(zhuān)利法 154（b）款的規定，在專(zhuān)利申請、審查、授權等相關(guān)程序中，一旦出現由于美國專(zhuān)利商標局的拖延或非申請人的原因造成的延遲，美國專(zhuān)利商標局須將拖延的天數補償至專(zhuān)利期限中。
1.4.7 轉達專(zhuān)利證書(shū)
應及時(shí)向委托方轉達專(zhuān)利證書(shū)，包括專(zhuān)利權人、專(zhuān)利號、授權日期，專(zhuān)利期限以及再次繳納費用期限。
*注意事項
?。?）信息披露聲明(IDS)
在final OA后或支付授權費當天或之前，若出現需要遞交IDS的情況出現，應及時(shí)提交。此階段需繳納USD 180官費（大實(shí)體標準）和一份聲明，USPTO才會(huì )考慮IDS。
?。?）修改證書(shū)信息與授權文本
在最終決定是否授權的通知發(fā)出之前，申請人可對權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖進(jìn)行主動(dòng)修改或應審查意見(jiàn)通知書(shū)內容進(jìn)行修改；在最終決定發(fā)出后，申請人僅能對權利要求作刪除，或依審查員意見(jiàn)對申請文件進(jìn)行修改，或者將已駁回的權利要求用更好的方式呈現用以在上訴中加以重新考慮。
1.5 美國國家階段申請流程圖
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