文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 崔蘭

　　在中國和韓國，專(zhuān)利申請原則上需要經(jīng)過(guò)18個(gè)月才被公開(kāi)。因此，在上述期間，發(fā)明的內容處于保密狀態(tài)。通常，在進(jìn)行專(zhuān)利申請之前對現有技術(shù)進(jìn)行檢索，但是，在上述期間的發(fā)明除了代理人和申請人以外誰(shuí)都不知道其中的內容，而且不能對其進(jìn)行檢索。因此，也有可能相同的發(fā)明被重復申請。但是，不能因發(fā)明處于保密狀態(tài)而對后來(lái)提出申請的發(fā)明再次授權，因而用抵觸申請來(lái)駁回后來(lái)提出的申請。

　　抵觸申請是利用在該申請日之前進(jìn)行申請而在該申請日之后被公開(kāi)或公告的發(fā)明來(lái)駁回該申請的制度。雖然，抵觸申請由于是法律用語(yǔ)而似乎覺(jué)得難以理解，但是在實(shí)際應用中是容易理解的。例如，假設發(fā)明A在2012年3月1日提出了申請。那么，在沒(méi)有提出加快審查的情況下，該申請將在2013年9月1日被公開(kāi)。這時(shí)，與發(fā)明A相同的發(fā)明B在2012年3月1日至2013年9月1日之間提出申請的情況下，發(fā)明B將因發(fā)明A而被駁回。此時(shí)，申請日以實(shí)際提出申請的日期為基準，但是在要求優(yōu)先權的情況下，以?xún)?yōu)先權日為判斷基準。

　　另外，抵觸申請適用于在先申請的說(shuō)明書(shū)和附圖中記載的發(fā)明與在后申請的發(fā)明的權利要求的范圍相同的情況。在上述例子中，發(fā)明B的權利要求書(shū)中記載的發(fā)明與發(fā)明A的原說(shuō)明書(shū)和附圖中的內容相同的情況下，發(fā)明B將被駁回。只要發(fā)明A包含發(fā)明B的內容即可，不需要發(fā)明A與發(fā)明B完全相同。即，在發(fā)明A中有方案a和b，在發(fā)明B中只有方案b的情況下，發(fā)明B將被駁回。但是，在發(fā)明A中只有方案a，在發(fā)明B中有方案a和b的情況下，只有發(fā)明B中的方案a存在駁回理由，如果刪除了方案a，則方案b有可能被授權。

　　中韓兩國的專(zhuān)利法中，關(guān)于抵觸申請的規定大體相同，但是也存在細微區別。下面，對中韓兩國的專(zhuān)利法中的抵觸申請進(jìn)行比較。

　　一、中國專(zhuān)利法中的抵觸申請

　　在中國，根據專(zhuān)利法第二十二條第二款的規定，在發(fā)明或實(shí)用新型新穎性判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專(zhuān)利申請文件或者公告的專(zhuān)利文件損害該申請日提出的專(zhuān)利申請的新穎性。為描述簡(jiǎn)便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專(zhuān)利申請，稱(chēng)為抵觸申請。

　　由于一項發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權，因此，為避免對同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請重復授權，審查員在進(jìn)行新穎性審查時(shí)，應當檢索是否存在損害該發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請新穎性的抵觸申請。

　　中國的抵觸申請的四個(gè)構成要件：

　　1、申請人：任何單位或者個(gè)人，包括申請人自己；

　　2、申請日：在正在審查的專(zhuān)利申請進(jìn)行申請之前向專(zhuān)利局提出申請，即屬于先申請；

　　3、公布日：由專(zhuān)利局在后申請的申請日或之后依法公布；

　　4、發(fā)明相同性：在申請文件中記載了與后申請同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。

　　由以上規定可以看出，在中國，抵觸申請是“任何單位或者個(gè)人” 在申請日以前提出且在申請日以后公布的同樣的發(fā)明創(chuàng )造，會(huì )對專(zhuān)利申請的新穎性產(chǎn)生影響。所述的“任何單位或者個(gè)人”包括申請人自己。在上述例子中，發(fā)明A的申請人和發(fā)明B的申請人相同的情況下，也適用抵觸申請，所以B發(fā)明不會(huì )被授權。

　　另外，抵觸申請的申請日在先，公開(kāi)日在后，則損害了該發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請的新穎性，新穎性受損，但不影響創(chuàng )造性。

　　二、韓國專(zhuān)利法中的抵觸申請

　　在韓國，抵觸申請是提出的專(zhuān)利申請的發(fā)明與在該申請的申請日之前提出并在該申請的申請日之后被公開(kāi)或公告的他人的專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)或附圖中記載的發(fā)明相同的情況下，該專(zhuān)利申請不能授予專(zhuān)利權的專(zhuān)利要件。但是，該專(zhuān)利申請的發(fā)明人與另一專(zhuān)利申請的發(fā)明人相同的情況下，或者該專(zhuān)利申請申請時(shí)的申請人與另一專(zhuān)利申請的申請人相同的情況下不適用抵觸申請。

　　在韓國，專(zhuān)利申請的發(fā)明人和另一申請的發(fā)明人相同的情況下，不適用抵觸申請。在上述例子中，發(fā)明A的發(fā)明人和發(fā)明B的發(fā)明人相同的情況下，由于不適用抵觸申請，所以發(fā)明B也可能被授權。但是，應注意的是，發(fā)明人相同的情況下不適用抵觸申請，但并不能無(wú)條件地被授權。發(fā)明A和發(fā)明B的發(fā)明人相同時(shí)，如果連權利要求也相同，則由于不能重復授權，所以B發(fā)明不會(huì )被授權。另外，發(fā)明A和發(fā)明B的發(fā)明人相同即可，并不需要連申請人都相同。即，發(fā)明人甲完成了發(fā)明A和發(fā)明B，發(fā)明A自己提出申請，發(fā)明B轉讓給他人而以他人名義進(jìn)行申請的情況下，發(fā)明B不適用抵觸申請，所以在沒(méi)有其他駁回理由的情況下將會(huì )被授權。

　　韓國的抵觸申請的四個(gè)構成要件：

　　1、發(fā)明人和申請人；

　　2、申請日：在正在審查的專(zhuān)利申請進(jìn)行申請之前向專(zhuān)利局提出申請，即屬于先申請；

　　3、公布日：由專(zhuān)利局在后申請的申請日或之后依法公布；

　　4、發(fā)明相同性：在申請文件中記載了與后申請同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。

　　由上述內容可以看出，韓國專(zhuān)利法中的抵觸申請的主體是“他人”，而中國專(zhuān)利法中是“任何單位或者個(gè)人”，包括申請人自己。也就是說(shuō)，在中國，專(zhuān)利申請人自己的專(zhuān)利申請（包括權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)以及附圖中記載的技術(shù)方案）有可能構成抵觸申請，但是在韓國專(zhuān)利申請人自己的專(zhuān)利申請不會(huì )構成抵觸申請。

　　另外，在韓國，抵觸申請的構成要件中除了申請人以外，還包括發(fā)明人是否相同，而在中國，抵觸申請的構成要件中只包括申請人。

　　另外，在中國和韓國，均是在正在審查的專(zhuān)利申請進(jìn)行申請之前向專(zhuān)利局提出申請，因此，同一天提出的兩件申請并不適用抵觸申請。

　　另外，在中國和韓國，在判斷先后兩個(gè)申請是否相同時(shí)，均是先申請以說(shuō)明書(shū)和附圖中記載的發(fā)明為基準，后申請以權利要求書(shū)中記載的發(fā)明為基準，判斷后申請的權利要求書(shū)中記載的發(fā)明與先申請的說(shuō)明書(shū)和附圖中記載的發(fā)明的哪一部分相同。

　　以上，對中韓兩國專(zhuān)利法中的抵觸申請進(jìn)行了比較研究，希望能夠有助于知識產(chǎn)權行業(yè)的相關(guān)人員加深對兩國專(zhuān)利法的理解，從而在工作中避免出現一些對兩國法律的不了解而導致的問(wèn)題。