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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 杜娟
經(jīng)最高人民法院的再審審理，谷歌公司的第11709162號申請商標“NEXUS”商標與株式會(huì )社島野第1465863號在先注冊商標“NEXUS”在第9類(lèi)0901類(lèi)似群取得共存注冊，由于本案中最高院在再審程序中采信了申請人提交的商標共存協(xié)議，扭轉了案情，使得兩件相同商標在《類(lèi)似商品和服務(wù)區分表》規定的類(lèi)似商品上取得共存注冊，再次引起對共存協(xié)議在商標授權確權案件中效力問(wèn)題的關(guān)注。 在商標授權確權案件的審理中，真實(shí)且有效的商標共存協(xié)議已經(jīng)成為重要考察要素之一，但其效力究竟有多大，一直處在既要防止被夸大又要避免被忽視的難以具象的維度之中，不可一概而論。筆者將根據本案的具體案情，做以下梳理，以期厘清共存協(xié)議的效力問(wèn)題。
案情簡(jiǎn)介 美國谷歌公司于2012年11月7日向中國商標局提交第11709162號“NEXUS”商標（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請商標”）的注冊申請，指定使用在第9類(lèi)“手持計算機、便攜式計算機”商品上，該2件商品被劃分在0901類(lèi)似群組。
商標局引證日本株式會(huì )社島野于1999年5月13日提出注冊申請的第1465863號“NEXUS”注冊商標，以構成近似商標為由，對谷歌公司申請商標的予以駁回，該引證商標的指定商品為第9類(lèi)“自行車(chē)用計算機”，同樣被劃分在0901類(lèi)似群組。
谷歌公司對此決定不服，向商標評審委員會(huì )申請復審。商標評審委員會(huì )認定：申請商標與引證商標字母構成及呼叫完全相同。申請商標指定使用的“便攜式計算機”等商品與引證商標核定使用的“自行車(chē)用計算機”商品構成類(lèi)似商品，申請商標與引證商標構成使用在類(lèi)似商品上的近似商標，因此，商標評審委員會(huì )決定申請商標予以駁回。
谷歌公司不服商標評審委員會(huì )的決定，提起行政訴訟。一審及二審均認為申請商標與引證商標構成類(lèi)似商品上的近似商標，且基于申請商標與在先商標標識相同，為維護正常市場(chǎng)秩序，防止混淆的目的，不考慮相關(guān)的共存協(xié)議。谷歌公司遂向最高人民法院提起再審申請，并最終取得商標注冊。
評析 根據日本株式會(huì )社SunBusiness2016年2月公布的《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權制度問(wèn)題調查研究報告書(shū)——有關(guān)商標制度中共存協(xié)議制度的調查研究報告》的調查結果，目前在法律中對共存協(xié)議有明文規定的國家及地區有9個(gè)，分別為臺灣、香港、新加坡、印度、新西蘭、瑞典、英國、匈牙利和俄羅斯；在審查指導或審查標準中涉及了共存協(xié)議的國家及地區有4個(gè)，為美國、歐盟、馬來(lái)西亞和加拿大；另外，有6個(gè)國家雖無(wú)明確法律規定，但在行政及司法程序中會(huì )對共存協(xié)議進(jìn)行考慮，分別為中國、越南、澳大利亞、墨西哥、巴西以及西班牙。
在我國，對商標共存協(xié)議的效力問(wèn)題，經(jīng)歷了從完全不認可到有條件認可的態(tài)度轉變，之所以是有條件的認可，則是基于我國《商標法》既保護商標權人的合法利益，又維護消費者的公共利益這一立法目的，所以商標共存協(xié)議的提出并不能避免商標主管機關(guān)對申請商標的審查，而商標局的審查重點(diǎn)主要在于商標共存是否會(huì )損害消費者利益，即導致消費者混淆的問(wèn)題上。共存協(xié)議當事人僅僅提出共存協(xié)議以簡(jiǎn)單表示共存的意思其實(shí)并不充分，需要多方面的有力證明來(lái)證明“導致消費者混淆”這一不利后果的可能性是不存在的，如何證明，細究本案可以發(fā)現，最高院之所以采信共存協(xié)議有以下幾點(diǎn)可不忽視的考量因素：
一、根據真實(shí)的市場(chǎng)活動(dòng)情況判斷指定商品的類(lèi)似性。
《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第一款規定：“類(lèi)似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品?！痹賹彿ㄔ赫J為：是否容易造成相關(guān)公眾的混淆、誤認是認定申請商標是否違反修改前商標法第二十八條規定時(shí)的重要考量因素。本案申請商標指定的“手持計算機、便攜式計算機”商標與涉案商標指定的“自行車(chē)用計算機”依區分表同屬于0901類(lèi)似組，但再審法院判斷：“自行車(chē)用計算機”與自行車(chē)體育運動(dòng)密切相關(guān)，而“手持計算機、便攜式計算機”屬于消費電子領(lǐng)域，因此功能、用途。銷(xiāo)售渠道、使用方式、消費對象均存在一定差異。
隨著(zhù)計算機技術(shù)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+模式已經(jīng)成為各行各業(yè)的新藍海，計算機相關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)和程序應用成功的普及到各種行業(yè)領(lǐng)域，極大的改變了人們的生活方式。但術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，申請商標指定的“手持計算機、便攜式計算機”屬于面對大眾的個(gè)人電腦，主要功能在于文檔編輯、數據存儲及信息檢索等，而細究涉案商標的“自行車(chē)用計算機”可以發(fā)現，其面對的消費群體完全不同，帶有一定的專(zhuān)業(yè)性要求，功能、主要用途與一般個(gè)人用電腦相比也側重不同的方向。
但是，僅僅依據上述的理論分析還不夠充分，再審法院同時(shí)充分考慮了申請人“谷歌公司”與涉案商標權利人“株式會(huì )社島野”分別是各自領(lǐng)域的知名企業(yè)，在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及宣傳活動(dòng)中，企業(yè)較高的知名度也是消費者在選擇產(chǎn)品品牌時(shí)重要的考慮因素，間接的起到了協(xié)助消費者區分商品來(lái)源的作用。因此，結合指定商品的可區分性，涉案商標權利人出具的共存協(xié)議有了強有力的事實(shí)依據。
二、是否損害公共利益及第三人合法權益。
在有關(guān)公共利益及第三人合法權益的案件中，法院一向從嚴限定共存協(xié)議的效力，尤其在涉及第5類(lèi)醫藥產(chǎn)品和第10類(lèi)醫療器械的案件中。本案涉及的領(lǐng)域為第9類(lèi)計算機，且再審法院認為，商標權人可以依法轉讓、許可其商標權，亦有權通過(guò)放棄、不再續展等方式處分其商標權。在商標評審委員會(huì )業(yè)已做出被訴決定，認定申請商標與引證商標構成類(lèi)似商品上的近似商標的情況下，引證商標權利人通過(guò)出具同意書(shū)，明確對爭議商標的注冊、使用予以認可，實(shí)質(zhì)上也是引證商標權利人處分其合法權利的方式之一。在該同意書(shū)沒(méi)有損害國家利益、社會(huì )公共利益或者第三人合法權益的情況下，應當予以必要的尊重。
因此，本案既未涉及公共利益和第三人合法權益，而且一般消費者的利益是否會(huì )受到損害尚不確定，作為直接利害關(guān)系人的“株式會(huì )社島野” 對申請商標的注冊和使用做出的肯定態(tài)度的情況下，共存協(xié)議得到了再審法院的尊重和認可。
三、商標的實(shí)際使用情況。
商標的主要功能在于區分商品或服務(wù)的來(lái)源，消費者在購買(mǎi)和比較同類(lèi)產(chǎn)品時(shí)， 主要是根據商標來(lái)識別產(chǎn)品的提供者。本案的申請商標與涉案引證商標的文字構成完全相同，在雙方指定的商品尚可區別的前提下，該兩商標的并存是否必然會(huì )導致消費者發(fā)生混淆，再審法院在判斷該問(wèn)題時(shí)，充分考慮到除商標外，企業(yè)名稱(chēng)和字號、相關(guān)商品特有的包裝裝潢等其他商業(yè)標志也可以一并起到區分來(lái)源的作用，并且相關(guān)公眾對于近似商業(yè)標志是具有一定的分辨能力的。
尤其在企業(yè)取得一定的知名度時(shí)，企業(yè)的聲譽(yù)和影響力在消費者購買(mǎi)和選擇產(chǎn)品是往往起到更大的左右作用，很多時(shí)候消費者是先了解到知名企業(yè)，再接觸到該企業(yè)名下的商標或品牌，從而決策是否進(jìn)行購買(mǎi)行為。所以，產(chǎn)品包裝上的企業(yè)名稱(chēng)信息、字號以及包裝特征都有力的輔助了商標的指代功能。
綜合以上分析，筆者認為目前的司法實(shí)踐已經(jīng)給予共存協(xié)議較高的重視和尊重，因此，證明導致混淆可能性不存在是關(guān)系共存協(xié)效力問(wèn)題的關(guān)鍵所在，在分析商標和商品本身關(guān)聯(lián)性的同時(shí)，需要充分發(fā)掘在市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)中，一切可以起到區分商品或服務(wù)來(lái)源的具體且現實(shí)的因素，以排除相關(guān)公眾混淆商品來(lái)源的可能性。
參考文獻：
1．《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權制度問(wèn)題調查研究報告書(shū)——有關(guān)商標制度中共存協(xié)議制度的調查研究報告》——日本株式會(huì )社SunBusiness 2016年2月
2．最高人民法院（2016）最高法行再103號《行政判決書(shū)》
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