文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 羅滿(mǎn)

　　以前流傳過(guò)一篇文章叫“專(zhuān)利代理人與審查員的愛(ài)恨情仇”，具體的愛(ài)恨情仇如何形成已不大記得，但是相信，如果專(zhuān)利代理人在面對“容易想到”、“常規技術(shù)手段”等審查意見(jiàn)時(shí)，應該是執業(yè)生涯中“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要來(lái)源。

　　審查意見(jiàn)答復是一項很專(zhuān)業(yè)的法律技術(shù)工作，因為，基于法律規定，創(chuàng )造性的評判有其一套固有的評判規則，對于多數技術(shù)人員出身的申請人或發(fā)明人而言，并不善于此，這也是審查員希望由專(zhuān)利代理人作審查意見(jiàn)答復的重要原因。

　　目前創(chuàng )造性的評判標準源自于《專(zhuān)利審查指南》的“三步法”，雖然各國的評判步驟未必一致，但是總體而言的思路相同。審查指南的三步法如下：

　?。?）確定最接近的現有技術(shù)；

　?。?）確定發(fā)明的區別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　?。?）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

　　對于第（3）點(diǎn)，審查指南進(jìn)一步給出示例（i）“所述區別技術(shù)特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段”。

　　這一條也是目前審查意見(jiàn)中出現的頻次相對較高的用于否定創(chuàng )造性的依據，也是上述的“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要源頭。以往也有諸多文章從技術(shù)啟示的角度來(lái)提供答復思路，例如，雖然手段是常規，但是并不是用于解決該問(wèn)題，這無(wú)疑是一個(gè)比較好的答復角度。但對于解決該技術(shù)問(wèn)題的手段的確是常規技術(shù)手段時(shí)，又當如何呢？

　　不到萬(wàn)不得已決不放棄，顯然是一名具有責任心的專(zhuān)利代理人的重要信條。

　　當然，雖然不放棄，但針對此審查意見(jiàn)，和審查員進(jìn)行“是常規”、“不是常規”的口水仗顯然毫無(wú)疑義。本文旨在針對上述情況，給出另外一種處理思路，也是從技術(shù)啟示的角度出發(fā)。即，雖然解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規技術(shù)手段，但是該技術(shù)問(wèn)題本身卻并不容易發(fā)現，也就是三步法（2）中技術(shù)問(wèn)題本身在申請日前難以確定，那么即便解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不存在動(dòng)機將該常規的技術(shù)手段結合到最接近的現有技術(shù)中。

　　以筆者親歷的一件無(wú)效宣告案件為例。

　　專(zhuān)利權人發(fā)明了一種自激式推挽變換器，為了解決上電時(shí)的高頻自激振蕩，在推挽電路中增設了電容。

　　請求人提供了自激式推挽變換器的公知常識證據，作為最接近的現有技術(shù)，并且提供了記載電容具有抑制高頻振蕩功能的公知常識性證據。請求書(shū)的三步法邏輯是，與自激式推挽變換器的現有技術(shù)方案比較，區別特征為增設有電容，解決的技術(shù)問(wèn)題是抑制上電時(shí)的高頻自激振蕩，而電容抑制高頻振蕩是公知常識，既而認為專(zhuān)利的技術(shù)方案不具備創(chuàng )造性。

　　如果從三步法的字面含義來(lái)理解，以上邏輯顯然成立，專(zhuān)利的有效性應當被否定。

　　然而，專(zhuān)利權人在答辯時(shí)提到，自激式推挽變換器，雖然上電時(shí)存在高頻自激振蕩，但是該技術(shù)問(wèn)題并不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)現。高頻自激振蕩的現象，是發(fā)明人在針對性地去除自激式推挽變換器的部分外部元件后，通過(guò)連線(xiàn)的方式檢測獲得（此處是簡(jiǎn)化后的大致內容），普通的性能試驗是不會(huì )按此步驟進(jìn)行。也就是說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員正常的試驗、使用是無(wú)法發(fā)現在上電時(shí)候，自激式推挽變換器內部實(shí)際上存在高頻自激振蕩。而且，對自激式推挽變換器不作任何處理的情況下，試驗結果表明上電時(shí)的確檢測不出高頻自激振蕩。

　　那么，在沒(méi)有發(fā)現技術(shù)問(wèn)題的情況下，何來(lái)動(dòng)機尋找解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段呢？即便解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是如此常規？

　　從這個(gè)角度而言，審查意見(jiàn)中基于“三步法”確定的技術(shù)問(wèn)題，專(zhuān)利代理人應當予以思考，該技術(shù)問(wèn)題是不是能夠這樣被確定。應當理解，當確定的技術(shù)問(wèn)題是諸如降低成本、減小重量、提高速度等本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍追求的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段如果是常規手段，則應當存在結合的技術(shù)啟示。只有解決的技術(shù)問(wèn)題并不是常規方式能夠獲取，或是一直處于忽略狀態(tài)、無(wú)法被關(guān)注等情形下，技術(shù)問(wèn)題發(fā)現的本身才可能對技術(shù)方案帶來(lái)創(chuàng )造性的貢獻。

　　實(shí)際上，的確存在這樣的情況，一旦知曉需要解決的技術(shù)問(wèn)題之后，技術(shù)手段相對而言并不困難，但是技術(shù)問(wèn)題作為現有技術(shù)和創(chuàng )造性方案之間的這層窗戶(hù)紙，卻始終沒(méi)有人來(lái)捅破，做到這一點(diǎn)的發(fā)明人，其創(chuàng )造性的貢獻也理應被認可。

　　專(zhuān)利代理人作為申請人的代言人，充分地了解申請方案，掌握創(chuàng )造性貢獻所在，全面維護申請人的利益，是基本的職業(yè)要求。在答復審查意見(jiàn)過(guò)程中，需要秉承這一理念，從多個(gè)角度尋找創(chuàng )造性因素，盡最大努力使申請案件能夠被授權，維持合理的保護范圍。 以上是筆者的拙見(jiàn)，還望同仁們批評指正。