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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 羅滿(mǎn)
摘要：
審查指南并未明確基于審查意見(jiàn)或者分案通知而進(jìn)行的二次分案，不受普通分案期限限制之后是否還會(huì )受到其他期限限制，從目前流行的“法無(wú)禁止即可為”的觀(guān)點(diǎn)而言，則二次分案將不受期限限制。但筆者認為不受期限限制應當是違背了立法原意。
近日微信朋友圈分享了一篇文章，“超過(guò)20年，專(zhuān)利才授權！英特爾分案策略，大開(kāi)眼界”。筆者仔細閱讀了該文章，主要在論及一篇中國專(zhuān)利文獻CN102841776B，該專(zhuān)利文獻為一分案申請，實(shí)際上是一件二次分案申請。
基本信息為：母案申請日1995.12.01-一次分案申請遞交日2002.7.10-一次分案授權日2008.8.20-二次分案申請遞交日2012.5.14-二次分案申請授權日2016.6.29。
也就是說(shuō)，二次分案遞交日距離母案申請日17年，而授權日則相隔20年。
而我們來(lái)重新回顧下審查指南第一部分第一章5.1.1關(guān)于分案申請的時(shí)限規定：
“分案申請的遞交時(shí)間：申請人最遲應當在收到專(zhuān)利局對原申請作出授予專(zhuān)利權通知書(shū)之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿(mǎn)之前提出分案申請。上述期限屆滿(mǎn)后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。
對于已提出過(guò)分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時(shí)間仍應當根據原申請審核。”
常規來(lái)說(shuō)，母案只要未“死”（包括處于復審期、復審駁回后處于行政訴訟期），就可以分案；也就是上篇文章中所述的母案應當處于“pending”狀態(tài)。
之所以認為上述專(zhuān)利案件較為神奇，可能源于多數人對于分案申請提出的時(shí)間限制比較模糊，而這種超過(guò)母案申請近20年依然能夠進(jìn)行分案申請的時(shí)限也遠遠超過(guò)了我們的常規理解。
但實(shí)際上，分案申請并非母案必須處于“pending”狀態(tài)，審查指南有但書(shū)規定。
審查指南第一部分第一章5.1.1在上述期限規定之后，還進(jìn)一步規定：
“但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見(jiàn)再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時(shí)，應當遞交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)或者分案通知書(shū)的復印件”。
前述提到的文章，在分析該案時(shí)候認為，申請人利用了“但書(shū)”的規定，也就是說(shuō)，分案申請存在單一性問(wèn)題，并且是由審查員指出時(shí)，申請人再次分案的時(shí)限是不受限制的。按照該分析，本文所涉及的專(zhuān)利申請，其一次分案后應當是收到了指出單一性的審查意見(jiàn)或者是分案通知，然后在一次分案授權（2008.8.20）后，又提出二次分案申請（2012.5.14）。
無(wú)論是出于什么原因導致該案能夠被授權，但這種在距離母案申請近20年，且母案早已授權之后還能夠再次進(jìn)行分案申請，筆者以為還是有失妥當。
首先，我們應當回歸到審查指南“但書(shū)”規定的原意。
根據審查指南規定，原則上，分案申請應當在母案處于懸而未決的狀態(tài)，一旦母案超過(guò)辦登期限、被駁回、撤回、視為撤回且未恢復，就不再進(jìn)行分案申請。不討論主動(dòng)分案的情形，當母案面臨審查員指出的單一性問(wèn)題時(shí)，母案必然處于懸而未決狀態(tài)，此時(shí)申請人完全可以在規定的期限內進(jìn)行分案，也就是，官方給予了申請人足夠的時(shí)間。
但是針對分案申請存在單一性問(wèn)題再次進(jìn)行分案時(shí)，很有可能上述期限已經(jīng)超過(guò)了。一般來(lái)說(shuō)，中國發(fā)明審查周期在1-3年之間，所以針對分案申請進(jìn)行審查時(shí)，很有可能母案已經(jīng)不再處于懸而未決的狀態(tài)，此時(shí)如果審查員認為分案申請仍不符合單一性的規定，而根據時(shí)限要求又剝奪分案申請再次分案的權利，將對申請人不夠公平。于是，審查指南“法外開(kāi)恩”，針對審查意見(jiàn)或者分案通知，認定申請人可以再次分案，且不要求母案處于懸而未決的狀態(tài)。
筆者認為，不能因為“但書(shū)”規定再次分案申請不受普通分案時(shí)間的限制，就理解為再次分案不受期限限制。簡(jiǎn)單比喻，假如法律規定“一個(gè)人故意殺人應當被判死刑，但是如果存在自首、立功情節，則不再執行死刑”，但是不再執行死刑就等于無(wú)罪釋放嗎？
其一，從法律規定來(lái)看，專(zhuān)利法實(shí)施細則42條作了規定。規定的分案時(shí)機即審查指南上所述的普通分案時(shí)限限制。也就是說(shuō)，從立法原意來(lái)說(shuō)，分案時(shí)機是應當受到限制的。
但是如果按照二次分案是基于審查員的意見(jiàn)時(shí)，將會(huì )不受時(shí)間限制。無(wú)論幾次分案，其基本屬性也仍然是分案申請，其不受時(shí)限限制與立法原意應當是相違背的。而且，實(shí)施細則42條規定“一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿(mǎn)前…”，如果從寬理解，細則并未規定“一件專(zhuān)利申請”必須是原始母案，一次分案申請也可以作為新母案，二次分案申請時(shí)機按照新母案限制。
其二、從審查指南來(lái)看，由于實(shí)施細則并未明確涉及到具體細節，對于多次分案的情形，審查指南實(shí)際上是作了從嚴理解，并且作了更為詳細的規定，原則上以原始母案進(jìn)行時(shí)機限定，而基于審查意見(jiàn)的二次分案則不按照母案進(jìn)行時(shí)機限定。如上所述，審查員建議存在單一性問(wèn)題而需要分案必然是母案審查期間，所以一次分案完全可以在母案狀態(tài)確定前進(jìn)行，以上的分案申請提出時(shí)機限制是恰當的。而當審查員針對一次分案申請再次提出審查意見(jiàn)或者分案通知時(shí)，申請人也必然會(huì )在一次分案申請審查意見(jiàn)獲悉該情形。以母案和一次分案申請的關(guān)系來(lái)看，此時(shí)，一次分案申請相當于二次分案申請的“母案”，按照母案不死的分案時(shí)限規則，二次分案申請的提出應當在發(fā)出一次分案申請授權通知之日起兩個(gè)月內完成或者二次分案申請其他類(lèi)型的狀態(tài)確定發(fā)生之前完成，而不是無(wú)限期地延期。
其三，二次分案申請無(wú)限延期，將導致公眾難以獲取正確的信息，無(wú)法界定最終專(zhuān)利權人可能實(shí)現的保護范圍。母案如果是經(jīng)授權或者公開(kāi)后駁回、撤回等信息，狀態(tài)確定后，公眾欲根據該專(zhuān)利信息進(jìn)行相應的分析時(shí)，除了母案，還可以以母案的終結時(shí)間為基礎，進(jìn)行相應地分案查詢(xún)信息，以確認最終的保護范圍。但是，一旦二次分案時(shí)間不受限制，公眾在母案申請日之后20年（保護期限，保護期限之后再分案無(wú)意義）均無(wú)法進(jìn)行上述分析。顯然權利要求書(shū)作為確定保護范圍的標準也會(huì )大打折扣，因為說(shuō)明書(shū)中任一在權利要求書(shū)中未提及的方案均可能被再次納入新的申請文件權利要求書(shū)中。
簡(jiǎn)單示例說(shuō)明，申請人以缺乏單一性的A、B、C申請了母案，然后進(jìn)行了一次分案，以B、C提出一次分案申請，審查員對于一次分案申請必然會(huì )提出單一性問(wèn)題，此時(shí)將會(huì )出現B或C的方案再次提出，無(wú)任何期限限制。公眾在查閱母案時(shí)，即便權利要求只保護了A，但是說(shuō)明書(shū)中B、C、D的方案也會(huì )處于懸而未決狀態(tài)，因為無(wú)法知曉申請人會(huì )不會(huì )突然進(jìn)行分案。
當然，也有觀(guān)點(diǎn)認為無(wú)論是否將所有方案體現在權利要求中，都屬于申請人的勞動(dòng)成果，能夠被后續分案得以保護也是常情。而且，有些國家的分案就可以一直進(jìn)行，不受期限限制。筆者目前的觀(guān)點(diǎn)主要是針對我國目前的法律框架下而言，既然規定了分案時(shí)機，那么很容易出現分案時(shí)機不受限制，將會(huì )導致部分情形下分案時(shí)機限定被架空。
并且，通常一件申請在公開(kāi)三年后機會(huì )進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，如果二次分案不受時(shí)間限制，相當于公開(kāi)的方案甚至在十幾年后才被實(shí)審，這也不太符合國內目前總的審查制度。
當然，由于細則并不明確，而審查指南也并未明確不受普通分案期限限制之后還會(huì )受到其他期限限制，從目前流行的“法無(wú)禁止即可為”的觀(guān)點(diǎn)而言，超過(guò)一定時(shí)限不允許申請人再次分案，也于法無(wú)據，所以出現上述20年依然能夠進(jìn)行分案申請也就不足為奇了。對于申請人而言，則可以利用上述但書(shū)規定進(jìn)行策略性的多次分案，實(shí)現多種目的，這在開(kāi)篇提及的文章中已經(jīng)有所論及。
以上是筆者對英特爾分案申請的分析拙見(jiàn)，難免有失偏頗，望批評指正。
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