文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 劉佳

　　摘要：本文根據審查指南中創(chuàng )造性的“三步法”判斷方式，結合處理審查意見(jiàn)過(guò)程中的具體體會(huì )，對如何分析現有技術(shù)是否給出了轉用發(fā)明的技術(shù)啟示進(jìn)行了討論。在此基礎上，以一個(gè)具體案例作為示例，對討論得出的技術(shù)啟示分析方式進(jìn)行適用，以期為轉用發(fā)明的創(chuàng )造性評價(jià)和答復提供可行的思路。

　　關(guān)鍵詞：轉用發(fā)明、應用場(chǎng)景轉用、技術(shù)啟示、創(chuàng )造性

　　對于專(zhuān)利案件所要保護的技術(shù)方案來(lái)說(shuō)，具備創(chuàng )造性是其能夠獲得授權并維持有效的重要條件。因此，在專(zhuān)利實(shí)務(wù)中，涉及創(chuàng )造性的專(zhuān)利事務(wù)十分常見(jiàn)。筆者發(fā)現，在處理審查意見(jiàn)的過(guò)程中許多專(zhuān)利案件（下稱(chēng)本申請）的創(chuàng )造性判斷都涉及到了轉用發(fā)明，即，本申請與對比文件屬于不同的應用場(chǎng)景，并且，在剝離了應用場(chǎng)景之后，本申請與最接近的現有技術(shù)具有相似的技術(shù)手段。對于上述不同應用場(chǎng)景間的轉用，對本申請與最接近的現有技術(shù)剝離了應用場(chǎng)景之后，通常兩者采用的技術(shù)手段看起來(lái)較為相似，因此，審查意見(jiàn)通常認為這種應用場(chǎng)景之間的轉用是容易想到的，從而認定最接近的現有技術(shù)給出了本申請的技術(shù)啟示以及本申請不具備創(chuàng )造性。但筆者認為，若本申請與最接近的現有技術(shù)兩者在剝離應用場(chǎng)景之后采用的技術(shù)手段僅僅是相似而實(shí)際上仍存在區別，那么最接近的現有技術(shù)并不一定能夠給出技術(shù)手段在應用場(chǎng)景之間轉用的技術(shù)啟示，因而本申請相對于最接近的現有技術(shù)有可能是非顯而易見(jiàn)的，也即，本申請相對于最接近的現有技術(shù)有可能具備創(chuàng )造性。

　　一、審查指南針對技術(shù)啟示的相關(guān)說(shuō)明

　　審查指南規定[1]，判斷本申請要求保護的技術(shù)方案相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通?？梢园凑找韵氯齻€(gè)步驟來(lái)進(jìn)行：

　?。?）確定最接近的現有技術(shù)；

　?。?）確定本申請的區別特征和本申請實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　?。?）判斷本申請要求保護的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。 其中，步驟（3）中對顯而易見(jiàn)的判斷，是要確定現有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現有技術(shù)中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術(shù)以解決本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示，這種啟示會(huì )使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機改進(jìn)該最接近的現有技術(shù)并獲得本申請要求保護的技術(shù)方案。

　　從上述規定可以看出，對本申請是否顯而易見(jiàn)的判斷，即在于，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對本申請的技術(shù)問(wèn)題時(shí)是否有動(dòng)機改進(jìn)最接近的現有技術(shù)并獲得本申請的技術(shù)方案。而這種改進(jìn)的動(dòng)機必須是由現有技術(shù)給出技術(shù)啟示。這種技術(shù)啟示具體在于，將該區別特征應用到最接近的現有技術(shù)以解決本申請技術(shù)問(wèn)題。由此可見(jiàn)，現有技術(shù)只有在同時(shí)具備以下兩個(gè)條件的情況下才能夠給出這種技術(shù)啟示：

　　條件一：現有技術(shù)采用了本申請的區別技術(shù)特征，即公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征本身；

　　條件二：現有技術(shù)采用本申請的區別技術(shù)特征的目的是為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，即在現有技術(shù)中本申請的區別技術(shù)特征的作用是為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題。

　　具體地，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現有技術(shù)時(shí)，如果存在一種現有技術(shù)公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征并且其作用是為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就能夠從中了解到該區別技術(shù)特征本身以及該區別特征可以用于解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，因此就有動(dòng)機為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題而將該區別技術(shù)特征應用到最接近的現有技術(shù)上，從而顯而易見(jiàn)地得到本申請的技術(shù)方案。反之，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現有技術(shù)時(shí)，如果并不存在任何現有技術(shù)公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征或者即使公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征但其作用并不是為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就無(wú)法了解到該區別技術(shù)特征本身或者即使能夠了解該區別技術(shù)特征本身但無(wú)法了解到該區別技術(shù)特征可以用于解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，因此就沒(méi)有動(dòng)機為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題而將該區別技術(shù)特征應用到最接近的現有技術(shù)上，從而無(wú)法顯而易見(jiàn)地得到本申請的技術(shù)方案。

　　二、關(guān)于轉用發(fā)明是否存在技術(shù)啟示的思考

　　筆者發(fā)現，對于許多涉及轉用發(fā)明的專(zhuān)利案件來(lái)說(shuō)，雖然本申請與最接近的現有技術(shù)看起來(lái)采用的技術(shù)手段十分相似，但實(shí)際上，本申請與最接近的現有技術(shù)不僅僅存在應用場(chǎng)景的區別，兩者在剝離應用場(chǎng)景之后采用的技術(shù)手段也存在區別（以下將這種區別簡(jiǎn)稱(chēng)為技術(shù)手段的區別）。換言之，僅將最接近的現有技術(shù)從其自身的應用場(chǎng)景轉用到本申請的應用場(chǎng)景上，所形成的轉用方案通常與本申請的技術(shù)方案之間依然存在區別技術(shù)特征。例如，本申請的技術(shù)方案ABC應用于場(chǎng)景a，最接近的現有技術(shù)A’B’D’應用于場(chǎng)景b。技術(shù)方案A’B’D’從場(chǎng)景b轉用到場(chǎng)景a形成轉用方案ABD，本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉用方案ABD來(lái)說(shuō)仍然具有區別技術(shù)特征C。

　　由于本申請與最接近的現有技術(shù)之間實(shí)際上存在兩個(gè)區別技術(shù)特征，即應用場(chǎng)景的區別和技術(shù)手段的區別，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要在現有技術(shù)給出的技術(shù)啟示下對最接近的現有技術(shù)進(jìn)行兩次改進(jìn)，才能得到本申請的技術(shù)方案。

　　第一步改進(jìn)在于，將最接近的現有技術(shù)A’B’D’從其自身的應用場(chǎng)景b轉用到本申請的應用場(chǎng)景a，形成一個(gè)轉用方案ABD。

　　第二步改進(jìn)在于，將本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉用方案ABD的區別技術(shù)特征C應用到該轉用方案ABD上，形成本申請的技術(shù)方案ABC。

　　需要說(shuō)明的是，只有現有技術(shù)既給出了第一步改進(jìn)的技術(shù)啟示也給出了第二步改進(jìn)的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動(dòng)機完成完整的改進(jìn)過(guò)程，從而得到本申請的技術(shù)方案，此時(shí)，本申請的技術(shù)方案相對于對比文件才是顯而易見(jiàn)的。

　　對于第一步改進(jìn)來(lái)說(shuō)，筆者認為，最接近的現有技術(shù)在滿(mǎn)足以下條件的情況下才能夠給出技術(shù)啟示：最接近的現有技術(shù)A’B’D’在場(chǎng)景b下解決的技術(shù)問(wèn)題與轉用方案ABD在場(chǎng)景a下解決的技術(shù)問(wèn)題相似，或者說(shuō)，最接近的現有技術(shù)A’B’D’在場(chǎng)景b下產(chǎn)生的技術(shù)效果與轉用方案ABD在場(chǎng)景a下達到的技術(shù)效果相似。具體地，如果最接近的現有技術(shù)A’B’D’在場(chǎng)景b下解決的技術(shù)問(wèn)題與轉用方案ABD在場(chǎng)景a下解決的技術(shù)問(wèn)題相似，則這種轉用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來(lái)是具有技術(shù)意義（即能夠解決技術(shù)問(wèn)題或能夠帶來(lái)技術(shù)效果）的改進(jìn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員就有動(dòng)機為了解決場(chǎng)景a下的技術(shù)問(wèn)題而將場(chǎng)景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉用到場(chǎng)景a，從而得到轉用方案ABD。如果最接近的現有技術(shù)A’B’D’從場(chǎng)景b轉用到場(chǎng)景a而形成的轉用方案ABD無(wú)法解決與在場(chǎng)景b下最接近的現有技術(shù)A’B’D’相似的技術(shù)問(wèn)題，則這種轉用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來(lái)是沒(méi)有技術(shù)意義（即不能解決技術(shù)問(wèn)題也不能帶來(lái)技術(shù)效果）的，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會(huì )有動(dòng)機將場(chǎng)景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉用到場(chǎng)景a，從而得到轉用方案ABD。 對于第二步改進(jìn)來(lái)說(shuō)，筆者認為，一方面要求本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)在最接近的現有技術(shù)的啟示下完成了第一步改進(jìn)，另一方面要求現有技術(shù)（通常是除了最接近的現有技術(shù)之外的其他現有技術(shù)）公開(kāi)了技術(shù)手段上的區別特征C以及區別特征C的作用是為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題，在上述兩方面要求都滿(mǎn)足的情況下本領(lǐng)域技術(shù)人員才能夠得到第二步改進(jìn)的技術(shù)啟示，才有動(dòng)機為了解決本申請的技術(shù)問(wèn)題將區別特征C應用到轉用方案ABD上以替換掉特征D，從而得到本申請的技術(shù)方案ABC。

　　可以理解的是，本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現有技術(shù)A’B’D’之所以看起來(lái)十分相似，通常不僅是因為兩者采用的技術(shù)手段相似，而且也是因為技術(shù)方案ABC在場(chǎng)景a下解決的技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)方案A’B’D’在場(chǎng)景b下解決的技術(shù)問(wèn)題相似，也即，本申請的技術(shù)問(wèn)題與最接近的現有技術(shù)的技術(shù)問(wèn)題本身通常也是十分相似的。在這種情況下，若本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現有技術(shù)A’B’D’既存在應用場(chǎng)景的區別又存在技術(shù)手段的區別，而區別技術(shù)特征C又是在本申請的應用場(chǎng)景a下解決本申請技術(shù)問(wèn)題的必要手段，則第一步改進(jìn)所得到的轉用方案ABD在場(chǎng)景a下通常是無(wú)法解決本申請的技術(shù)問(wèn)題。又由于本申請的技術(shù)問(wèn)題與最接近的現有技術(shù)的技術(shù)問(wèn)題本身就是相似的技術(shù)問(wèn)題，可見(jiàn)，轉用方案ABD在場(chǎng)景a下通常無(wú)法解決與在場(chǎng)景b下技術(shù)方案A’B’D’相似的技術(shù)問(wèn)題，因此，最接近的現有技術(shù)實(shí)際上并沒(méi)有給出第一步改進(jìn)的技術(shù)啟示，這使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機將最接近的現有技術(shù)A’B’D’從場(chǎng)景b轉用到場(chǎng)景a而得到轉用方案ABD，從而也就沒(méi)有動(dòng)機完成整個(gè)改進(jìn)過(guò)程，此時(shí)，本申請的技術(shù)方案ABC就是非顯而易見(jiàn)的。

　　由此可見(jiàn)，針對轉用發(fā)明的審查意見(jiàn)，一種可行的答復思路在于，借助于區別技術(shù)特征C在解決本申請技術(shù)問(wèn)題中所起的作用，闡述為何轉用方案ABD在場(chǎng)景a下無(wú)法解決與最接近的現有技術(shù)A’B’D’在場(chǎng)景b下相似的技術(shù)問(wèn)題以及轉用方案ABD在場(chǎng)景a下無(wú)法達到與最接近的現有技術(shù)A’B’D’在場(chǎng)景b下相似的技術(shù)效果，從而說(shuō)明最接近的現有技術(shù)沒(méi)有給出將場(chǎng)景b下的技術(shù)方案轉用到場(chǎng)景a的技術(shù)啟示。

　　三、關(guān)于具體案例的適用

　　下面以一個(gè)具體案例來(lái)說(shuō)明上述答復思路如何使用。

　　本申請涉及的一個(gè)權利要求所要保護的技術(shù)方案如下：“一種單輥破碎機防堵控制方法，包括：步驟1、檢測單輥破碎機的運行電流，判斷運行電流是否大于所述單輥破碎機的過(guò)負荷基準電流，如是，進(jìn)行維持時(shí)間計時(shí)；步驟2、判斷維持時(shí)間是否大于設定時(shí)間，如是，控制單輥破碎機排除堵轉故障；其中，所述過(guò)負荷基準電流大于所述單輥破碎機的滿(mǎn)載電流且小于所述單輥破碎機的額定電流”。

　　作為最接近的現有技術(shù)，對比文件公開(kāi)了其發(fā)明目的在于當電動(dòng)機出現短路、斷相、過(guò)載過(guò)流、堵轉、三相過(guò)載等故障時(shí)實(shí)現對電動(dòng)機的快速保護。并且，對比文件還公開(kāi)了，為了實(shí)現電動(dòng)機的堵轉故障保護，可以將電動(dòng)機的工作電流與一個(gè)預設的負載設定值進(jìn)行比較來(lái)判斷電動(dòng)機是否處于堵轉狀態(tài)并在判斷出電動(dòng)機處于堵轉狀態(tài)時(shí)切斷電動(dòng)機的電源以實(shí)現電動(dòng)機的堵轉保護。

　　通過(guò)對比可知，本申請的權利要求與對比文件相比既存在應用場(chǎng)景的區別又存在技術(shù)手段上的區別。應用場(chǎng)景的區別在于，本申請的權利要求是針對單輥破碎機堵轉的防堵控制，對比文件是針對電動(dòng)機堵轉的防堵控制，電動(dòng)機與單輥破碎機是兩種不同的設備。技術(shù)手段上的區別在于，本申請的權利要求是基于單輥破碎機的過(guò)負荷基準電流對單輥破碎機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)進(jìn)行判斷，單輥破碎機的過(guò)負荷基準電流大于單輥破碎機的滿(mǎn)載電流且小于單輥破碎機的額定電流，對比文件是基于一個(gè)預設的負載設定值對電動(dòng)機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)進(jìn)行判斷，預設的負載設定值沒(méi)有被提及與電動(dòng)機自身的電流參量有關(guān)系。

　　從兩者的區別來(lái)看，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要對最接近的現有技術(shù)進(jìn)行兩次改進(jìn)，才能得到本申請的技術(shù)方案：

　　第一步改進(jìn)在于，將對比文件針對電動(dòng)機的防堵手段“基于一個(gè)預設的負載設定值來(lái)判斷電動(dòng)機的堵轉狀態(tài)”轉用到單輥破碎機的防堵上，得到轉用方案“基于一個(gè)預設的負載設定值來(lái)判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”；

　　第二步改進(jìn)在于，將轉用方案“基于一個(gè)預設的負載設定值來(lái)判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”中用于判斷堵轉狀態(tài)的閾值由預設的負載設定值改進(jìn)成單輥破碎機的過(guò)負荷基準電流。

　　對于第一步改進(jìn)具體來(lái)說(shuō)，對比文件給出的技術(shù)啟示在于“基于一個(gè)預設的負載設定值來(lái)判斷電動(dòng)機的堵轉狀態(tài)”，本領(lǐng)域技術(shù)人員將這一技術(shù)啟示轉用到“對單輥破碎機的防堵控制”上所得到的轉用方案在于“基于一個(gè)預設的負載設定值來(lái)判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”，而不是本申請權利要求中的“基于單輥破碎機的過(guò)負載基準電流來(lái)判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)，其中，單輥破碎機的過(guò)負載基準電流大于其滿(mǎn)載電流且小于其額定電流”。

　　在本申請的權利要求中，考慮到單輥破碎機堵轉時(shí)其電機并未發(fā)生堵轉，采用大于滿(mǎn)載電流且小于額定電流的過(guò)負荷基準電流與運行電流進(jìn)行比較來(lái)確定單輥破碎機的堵轉狀態(tài)，從而才能正確識別單輥破碎機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)，實(shí)現在單輥破碎機發(fā)生堵轉時(shí)自動(dòng)對單輥破碎機進(jìn)行防堵控制。也正是由于單輥破碎機與電動(dòng)機不同，單輥破碎機堵轉時(shí)其電機并未發(fā)生堵轉，所以，負載設定值雖然能夠反映出電動(dòng)機是否處于堵轉狀態(tài)，但卻根本無(wú)法反映出單輥破碎機是否處于堵轉狀態(tài)，因此，當采用負載設定值來(lái)判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)時(shí)，即使單輥破碎機已發(fā)生堵轉，運行電流也不會(huì )超過(guò)負載設定值?？梢?jiàn)，上述轉用方案會(huì )導致單輥破碎機的堵轉狀態(tài)判斷錯誤，使得因無(wú)法正確識別單輥破碎機的堵轉狀態(tài)而造成無(wú)法排除單輥破碎機的堵轉故障。

　　因此，即使將對比文件“針對電動(dòng)機的防堵控制”的技術(shù)方案轉用到“針對單輥破碎機的防堵控制”上，所得到的轉用方案也無(wú)法實(shí)現在單輥破碎機發(fā)生堵轉時(shí)自動(dòng)對單輥破碎機進(jìn)行防堵控制，也就是說(shuō)，轉用方案既不能解決與對比文件相似的技術(shù)問(wèn)題也不能產(chǎn)生與對比文件相似的技術(shù)效果，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機去將對比文件針對電動(dòng)機的防堵手段轉用到針對單輥破碎機的防堵控制上，即沒(méi)有動(dòng)機實(shí)施上述第一步改進(jìn)，更無(wú)法完成完整的兩次改進(jìn)，從而無(wú)法得到本申請的權利要求所要保護的技術(shù)方案。因此，本申請的權利要求是非顯而易見(jiàn)的，具備創(chuàng )造性。

　　參考文獻：

　　[1] 2010版專(zhuān)利審查指南. 北京：知識產(chǎn)權出版社，2009.9