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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分所 吳連瑜
在社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展的現在，我國企業(yè)對商標的保護逐漸加強，隨之而來(lái)的“商標通用名稱(chēng)化”也成為眾多企業(yè)面臨的嚴峻問(wèn)題之一。由于國外長(cháng)期的市場(chǎng)經(jīng)濟制度和對商標權的重視，關(guān)于商品通用名稱(chēng)的案件較為多發(fā)，例如“Thermos”原為美國瑟毛斯產(chǎn)品公司的馳名商標，自1910年起，該公司將“Thermos”作為“真空絕緣瓶”的同義詞使之在公眾中廣泛流傳，該公司將其看作是“自由廣告”而予以縱容，最終導致法院認定“Thermos”成為“真空絕緣瓶”商品上的通用名稱(chēng)而喪失了商標專(zhuān)用權。企業(yè)一方面希望自己的商標在相關(guān)公眾中享有極高的知名度，同時(shí)也擔心商標因過(guò)于知名而被淡化為商品的通用名稱(chēng)。本文主要探討企業(yè)應如何保證自身商標在具有知名度的同時(shí)防止被通用名稱(chēng)化。
一、“商標通用名稱(chēng)化”的概念
“商標通用名稱(chēng)化”是指表示某種特定商品或服務(wù)來(lái)源和出處的商標，因商標管理的不慎和怠慢而喪失來(lái)源識別功能，使得相關(guān)公眾將其作為通用名稱(chēng)(Generic Term）來(lái)認知或者認識。從這段定義上我們可以得到三個(gè)層面的信息：
首先，成立商標的基礎是本身具有識別功能，即可以表示商品或服務(wù)來(lái)源從而與其他商品或服務(wù)進(jìn)行區分?！渡虡朔ā返诎藯l規定：“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開(kāi)的標志，包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊”，同時(shí)，《商標法》第十一條規定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著(zhù)特征的”?？梢?jiàn)，“商標通用名稱(chēng)化”所涉及的商標本身是具有顯著(zhù)性并可以作為區分商品或服務(wù)來(lái)源的標識使用的。
其次，導致“商標通用名稱(chēng)化”的原因主要是企業(yè)對商標管理的不慎和怠慢而導致商標喪失來(lái)源識別功能，這里所說(shuō)的“商標管理的不慎和怠慢”是指例如企業(yè)沒(méi)有正確使用商標并制定相應的商標使用規章、沒(méi)有通過(guò)自身確立該商品或服務(wù)的某種通用名稱(chēng)來(lái)確保商標的地位，在詞典、著(zhù)作及其他傳播途徑中對于商標作為商品通用名稱(chēng)使用予以縱容或默示以及沒(méi)有及時(shí)糾正消費者將該商標作為通用名稱(chēng)的誤認等行為。同時(shí)，筆者認為，從消費者的角度看，商標被通用名稱(chēng)化亦有其具體原因。在新產(chǎn)品初入市場(chǎng)階段，消費者很難將商標名稱(chēng)與產(chǎn)品的描述相區分，于是很自然地以商標作為這類(lèi)新產(chǎn)品的通用名稱(chēng)，加之同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者有意或無(wú)意的將該商標作為這類(lèi)產(chǎn)品的慣用描述而加深了消費者的錯誤認知。不過(guò)，上述有關(guān)消費者方面的原因完全可以通過(guò)企業(yè)對商標的正確管理得以糾正。
最后，“商標通用名稱(chēng)化”所導致的結果是使得相關(guān)公眾將該商標作為通用名稱(chēng)來(lái)認知或者認識，在最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第8條中對“相關(guān)公眾”作了規定，即“商標法所稱(chēng)相關(guān)公眾，是指與商標所標示的某類(lèi)商品或服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者”，因此，將該商標作為通用名稱(chēng)來(lái)認知或者認識的主體不光是消費者，同樣包括生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者及與之具有密切關(guān)系的相關(guān)人員。
二、“商標通用名稱(chēng)化”的判斷標準
《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第七條規定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱(chēng)時(shí)，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱(chēng)。依據法律規定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品 通用名稱(chēng)的，應當認定為通用名稱(chēng)。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的，應當認定該名稱(chēng)為約定俗成的通用名稱(chēng)。被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典列為商品名稱(chēng)的，可以作為認定約定俗成的通用名稱(chēng)的參考。約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國范圍內相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)較為固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內通用的稱(chēng)謂，可以認定為通用名稱(chēng)”。
通過(guò)對以上司法實(shí)踐的總結，我國在具體認定通用名稱(chēng)時(shí)主要考慮以下相關(guān)因素：（一）國家標準和行業(yè)標準；(二) 同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的名稱(chēng)和專(zhuān)家意見(jiàn)；(三)專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等公開(kāi)出版物中記載的內容；(四) 諸如民意調查等消費者認知。
筆者認為，消費者認知是認定商標是否通用名稱(chēng)化的最具影響力的因素，由于產(chǎn)品直接面向消費者，因此消費者對于該名稱(chēng)的認識和觀(guān)點(diǎn)才是最直接、最忠實(shí)的反映。在引導消費者認知方面，可口可樂(lè )公司作出了不小的努力：可口可樂(lè )公司每年大約耗資200萬(wàn)美元，讓其顧客調查部的25名成員到全國各地餐館購買(mǎi)“可口可樂(lè )”商品，然后把各商家提供的可樂(lè )帶回進(jìn)行檢測分析，如果不是真正的可口可樂(lè )，就會(huì )向這些飲食業(yè)從業(yè)者提出警告，要求其必須做到銷(xiāo)售真正的可口可樂(lè )或者向消費者明示其提供的可樂(lè )是“可口可樂(lè )”以外的商品，如果飲食業(yè)者繼續該行為，就以侵害商標權為由訴諸法庭?？煽诳蓸?lè )公司的這種合理、積極的商標管理行為極大程度的使消費者明確了“可口可樂(lè )”商標與“可樂(lè )”類(lèi)商品的區別，使“可口可樂(lè )”商標保持價(jià)值不被通用名稱(chēng)化?？梢?jiàn)，及早預防、及早對策是商標保持價(jià)值不被通用名稱(chēng)化的主要前提。
三、防止“商標通用名稱(chēng)化”的有效對策
（一）商標權人正確使用商標并制定相應的商標使用規章
商標權人對商標的使用方式十分重要，若商標權人將該標識不作為商標來(lái)正確使用的話(huà)，交易者以及一般消費者就很容易將該商標作為普通名稱(chēng)來(lái)認知。為了正確地使用商標，商標權人應該制定相應的商標使用規章，對商標進(jìn)行統一的規范使用。例如，明示使用商標的商品或服務(wù)的通用名稱(chēng)并將商標與通用名稱(chēng)共同使用，不要以商標替代產(chǎn)品；在外包裝及相關(guān)表述中標示注冊商標的記號®等。
（二）以法律或行政的手段制止馳名商標轉化為商品通用名稱(chēng)
在商標面臨被通用名稱(chēng)化的危險時(shí)，企業(yè)可以采用法律或行政的手段制止馳名商標轉化為商品通用名稱(chēng)。例如美國克萊勒汽車(chē)公司的“JEEP（吉普）”汽車(chē)商標、美國杜邦公司的 “FREON（氟里昂）”制冷劑商標在我國雖成為商品通用名稱(chēng)，但企業(yè)與有關(guān)主管部門(mén)聯(lián)系后，國家工商局考慮到這兩個(gè)商標確屬馳名商標，發(fā)出通知將原“吉普車(chē)”改稱(chēng)“越野車(chē)”，原“氟里昂”改稱(chēng)“氟制冷劑”，以行政手段防止商標的被通用名稱(chēng)化。
（三）通過(guò)廣告對商標與通用名稱(chēng)加以區分
企業(yè)可通過(guò)廣告等媒介說(shuō)明其商標已經(jīng)注冊，同時(shí)可以限制他人的不當使用。例如“全錄”復印機稱(chēng)雄美國市場(chǎng)多年，該詞在美國逐漸有成為“復印”代名詞的現象，全錄公司注意到了這種傾向并很快在廣告中進(jìn)行說(shuō)明，以遏制商標變成復印機的通稱(chēng)。北京吉普車(chē)有限公司在報紙上亦發(fā)表聲明，禁止該公司的切諾基車(chē)型與美國克萊勒公司的 “JEEP”系列車(chē)型之外的其他車(chē)型在我國稱(chēng)為“吉普車(chē)”，亦不得在宣傳中引用中文譯音“吉普”。
（四）在辭典等書(shū)中注明商標的表示
某種商標名稱(chēng)如果在常用的辭典中沒(méi)有注明是商標這一表示的話(huà)，交易者及一般需求者對該商標作為通用名稱(chēng)來(lái)認知的可能性會(huì )很高。因此，在辭典、辭書(shū)等工具出版物中有必要記載某種名稱(chēng)是“商標”的主旨表示。就商標“JEEP”來(lái)說(shuō)，舊版《廣辭苑》（日本權威工具辭典）中的解釋為“四分之一噸位的全輪驅動(dòng)小型汽車(chē)”，后來(lái)經(jīng)商標權人的請求，新版的《廣辭苑》將其解釋為“四輪驅動(dòng)小型汽車(chē)、美國軍用開(kāi)發(fā)、商標名”。
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