文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 耿苑

　　與其他國家相似，美國專(zhuān)利法35 U.S.C.112也要求說(shuō)明書(shū)和權利要求必須“清楚”。一般情況下，缺少引用基礎，沒(méi)有限定特殊名稱(chēng)等都會(huì )引發(fā)的“不清楚”的審查意見(jiàn)。除了這些常見(jiàn)的“不清楚”問(wèn)題，美國OA還有一些較為特殊的“不清楚”問(wèn)題。

　　一、裝置權利要求中的means，Unit和module

　　通常，如果在裝置權利要求中出現means，unit和module等詞，很容易被認定為Means-plus-function的功能性限定。

　　根據美國專(zhuān)利法35U.S.C 112(b)and(f)的規定，權利要求中用于組合的元素可以以執行某一特定功能的裝置或步驟來(lái)描述，而不記載其結構、材料或動(dòng)作，而且這種權利要求應當被解釋為覆蓋了說(shuō)明書(shū)中描述的其對應結構、材料或動(dòng)作極其等同，但如果說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有相應的結構材料等描述，則會(huì )被駁回。

　　在實(shí)際答復中，可以嘗試通過(guò)修改用詞來(lái)克服該問(wèn)題。比如，calculating unit/module可以修改為calculator，detecting unit/module可以修改為detector或sensor等?；蛘咭部梢酝ㄟ^(guò)將權利要求改寫(xiě)為“由處理器執行程序來(lái)實(shí)施XX步驟”等來(lái)避免使用unit/module。

　　根據實(shí)踐，美國審查員對“修改超范圍”的審核較為寬松，即便原始說(shuō)明書(shū)沒(méi)有calculator，detector，sensor，processor等的記載，這樣的修改一般情況下也不會(huì )引發(fā)“修改超范圍”的意見(jiàn)。

　　二、過(guò)于上位

　　如果權利要求中的某個(gè)名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)比較上位，而根據說(shuō)明書(shū)該名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)僅指一種較為下位的概念，則審查員會(huì )認為該名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)的含義不清楚。

　　例如，權利要求中出現“待檢測設備”，但整個(gè)說(shuō)明書(shū)中，待檢測設備都是指工廠(chǎng)中的運輸設備，則應該將“待檢測設備”修改為“運輸設備”。

　　三、語(yǔ)法問(wèn)題

　　中國申請在進(jìn)入美國時(shí)必須翻譯成英文，在一些審查意見(jiàn)中可能會(huì )提出譯文的語(yǔ)法有錯誤。

　　例如，原文是“獲取A的狀態(tài)信息”，如果翻譯為“acquiring state information of A”，審查員可能認為state information無(wú)法理解，應該是“acquiring a state of A”。

　　再例如，“A執行B的次數”，如果翻譯為“a number of times for which A performs B”，審查員有可能會(huì )認為for which的使用不對，應該修改為“a number of times that A performs B”。

　　此類(lèi)問(wèn)題僅是英文表述上的調整，因審查員而異，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性差異。而且審查員通常會(huì )給出建議的修改方式，通常按照審查意見(jiàn)修改即可，無(wú)需爭辯。這樣的修改一般情況下也不會(huì )引發(fā)“修改超范圍”的意見(jiàn)。

　　四、條件性的表述

　　在權利要求中如果出現表示條件的用語(yǔ)（例如，使用if，when等引導的條件），可能會(huì )被審查員認為該特征是可選（optional）特征，對要保護的客體沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的限定，從而導致權利要求不清楚。

　　比如，原文是“在滿(mǎn)足條件C時(shí)，執行步驟A”，如果表述為“performing action A when/if condition C is met”，審查員會(huì )認為performing action A不是必須的步驟，從而沒(méi)有構成實(shí)質(zhì)性的限定。

　　可以通過(guò)以下兩種方式來(lái)克服該問(wèn)題：

　　方式一：修改為“determining that condition C is met, and performing action A”。

　　方式二：修改為“performing action A in response to that condition C is met”

　　這兩種方式使得condition C is met和performing action A 都是確定性的特征。

　　另外，由于上述原因，when這個(gè)用詞比較敏感，在限定時(shí)間時(shí)，也建議盡量不要使用when來(lái)限定。

　　比如“當參數A減小到0時(shí)，執行步驟B”，可以表述為“performing B at a time that the parameter A is reduced to 0”。

　　五、多個(gè)步驟合并

　　當權利要求的某個(gè)步驟中在邏輯上合并了多個(gè)步驟，審查員會(huì )認為該步驟不清楚。

　　例如，權利要求為：

　　1、一種數據處理方法，其特征在于，所述方法包括：

　　獲取A的當前狀態(tài)信息；

　　若所述當前狀態(tài)信息表明所述目標部件中存在B對象，監測到所述目標部件上的所述在B對象消失，更新C數據。

　　對于劃線(xiàn)部分的特征，在同一個(gè)步驟中，不清楚為什么在當前狀態(tài)是“存在B對象”的同時(shí)又檢測到“所述B對象消失”，因此導致權利要求不清楚。

　　根據發(fā)明的實(shí)際方案，該劃線(xiàn)步驟應該拆解為如下3個(gè)步驟：

　　“確定所述當前狀態(tài)信息表明所述目標部件中存在B對象，

　　持續監測所述目標部件上的所述B對象是否消失，

　　在監測到所述目標部件上的所述B對象消失時(shí)，更新C數據”。

　　經(jīng)過(guò)拆解后，使得每個(gè)步驟都是單一的動(dòng)作，并且各個(gè)動(dòng)作之間的邏輯關(guān)系是清楚的。

　　以上是筆者在日常工作中遇到的美國審查中比較特殊的幾種“不清楚”問(wèn)題和答復方法，分享出來(lái)供參考和指正。