文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 梁笑
在審查實(shí)踐中，審查員經(jīng)常采用的對比文件的公開(kāi)日都是早于本申請所要求的優(yōu)先權日的，在這種情況下審查員并不需要核實(shí)本申請是否能夠享有其優(yōu)先權。因此，在審查實(shí)踐中，作為專(zhuān)利代理師，往往因較少遇到優(yōu)先權相關(guān)問(wèn)題而忽略掉優(yōu)先權對于一個(gè)申請的重要性。本文中，筆者將結合自己在實(shí)踐中經(jīng)歷的兩個(gè)案例，對優(yōu)先權在實(shí)踐工作中的應用進(jìn)行一些探討和分析。
1.優(yōu)先權的核實(shí)
關(guān)于優(yōu)先權，專(zhuān)利審查指南第二部分第八章第4.6.2節已經(jīng)給出了比較詳細的規定。該節指出，是否享有優(yōu)先權，需要核實(shí)的內容包括三項：“（1）作為要求優(yōu)先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權的在后申請相同的主題；（2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；（3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個(gè)月內（這里指發(fā)明和實(shí)用新型）。
其中，進(jìn)行上述第（1）項的核實(shí)在實(shí)踐中往往是非常關(guān)鍵且容易產(chǎn)生爭議的地方。對第（1）項的核實(shí)，需要判斷在后申請中各項權利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，不包括摘要）中。為此，審查員應當把在先申請作為一個(gè)整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術(shù)方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書(shū)中沒(méi)有包含該技術(shù)方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權。
那么，何為“清楚地記載”呢？
2.對“清楚地記載”的解讀
筆者最初認為，審查指南的規定非常清楚，即，在所有的情形下，只要優(yōu)先權文件中具體清楚地記載了某一技術(shù)方案，那么該技術(shù)方案就必然能夠享有該優(yōu)先權。
然而，在實(shí)踐工作中，筆者遇到了下面這個(gè)案例：
案例A：
第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)指出：
本申請僅權利要求4中的化學(xué)式1-1和權利要求8中記載的前8個(gè)具體化合物能夠享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權（優(yōu)先權日為2018年9月3日）。因此，本申請權利要求中除這些方案之外的其他權利要求都不能享有該優(yōu)先權，并因此申請日為2019年9月3日。
D1（申請日2019年6月14日，公開(kāi)日2019年8月17日）公開(kāi)的化合物1落在本申請權利要求1的化學(xué)式1的范圍內，因此，權利要求1相對于D1不具備新穎性。
針對第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的答復（修改的權利要求1限定的是化學(xué)式1-1至1-7）：
對于涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案，該技術(shù)方案記載在優(yōu)先權文件1中，并因此能夠享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權（優(yōu)先權日為2018年9月3日）。然而，D1的申請日為2019年6月14日，晚于本申請的優(yōu)先權日。因此，D1不能構成本發(fā)明中所要求保護的涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案的抵觸申請或現有技術(shù)。換言之，在評述本發(fā)明所要求保護的涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng )造性時(shí)，無(wú)需考慮D1。
對于涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案，D1公開(kāi)的化合物1具有特定結構Q。該結構Q不符合本發(fā)明的化學(xué)式1-2至1-7中的任一者的對應部分。因此，D1并未公開(kāi)本發(fā)明所要求保護的涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案。換言之，本發(fā)明涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案相對于D1具備新穎性。
基于上述審查意見(jiàn)和筆者的意見(jiàn)陳述可以清楚地看出，審查員和筆者的觀(guān)點(diǎn)是一致的，即，只要優(yōu)先權文件中清楚地記載了某技術(shù)方案，該技術(shù)方案就能夠享有優(yōu)先權。
然而，該案收到了第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)，審查員就相同的方案給出了截然相反的觀(guān)點(diǎn)。
第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)指出：
本申請請求享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權（優(yōu)先權日為2018年9月3日），但是根據該優(yōu)先權文件的記載，其僅記載了化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物，但并沒(méi)有給出化合物的制備方法，也沒(méi)有表征數據證明制備得到了上述化合物，更沒(méi)有任何化合物的技術(shù)效果數據。因此，該優(yōu)先權文件公開(kāi)不充分，不屬于完整的技術(shù)方案。因此，本申請無(wú)法享有該優(yōu)先權，并因此申請日為2019年9月3日。
顯然，審查員在一通中認定化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物能夠享有優(yōu)先權，而在二通中則認定這些方案不能享有優(yōu)先權。這種截然相反的觀(guān)點(diǎn)是如何出現的呢？
仔細研究審查意見(jiàn)可以看出，審查員在二通中引入了“公開(kāi)不充分”的理由，以此為基礎認定記載在優(yōu)先權文件1中的化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物不能享有優(yōu)先權。這樣的判斷是否合理呢？
筆者反復翻閱審查指南，也并未再找到與此類(lèi)問(wèn)題相關(guān)的詳細內容。那么，到底審查員的哪個(gè)觀(guān)點(diǎn)更加符合專(zhuān)利法和審查指南的相關(guān)規定呢？
筆者在查找相關(guān)資料時(shí)，從2022年復審無(wú)效十大案例“評析‘新穎的磺酰胺類(lèi)化合物及其作為內皮素受體拮抗劑的應用’發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效案”中得到了一些啟發(fā)。該案例中指出，“公開(kāi)換保護”是發(fā)明創(chuàng )造獲得專(zhuān)利保護的基本要求，對專(zhuān)利申請如此，對于將現有技術(shù)的時(shí)間線(xiàn)推移到優(yōu)先權日的優(yōu)先權文件亦然。對于化合物發(fā)明，在說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)產(chǎn)品的確認、制備以及用途和/或效果，本質(zhì)上是要求在專(zhuān)利申請日時(shí)，有充分的證據表明該發(fā)明創(chuàng )造已經(jīng)完成，其最直接也最有效的方式是在說(shuō)明書(shū)中提供相應的實(shí)施例。
在此基礎上，筆者考慮是否也可以換一個(gè)角度來(lái)解讀和分析上述優(yōu)先權的問(wèn)題。即，追本溯源，從專(zhuān)利法的立法本意出發(fā)。
作為專(zhuān)利行業(yè)工作者，我們都知道，“公開(kāi)換保護”是發(fā)明創(chuàng )造獲得專(zhuān)利保護的基石。而對于“公開(kāi)”，專(zhuān)利法和審查指南也有著(zhù)非常詳細的規定，在此不進(jìn)行贅述。其中，對于化合物發(fā)明而言，審查指南在“化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的充分公開(kāi)”部分中規定：這里所稱(chēng)的化學(xué)產(chǎn)品包括化合物、組合物以及用結構和／或組成不能夠清楚描述的化學(xué)產(chǎn)品。要求保護的發(fā)明為化學(xué)產(chǎn)品本身的，說(shuō)明書(shū)中應當記載化學(xué)產(chǎn)品的確認、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途。
對于上述案例而言，筆者認為，審查員在二通中在核實(shí)優(yōu)先權的同時(shí)將“公開(kāi)充分”考慮在內，存在一定的合理性。為了方便理解，我們在此做一個(gè)假設：
假設申請人在優(yōu)先權文件中僅僅記載了化合物的結構，并無(wú)具體制備和效果驗證，就認定在后申請能夠享有該優(yōu)先權，會(huì )產(chǎn)生怎樣的后果呢？
顯然，如果作為申請人，在僅偶然或者經(jīng)過(guò)研究發(fā)現了某一個(gè)具體化合物A具備優(yōu)異性能的情況下，在撰寫(xiě)在先申請文件時(shí)，為了盡可能擴大自己的權益，必然會(huì )有意甚至無(wú)限擴大其記載的化合物范圍，例如，用chemdraw軟件等繪制出來(lái)結構大致相關(guān)的化合物即可。然而，事實(shí)上，申請人在提交在先申請時(shí)并未進(jìn)行任何科學(xué)的驗證，并不知曉或者確定其所繪制的這些化合物或者通式化合物能否被制備出來(lái)或者也具有這樣優(yōu)異的性能。之后，在申請人已經(jīng)提起了范圍非常寬泛的在先申請之后，公眾B研究確定了另一種化合物B具有很好的效果。該化合物B恰恰記載在上述在先申請的范圍內，例如，該優(yōu)先權文件具體（隨意）記載了10000種具體化合物，其中剛好涵蓋了該化合物B。
這時(shí)作為旁觀(guān)者，我們會(huì )發(fā)現出現了什么問(wèn)題呢？
如果認定因為化合物B被明確記載在申請人的在先申請中并因此化合物B能夠享有該在先申請的優(yōu)先權，那么公眾B花費努力所研究并證實(shí)的化合物B的相關(guān)權益則無(wú)法為公眾B所享有，而只能為并未對該化合物B進(jìn)行實(shí)際制備和效果驗證的在先申請的申請人所享有。這顯然對于公眾而言是非常不公平的，自然也違背了專(zhuān)利法鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的基本宗旨。
從這個(gè)角度來(lái)看，對“清楚地記載”的解讀，似乎不能僅僅局限于其字面意思，而是應該著(zhù)眼于每個(gè)規定背后的立法本意和立法目的去判斷和理解。就像這個(gè)案例一樣，從立法本意的角度來(lái)看，似乎“公開(kāi)是否充分”和“清楚地記載”也有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。從這個(gè)角度，審查員在二通中的意見(jiàn)也存在一定的合理性。
盡管如此，筆者雖然論述了審查員以“公開(kāi)不充分”為由認定不享有優(yōu)先權的結論在立法本意角度的合理性，但這并不代表筆者完全接受并認同在判斷是否享有優(yōu)先權時(shí)必然要考慮“公開(kāi)充分”，上述的分析也僅僅是提供一個(gè)探討的思路和角度。
3.對優(yōu)先權文件核實(shí)的全面性
作為業(yè)內同行，大家都知曉，審查員在提出優(yōu)先權問(wèn)題時(shí)往往是因為該優(yōu)先權問(wèn)題與新創(chuàng )問(wèn)題息息相關(guān)。然而，許多審查員在實(shí)踐工作中由于經(jīng)驗或者粗心問(wèn)題，往往只關(guān)注本申請是否享有優(yōu)先權，而不去關(guān)注對比文件的優(yōu)先權問(wèn)題。部分專(zhuān)利代理師由于經(jīng)驗不足往往會(huì )順著(zhù)審查員的思路去思考問(wèn)題，即，僅著(zhù)眼于新創(chuàng )問(wèn)題的解決而忽略了對比文件本身的優(yōu)先權問(wèn)題。這樣經(jīng)常會(huì )導致客戶(hù)損失一些不必要損失的權益。因此，筆者認為，作為一名合格的專(zhuān)利代理師，對本申請和對比文件均進(jìn)行優(yōu)先權的核實(shí)是非常有必要的。
審查指南第二部分第八章第4.6.1節規定，出現下列情形之一時(shí)，需要核實(shí)優(yōu)先權：
?。?）對比文件公開(kāi)了與申請的主題相同或密切相關(guān)的內容，而且對比文件的公開(kāi)日在申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，即該對比文件構成PX或PY類(lèi)文件；
?。?）任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利局的申請所公開(kāi)的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利局的申請構成PE類(lèi)文件；
?。?）任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利局的申請所公開(kāi)的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優(yōu)先權日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利局的申請構成PE類(lèi)文件。
對于第（3）種情形，應當首先核實(shí)所審查的申請的優(yōu)先權；當所審查的申請不能享有優(yōu)先權時(shí)，還應當核實(shí)作為對比文件的任何單位或個(gè)人在專(zhuān)利局的申請的優(yōu)先權。
在此，筆者列舉了一個(gè)簡(jiǎn)單的案例：
案例B：
審查意見(jiàn)：本申請僅9個(gè)具體化合物記載在其優(yōu)先權文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”中，并因此，除了所述9個(gè)具體化合物之外的方案不能享有此優(yōu)先權。
對于不能享有上述優(yōu)先權的技術(shù)方案而言，D1公開(kāi)了化合物A。D1的優(yōu)先權日20190911在本申請優(yōu)先權20200814之前，其公開(kāi)日20211231在此之后，構成本申請的抵觸申請。
分析：
D1與本申請是同一申請人的案件，并且均要求享有優(yōu)先權文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”的優(yōu)先權。
對本申請和D1所記載的技術(shù)方案分析如下：
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本申請 |
方案分組 |
享有優(yōu)先權 |
優(yōu)先權日 |
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方案I（9個(gè)化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
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方案II（剩余方案） |
10-2020-XXXXXXX KR |
2020.08.14 |
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D1 |
方案分組 |
享有優(yōu)先權 |
優(yōu)先權日 |
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方案I'（9個(gè)化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
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方案II''（剩余方案，涵蓋化合物A） |
不享有優(yōu)先權 |
2020.09.08（申請日） |
基于以上分析可知，
對于本申請的I組方案而言，其優(yōu)先權日為2019.09.11。D1的I'組方案與本申請I組方案的優(yōu)先權日為同一日；D1的II''組方案不能享有其優(yōu)先權，申請日為2020.09.08，晚于本申請I組方案的優(yōu)先權日。因此，D1的I'組和II''組方案均不能構成本申請I組方案的抵觸申請和現有技術(shù)。
對于本申請的II組方案而言，其優(yōu)先權日為2020.08.04。D1的I'組方案的優(yōu)先權日早于2020.08.04，公開(kāi)日晚于本申請，并因此能夠構成本申請II組方案的抵觸申請。D1的II''組方案的申請日為2020.09.08，晚于本申請的優(yōu)先權日2020.08.04，并因此不能構成本申請II組方案的抵觸申請和現有技術(shù)。
換言之，僅D1的I'組方案可以構成本申請的抵觸申請，能夠用于評述本申請的新穎性。經(jīng)核實(shí)，審查員所引用的D1的化合物A恰好并不屬于上述I'組方案，而是屬于其II''組方案，并因此根本不能用于評述本申請所有技術(shù)方案的新穎性。審查員的上述評述僅僅關(guān)注到本申請是否享有優(yōu)先權的問(wèn)題，而根本沒(méi)有注意到需要同時(shí)核實(shí)作為對比文件的D1的優(yōu)先權。
如果作為專(zhuān)利代理師，順著(zhù)審查員的思路去考慮新創(chuàng )的問(wèn)題，則顯然會(huì )至少在本申請中排除掉涉及該化合物A的技術(shù)方案，這顯然是不合理的。
因此，作為專(zhuān)利代理師，在遇到優(yōu)先權問(wèn)題時(shí)，需要認真分析判斷屬于審查指南中提及的上述三種情形的哪一種，如果屬于情形（3），則需要自行核實(shí)對比文件的優(yōu)先權是否享有，否則會(huì )導致客戶(hù)權益的不必要喪失。
以上內容僅僅是筆者結合自身案例對優(yōu)先權問(wèn)題進(jìn)行的一些實(shí)踐思考。事實(shí)上，優(yōu)先權問(wèn)題，尤其是生化領(lǐng)域的馬庫什權利要求的優(yōu)先權問(wèn)題，在業(yè)內仍然存在很大的爭議。希望在以后的工作實(shí)踐中，能夠結合案例繼續對此類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行更加深入的分析和解讀。
參考文獻
【十大案件】評析“新穎的磺酰胺類(lèi)化合物及其作為內皮素受體拮抗劑的應用”發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效案——淺析具體化合物優(yōu)先權、充分公開(kāi)與創(chuàng )造性的判斷，2022年5月27日