文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 趙旎
在美國專(zhuān)利申請實(shí)踐中，“重復授權”（Double Patenting）的問(wèn)題是代理人經(jīng)常遇到的問(wèn)題。
MPEP 804中對重復授權做出了具體的解釋。當一件授權專(zhuān)利的排他權期限通過(guò)其它專(zhuān)利的授權而不公正地延長(cháng)時(shí)，即會(huì )產(chǎn)生重復授權問(wèn)題。重復授權駁回常發(fā)生于，審查員認為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型和另一個(gè)專(zhuān)利或共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型相同，需要注意的是，有重復授權問(wèn)題的兩件或多件專(zhuān)利之間必須存在某些共同的發(fā)明人或專(zhuān)利權人。
重復授權分為不同類(lèi)型，如果按照所比較的權利要求是否完全相同，可以分為法定重復授權（Statutory Double Patenting）和非法定重復授權（（Non-statutory Double Patenting）。
?。?）法定重復授權：適用于不同案件中權利要求主張保護相同的發(fā)明的情況(same invention)，通常僅當相沖突的權利要求完全一致或者基本一致并且具有相同的保護范圍時(shí)才會(huì )引起法定重復授權駁回，所以法定重復授權駁回很少遇到。
?。?）非法定重復授權：適用于不同案件中權利要求所描述的發(fā)明為顯而易見(jiàn)的變型的情況(obviousness)，也被稱(chēng)為“顯而易見(jiàn)型重復授權”，顯而易見(jiàn)型重復授權駁回更加常見(jiàn)。
此外，在實(shí)踐中，在遇到審查員提出的顯而易見(jiàn)型重復授權駁回中，還可以進(jìn)一步分為兩種情況，即（2a）臨時(shí)性重復授權駁回，即，一個(gè)共同待決申請的權利要求對抗另一個(gè)共同待決申請的權利要求。（2b）非臨時(shí)性重復授權駁回，即，在先專(zhuān)利的權利要求對抗另一個(gè)共同待決申請的權利要求。
筆者認為非臨時(shí)性顯而易見(jiàn)型重復授權駁回是代理人在實(shí)踐中更經(jīng)常遇到的，此時(shí)往往可以通過(guò)爭辯，或修改在后申請的權利要求，或提交期末放棄的方法克服重復授權問(wèn)題。
如果考慮盡快授權，那么期末放棄（Terminal disclaimers）是最簡(jiǎn)單快速的方法。在實(shí)踐中，期末放棄通常是指申請人通過(guò)同意當前申請（一般為在后申請）授權成為的專(zhuān)利的保護期限與同一申請人的另一件專(zhuān)利/申請（在先專(zhuān)利/申請）的保護期限相同，放棄在后申請專(zhuān)利獲得的“超期保護”，使得兩件專(zhuān)利的在同一天失效。即，實(shí)踐中通常是，同一申請人擁有一件在先申請及一件在后申請時(shí)，會(huì )在在后申請的審查中收到重復授權問(wèn)題，并在此時(shí)做出期末放棄。然而筆者在實(shí)踐中也遇到過(guò)在在先申請的審查階段即被審查員提出重復授權問(wèn)題，并做出期末放棄的。
由于筆者通常處理生化領(lǐng)域案件，在此分享一個(gè)生化領(lǐng)域關(guān)于重復授權及期末放棄的案件。
同一申請人A有兩件申請日不同的申請B和C，其中B的申請日早于C的申請日。申請B和C均在實(shí)審階段中，在審查員審查在先申請B的過(guò)程中指出其與在后申請C存在顯而易見(jiàn)型重復授權問(wèn)題：在先申請B要求了一種藥物組合物，其包含藥物1和藥物2；在后申請C要求了一種藥物1和免疫調節活性物。審查員認為現有技術(shù)已經(jīng)公開(kāi)了藥物2是一種眾所周知的免疫調節活性物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到將一種免疫調節活性物與藥物1聯(lián)合使用得到與在先申請B類(lèi)似的效果，因此在先申請B與在后申請C存在顯而易見(jiàn)型重復授權問(wèn)題。
此時(shí)，在先申請B及在后申請C均為待決申請。如果按照常規方法，可以考慮修改申請B的權利要求，爭辯或提交期末放棄。然而在此案中，爭辯在答復中不被接受的風(fēng)險較大。而在在后申請C也正處于待決狀態(tài)的時(shí)候，似乎修改在先申請B的權利要求也無(wú)從下手。此時(shí)為了促進(jìn)順利審查及授權，提交期末放棄似乎比較穩妥。與常見(jiàn)的提交期末放棄不同的是，此時(shí)是在答復在先申請B的重復授權問(wèn)題中提交關(guān)于在后申請C的期末放棄。此時(shí)提交的期末放棄對在審的申請B沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性影響，只是在后申請C可能會(huì )喪失一些專(zhuān)利期。筆者認為在在先申請及在后申請均為未決狀態(tài)下，即在在先申請中提出顯而易見(jiàn)型重復授權駁回的情況比較少見(jiàn)。
針對此情況，筆者在查閱資料后，發(fā)現針對這種情況除了期末放棄或修改權項外，還有“暫時(shí)擱置（hold in abeyance）”的答復方法，即：延遲決定。這種請求可以暫時(shí)不答復臨時(shí)性重復授權駁回的審查意見(jiàn)。審查員在后續的審查意見(jiàn)中會(huì )重復該臨時(shí)性重復授權駁回，此時(shí)申請人可以再次提出暫時(shí)擱置該駁回的請求來(lái)延緩實(shí)質(zhì)性答復。通過(guò)實(shí)質(zhì)性答復的延期，在大部分情況下，申請人能夠避免產(chǎn)生與爭辯、修改、期末放棄的準備和提交等相關(guān)的不必要費用。在對其中一件相關(guān)申請的審查過(guò)程中，相沖突的權利要求可能會(huì )被修改到一定程度，從而臨時(shí)性重復授權問(wèn)題自動(dòng)克服。此外，如果其中一件相關(guān)申請被放棄，那么就不存在重復授權，審查員將會(huì )撤回重復授權駁回審查意見(jiàn)?！?】然而由于在實(shí)踐中筆者并未試過(guò)此方法的可行性，在此僅提供思路，不做贅述。
綜上所述，在美國專(zhuān)利實(shí)踐中，重復授權問(wèn)題多見(jiàn)于顯而易見(jiàn)型重復授權駁回，并且多為非臨時(shí)性重復授權駁回，此時(shí)申請人必須做出實(shí)質(zhì)性答復，即爭辯，修改權利要求或期末放棄。而部分少見(jiàn)于臨時(shí)性重復授權駁回，如筆者所舉例子，此時(shí)簡(jiǎn)單處理方式仍可考慮期末放棄，只是期末放棄的思路與常規有所不同。
參考文獻
【1】克服美國重復授權駁回的答復策略，集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 魯梅