文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 林蕾
在日常專(zhuān)利代理工作中，在對新穎性和創(chuàng )造性進(jìn)行答復的過(guò)程中，經(jīng)常需要我們來(lái)判斷審查員提供的對比文件是否屬于現有技術(shù)進(jìn)行判斷。
在《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，簡(jiǎn)稱(chēng)AIA）第35 U.S.C.102條中，對美國專(zhuān)利申請的現有技術(shù)做出了規定。
首先，35 U.S.C. 102(a)中規定了總的現有技術(shù)：
102(a)(1)規定“在有效申請日之前已獲得專(zhuān)利，或在出版物中有描述，或公開(kāi)使用，或銷(xiāo)售，或以其他形式為公眾所知”為現有技術(shù)。
102(a)(2)規定“在有效申請日之前由他人有效遞交的專(zhuān)利或已公開(kāi)或已視為公開(kāi)的專(zhuān)利申請”為現有技術(shù)。
對于如何認定有效申請人，筆者給出以下具體案例：
在美國專(zhuān)利申請14/072,793的Final OA中，審查員引用了一篇對比文件Steibel（US2013/0345543），認為權利要求1中的特征已經(jīng)被Steibel公開(kāi)了，因此權利要求1相比于Steibel不具備新穎性。
然而，在確定Steibel的有效申請日的過(guò)程中筆者發(fā)現，Steibel的提交日為2013年8月27日，這個(gè)日期在本申請的優(yōu)先權日，即，2012年12月30之后。然而，Steibel作為在先申請案No.13/451,579的部分繼續申請，其可以享受前案的申請日，即2012年4月20日。這個(gè)日期在本申請的優(yōu)先權之前。
為了進(jìn)一步確定有效申請日，調取在先申請案No.13/451,579的文檔，通過(guò)特征比對之后，可以發(fā)現審查員指出的用于揭示本申請權利要求1的技術(shù)特征的內容并未記錄在在先申請案No.13/451,579中。相反地，其是部分繼續申請案Steibel的新增加的內容。因此，這部分內容不能享受在先申請案No.13/451,579案的申請日。這部分內容的有效申請日應當被認定為2013年8月27日。因此，Steibel不能作為現有技術(shù)用于評價(jià)本案的新穎性。
35 U.S.C.102(b)中規定了幾項不認為是現有技術(shù)的例外情況：
(1)本專(zhuān)利申請有效申請日一年以?xún)鹊墓_(kāi)。如果存在以下情形之一，則在本專(zhuān)利申請有效申請日一年以?xún)鹊墓_(kāi)不應當被視為前款(a)(1)所規定的本專(zhuān)利申請的現有技術(shù)：
(A)所述公開(kāi)由發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開(kāi)主題的第三人作出；或
(B)在所述公開(kāi)之前，所公開(kāi)的主題已被發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開(kāi)主題的第三人向公眾公開(kāi)。
(2)專(zhuān)利申請和專(zhuān)利中的公開(kāi)。如果存在以下情形之一，某公開(kāi)不應當被視為前款(a)(2)所規定的本專(zhuān)利申請的現有技術(shù)：
(A)所公開(kāi)的主題是直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的；
(B)在按照前款(a)(2)對主題提出有效申請之前，該主題已被發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開(kāi)的主題的第三人向公眾公開(kāi)；或
(C)在本發(fā)明的有效申請日之前（含有效申請日），所公開(kāi)的主題和本發(fā)明被同一人所有或被轉讓于同一人。
可以看出，針對發(fā)明人自己的公開(kāi)，在美國可以享受一年的不喪失新穎性的寬限期。然而在實(shí)際工作中，經(jīng)常會(huì )遇到論文發(fā)布者（即，論文署名人）與專(zhuān)利申請的申請人不完全相同的情況。
例如，在美國專(zhuān)利申請17/138,380的Non Final OA中，審查員引用作者為Rui Chen， Jinxin Zhao，Liang Zhang的論文作為現有技術(shù)，認為權利要求1相比于該現有技術(shù)沒(méi)有新穎性。其中Jinxin Zhao，Liang Zhang為當前美國專(zhuān)利申請的發(fā)明人，且論文發(fā)布期限在申請日的一年之內。
在這種情況下，如果申請人想證明自己的專(zhuān)利申請可以享受35 U.S.C.102(b)(1)中規定的不喪失新穎性的寬限期，申請人需要向USPTO提交一封基于37 C.F.R1.130(a)的聲明。聲明中需要證明，論文中多出的作者Rui Chen并未對審查員所引用的論文做出貢獻，論文中所著(zhù)的披露皆為Jinxin Zhao和Liang Zhang做出的。從而，使得審查員可以認可該對比文件為屬于不認為是現有技術(shù)的例外。
從以上的實(shí)例可以看出，美國專(zhuān)利中對于現有技術(shù)的認定與中國有很大的不同。因此，在實(shí)際工作中，當面對官方審查意見(jiàn)時(shí)，代理人應當首先結合美國專(zhuān)利法的規定，判斷審查意見(jiàn)中所引用的對比文件能否作為本申請的現有技術(shù)。尤其是對比文件的期限與本申請比較接近，或者是論文作者與本申請部分重疊的情況，需要格外留意，不能僅局限于查看對比文件首頁(yè)的著(zhù)錄信息披露的內容。從而能夠更好的對審查意見(jiàn)進(jìn)行針對性回復。