文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 何佳

　　在Syngenta Limited訴印度專(zhuān)利局一案中（C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022），判決日期為2023年10月13日），印度德里高等法院（Delhi High Court）分庭（2名法官組成）對德里高等法院一名獨任法官移交的案件進(jìn)行了裁決，該案件涉及《印度專(zhuān)利法，1970》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)利法》）第16條規定的專(zhuān)利分案申請的范圍。分庭的兩名法官認為，雖然提出分案申請需要涉及多個(gè)發(fā)明構思（plurality of inventions），但多個(gè)發(fā)明構思可以從臨時(shí)或完整的說(shuō)明書(shū)中確定，而不必強制限制在權利要求書(shū)中。

　　此案移交的背景是獨任法官不同意德里高等法院協(xié)調分庭法官在Boehringer Ingelheim International GMBH訴德里高等法院一案中的裁決（2022 SCC OnLine Del 3777）。Boehringer案的法官認為，如果母案申請的權利要求中不包含多個(gè)發(fā)明構思，則分案申請將不可維持。此外，該案法官還認為，如果在權利要求中未找到多個(gè)發(fā)明構思的情況下允許提交分案申請，將違反專(zhuān)利法的基本規則，即“權利要求中未記載的即視為放棄保護”。

　　Syngenta案的獨任法官向合議庭提出了兩個(gè)問(wèn)題：

　　?母案申請中多個(gè)發(fā)明構思的條件是否適用于分案申請由申請人自愿（suo moto）提交的分案申請的情況，還是僅基于專(zhuān)利局提出的異議官方意見(jiàn)；

　　?假設多個(gè)發(fā)明構思是維持分案申請的必要條件，那么多個(gè)發(fā)明構思是否必須包含在母案申請的權利要求中，還是包含在完整的說(shuō)明書(shū)中也可以；

　　在提交案件時(shí)，Syngenta案的獨任法官指出，Boehringer案基本上重建了印度專(zhuān)利法第16條的規定，刪除了“在已經(jīng)提交的臨時(shí)或完整說(shuō)明書(shū)中披露”這一說(shuō)法，代之以“權利要求中披露”的說(shuō)法，因此這違反了法條規定。Boehringer案法官還指出，原始權利要求中體現多個(gè)發(fā)明構思的問(wèn)題將是一個(gè)限制性條件，僅適用于根據專(zhuān)利局提出異議時(shí)提交分案申請的情況，而不適用于申請人自愿提交分案申請的情況。

　　基于此背景，合議庭首先認為，無(wú)論是申請人提出分案申請還是答復專(zhuān)利局的異議官方意見(jiàn)，都必須在相同的基礎上進(jìn)行評估，從而解答了Syngenta案法官提出的上述問(wèn)題中對這兩個(gè)類(lèi)別進(jìn)行區別對待的問(wèn)題。

　　其次，合議庭法官認為，似乎沒(méi)有理由將多個(gè)發(fā)明構思限制出現在權利要求中，且這種解釋與專(zhuān)利法第16條中“在臨時(shí)或完整說(shuō)明書(shū)中披露”的措辭明顯相悖。法官的理由是，在提交臨時(shí)申請時(shí)，是不需要提交權利要求的，因此如果接受Boehringer案的裁決無(wú)異于認為，在提交臨時(shí)申請的情況下，不能提出分案申請。法官還認為，“權利要求中未記載的即視為放棄保護”這一觀(guān)點(diǎn)不適用于權利要求的撰寫(xiě)，而是與侵權分析更為相關(guān)。

　　此外，一項發(fā)明創(chuàng )造未在母案權利要求中要求保護，但已在原始的說(shuō)明書(shū)中記載公開(kāi)，因此，申請人為尋求對母案申請中未要求保護的發(fā)明創(chuàng )造，但已在原始公開(kāi)中得到支持的主題而自愿提交的分案申請應該是有效的分案申請，即使所述自愿分案的權利要求未出現在母申請的原始權利要求書(shū)中。

　　因此，法官推翻了Boehringer案的裁決，并指出提交分案申請的兩種情形：即基于自愿提交分案申請或在答復專(zhuān)利局針對多個(gè)發(fā)明構思的異議時(shí)提交分案申請，這兩種情形以在臨時(shí)或完整說(shuō)明書(shū)中披露的多個(gè)發(fā)明構思為前提。

　　在過(guò)去，作為一種申請策略，自愿分案申請提交的權利要求可以與母案申請待決的權利要求相同，同時(shí)申請人可以明確撤回母案申請，也可以通過(guò)在規定期限內不提交答復意見(jiàn)從而使母案申請失效。這樣可以使印度申請根據授權的同族申請進(jìn)行修改，以保持一件申請在所有司法管轄區具有相同的保護范圍。

　　然而，鑒于印度知識產(chǎn)權上訴委員會(huì )（IPAB）就此問(wèn)題作出的決定，不允許再提交與母案申請的權利要求相同或無(wú)專(zhuān)利性差異的分案申請。如上文中所述，僅當母案申請存在發(fā)明缺乏單一性的情況時(shí)，才可以提交分案申請。

　　關(guān)于分案申請需要考慮的因素如下：

　　在印度，針對單一發(fā)明構思的權利要求往往基于產(chǎn)品的共同結構特征，而不是基于產(chǎn)品的功能或用途，因此，兩種不同的方法可能無(wú)法包含在一件申請中。

　　如果母案申請中未要求保護的主題屬于與母案申請相同的發(fā)明構思，則分案申請可能不得涵蓋該主題。

　　如果不可授權的權利要求和可授權的權利要求屬于單一發(fā)明構思，則母案申請中不可授權的權利要求不能通過(guò)修改引用的方式加入到分案申請中。

　　分案申請必須在母案申請待決時(shí)提交。因此，分案申請應當在提交針對母案申請審查意見(jiàn)的答復之前或同時(shí)提交，也可以在根據母案申請的最終聽(tīng)證會(huì )提交書(shū)面論據之前提交分案申請。

　　即使在母案申請獲得授權/撤回/駁回后，如果審查員在所述待決分案申請中提出了以發(fā)明缺乏單一性為由的反對意見(jiàn)通知書(shū)，則可以依據分案申請提交分案申請。

　　即使其他同族申請沒(méi)有以發(fā)明缺乏單一性為由被提出異議，但如果印度專(zhuān)利局以該理由提出異議，則可以提交分案申請。

　　參考資料

　　印度德里高等法院判決書(shū)（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs,C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022(Judgment pronounced on 13 October 2023)）