文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
企業(yè)出海的知識產(chǎn)權風(fēng)險問(wèn)題，是個(gè)老生常談的話(huà)題，也是個(gè)常談常新的話(huà)題。世紀之交我國DVD企業(yè)出海時(shí)曾在知識產(chǎn)權方面遭遇慘痛教訓，二十幾年過(guò)去了，我國企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和自主研發(fā)水平顯著(zhù)提升，企業(yè)的知識產(chǎn)權保護意識和保護水平大幅提高。與此同時(shí)，世界經(jīng)濟和貿易發(fā)生深刻變化，以美國為首的西方國家以知識產(chǎn)權問(wèn)題作為主要發(fā)力點(diǎn)，不斷加強對我國企業(yè)的打壓態(tài)勢，企業(yè)在進(jìn)入國際市場(chǎng)時(shí)面臨著(zhù)嚴峻的知識產(chǎn)權風(fēng)險和應對考驗，企業(yè)知識產(chǎn)權風(fēng)險防控及訴訟應對工作的重要性不言而喻。
一、中國企業(yè)出海面臨的新環(huán)境
?。ㄒ唬┲R產(chǎn)權日益成為國家發(fā)展的戰略性資源和國際競爭力的核心要素
日本早在2002年就提出了知識產(chǎn)權立國的戰略，當時(shí)日本政府對于世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律進(jìn)行了總結，認識到靠資源和靠設備的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，當今時(shí)代要靠知識產(chǎn)權，重視知識產(chǎn)權是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。由此，日本完成了從“貿易立國”、“科技立國”到“知識產(chǎn)權立國”的戰略升級。
我國在2008年提出《國家知識產(chǎn)權戰略綱要》，在2021年又提出了《知識產(chǎn)權強國建設綱要（2021-2035年）》，旨在統籌推進(jìn)知識產(chǎn)權強國建設，全面提升知識產(chǎn)權創(chuàng )造、運用、保護、管理和服務(wù)水平，這標志著(zhù)我國從知識產(chǎn)權大國到知識產(chǎn)權強國的轉變。
2023年1月5日，美國總統拜登簽署了《2022保護美國知識產(chǎn)權法案》，該法案規定總統應當將其認為可能或已經(jīng)對美國的國家安全、外交政策或經(jīng)濟穩定構成重大威脅的外國個(gè)人和實(shí)體列入報告，實(shí)施制裁，不以企業(yè)向法院對外國個(gè)人和實(shí)體提出民事或刑事指控為前提，這意味著(zhù)美國商業(yè)秘密保護體系進(jìn)一步被加強，并逐漸傾向于運用更加迅速、靈活的行政手段，多角度制裁商業(yè)秘密侵權行為，以維護美國本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
（二）幾個(gè)主要國家和地區的知識產(chǎn)權保護特點(diǎn)
在美國，需要特別注意NPE（Non-Practicing Entity），據統計顯示，2022年美國地區法院近60%的訴訟由NPE發(fā)起。NPE，即非專(zhuān)利實(shí)施主體，是指本身不進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)門(mén)依靠購買(mǎi)專(zhuān)利和專(zhuān)利訴訟獲利的商業(yè)模式，也叫專(zhuān)利蟑螂。德國和法國都是歐盟重要的成員國，尤其在全球展覽業(yè)領(lǐng)域占據重要角色，對展會(huì )知識產(chǎn)權保護力度是非常強的。荷蘭的海牙法院，是審理復雜專(zhuān)利侵權訴訟案件的一個(gè)重要法院。英國是世界上最早給予知識產(chǎn)權保護的國家，它的知識產(chǎn)權保護制度非常完備，對侵權行為的打擊力度也是非常大的。還有2023年6月1日開(kāi)始啟用的歐洲統一法院，這意味著(zhù)專(zhuān)利權人可以通過(guò)一個(gè)訴訟在所有成員國范圍內主張禁令，將大大降低專(zhuān)利法律保護的復雜性和成本。
由此可見(jiàn)，美國和歐洲這些發(fā)達國家地區，對于知識產(chǎn)權的保護都是非常強的，對于侵權行為的打擊力度也是非常大的。
二、企業(yè)出海知識產(chǎn)權風(fēng)險防控
?。ㄒ唬?企業(yè)出海知識產(chǎn)權風(fēng)險類(lèi)型
專(zhuān)利權的本質(zhì)在于以公開(kāi)換保護，也即企業(yè)以專(zhuān)利的形式公開(kāi)技術(shù)方案，國家給予其合法的壟斷權。未經(jīng)專(zhuān)利權人的授權，他人不能制造、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售、進(jìn)口、使用侵犯專(zhuān)利權的產(chǎn)品或者專(zhuān)利方法。一旦被認定為侵權行為，最直接的后果是：被控侵權人將被要求停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售行為，下架侵權產(chǎn)品，面臨高額的損害賠償；在展會(huì )上的話(huà)還可能被要求撤展和扣押展品和人員；專(zhuān)利侵權的間接后果是損害企業(yè)的商譽(yù)和信譽(yù)，損害企業(yè)形象。
知識產(chǎn)權的風(fēng)險類(lèi)型主要包括這四個(gè)方面：
第一是展會(huì )，歐盟執法部門(mén)常常會(huì )針對我國展臺進(jìn)行大面積的檢查，我國企業(yè)曾多次在海外參展時(shí)因知識產(chǎn)權問(wèn)題遭遇重創(chuàng )。例如展會(huì )前展品被沒(méi)收，展會(huì )進(jìn)行中展臺被查封，參展人員被抓，參展企業(yè)被組織方拒絕參展。
第二是直接的侵權訴訟，除了前面提到的一旦被認定侵權了，有停產(chǎn)、停售和巨額賠償的后果之外。臨時(shí)禁令的情況需要特別注意，臨時(shí)禁令是指在訴前或訴中程序中，法院應權利人的請求而發(fā)出的要求侵權行為人停止制造、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售、進(jìn)口等行為的臨時(shí)性命令。臨時(shí)禁令的特點(diǎn)在于快速、突襲，因其快捷有效的特點(diǎn)，經(jīng)常被權利人采用。
第三是海關(guān)扣押，目前大部分國家都實(shí)行知識產(chǎn)權海關(guān)保護制度。海關(guān)基于權利人的知識產(chǎn)權備案，可以對過(guò)境的有侵權嫌疑的貨物采取強制扣押。
第四是知識產(chǎn)權相關(guān)貿易調查。知識產(chǎn)權貿易調查是一種準司法調查程序，當前國際上與知識產(chǎn)權貿易相關(guān)的貿易調查主要有：美國“337調查”、特別301調查以及歐盟的對相關(guān)不公平貿易措施的調查等。以337調查為例，這是美國一種特有制度，是進(jìn)入美國海外市場(chǎng)必須重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險，其后果可能導致企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品、乃至全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無(wú)法進(jìn)入美國市場(chǎng)。
?。ǘ┢髽I(yè)出海知識產(chǎn)權風(fēng)險防控措施
企業(yè)知識產(chǎn)權的風(fēng)險防控，核心在于以下兩個(gè)方面：
一是要進(jìn)行專(zhuān)利風(fēng)險排查工作，即FTO。
專(zhuān)利信息是完全公開(kāi)的，因此專(zhuān)利的侵權風(fēng)險是可預知的，這使得企業(yè)可以提前排查侵權風(fēng)險并提前做好風(fēng)險應對處置預案。FTO全稱(chēng)Free to Operate，即專(zhuān)利的自由實(shí)施，是指技術(shù)實(shí)施人在不侵犯他人專(zhuān)利權的情況下自由實(shí)施。FTO的工作步驟包括確定檢索主題和檢索范圍、專(zhuān)利檢索、技術(shù)標引、風(fēng)險定級、風(fēng)險排除五個(gè)步驟。FTO工作的本質(zhì)就是通對專(zhuān)利情報信息的分析，提前排查專(zhuān)利風(fēng)險并消除專(zhuān)利風(fēng)險的過(guò)程。我們建議，在一開(kāi)始，在產(chǎn)品的研發(fā)階段，企業(yè)的IPR就要介入，就要開(kāi)始避免知識產(chǎn)權侵權，最晚要在產(chǎn)品上市前徹底排查。
二是主動(dòng)的專(zhuān)利布局及反布局。
最好的防御是進(jìn)攻。進(jìn)行專(zhuān)利的分析和布局尤為重要，要在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)利布局，通過(guò)對自有技術(shù)的專(zhuān)利布局，可以從被動(dòng)化為主動(dòng)，發(fā)展出未來(lái)能制衡競爭對手的專(zhuān)利。特別是要重視以對抗競爭對手為目標的專(zhuān)利布局，也就是，對標競爭對手的核心產(chǎn)品和研發(fā)方向進(jìn)行專(zhuān)利布局。一旦競爭對手挑起知識產(chǎn)權糾紛，一方面，企業(yè)應當積極應訴，另一方面，企業(yè)要主動(dòng)找機會(huì )反制對方，以達到互相制衡的目的。
三、企業(yè)出海知識產(chǎn)權訴訟應對
（一）我國企業(yè)在美知識產(chǎn)權糾紛概況
我國企業(yè)在美國知識產(chǎn)權糾紛一直處于高發(fā)態(tài)勢。以下分享一下《2022年中國企業(yè)在美知識產(chǎn)權糾紛調查報告》中的幾個(gè)數據：中企在美知識產(chǎn)權訴訟新立案共986起，環(huán)比增長(cháng)14.39%；在美糾紛共涉及中國企業(yè)9569家次，較上年增長(cháng)75.06%；98.16%的中國企業(yè)為被告；專(zhuān)利訴訟平均判賠額382.1萬(wàn)美元；專(zhuān)利訴訟審結平均周期480天。由此可見(jiàn)，一旦在美國卷入專(zhuān)利侵權訴訟，就意味著(zhù)加入了一場(chǎng)耗時(shí)耗資的“馬拉松”，如果產(chǎn)品被判定專(zhuān)利侵權，還可能會(huì )面臨高額的侵權賠償、喪失市場(chǎng)、損害企業(yè)形象與損失業(yè)務(wù)機會(huì )等一系列蝴蝶效應。
?。ǘ┪覈髽I(yè)在美知識產(chǎn)權訴訟應對策略
第一，沉著(zhù)冷靜，耐心周旋，擅于借助外力。
自亂陣腳、舉手投降不可取，置之不理是最壞的應對。例如，如果企業(yè)對收到的律師函置之不理，可能會(huì )迫使權利人申請臨時(shí)禁令或者提起訴訟。如果未來(lái)被法院認定侵權成立，侵權人將會(huì )因故意侵權承擔懲罰性賠償責任。再例如，如果不按時(shí)應訴，則法院作出缺席判決，結果往往是被告敗訴，還需要承擔因訴訟產(chǎn)生的費用。建議企業(yè)在海外遭遇侵權訴訟時(shí)，首先應當積極配合當地司法行政部門(mén)的協(xié)調處理，同時(shí)要積極尋找一切維權途徑，盡力降低企業(yè)損失。
知識產(chǎn)權糾紛是專(zhuān)業(yè)性較強的領(lǐng)域，建議企業(yè)在遭遇侵權糾紛時(shí)，一定要尋求專(zhuān)業(yè)律師的幫助。日常在可能涉及知識產(chǎn)權海外糾紛的重點(diǎn)國家和地區要維護一些合作伙伴關(guān)系，必要時(shí)可以向當地或者我國有關(guān)部門(mén)派駐的知識產(chǎn)權工作站等機構，例如行業(yè)協(xié)會(huì )、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、知識產(chǎn)權維權援助中心等尋求維權協(xié)助。另外，企業(yè)還應組建專(zhuān)門(mén)的知識產(chǎn)權團隊，知識產(chǎn)權糾紛的應對需要知識產(chǎn)權團隊與企業(yè)的技術(shù)部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、行政部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、公關(guān)部門(mén)一起，與外部專(zhuān)業(yè)律師一起協(xié)同工作，并肩作戰。
第二，熟悉知識產(chǎn)權規則，真正的尊重知識產(chǎn)權。
程序方面，被控侵權人可以從對方訴訟主體資格、管轄權異議、訴訟時(shí)效等方面進(jìn)行抗辯；實(shí)體方面，可以從專(zhuān)利無(wú)效抗辯、不侵權抗辯、現有技術(shù)抗辯、權利用盡抗辯、先用權抗辯等方面積極應訴。如企業(yè)日常知識產(chǎn)權工作到位的話(huà)，企業(yè)所遭遇的訴訟所依據的權利基礎很可能是在前期FTO工作中排查出來(lái)的風(fēng)險專(zhuān)利，此處的專(zhuān)利無(wú)效抗辯也可以是前述FTO排查分析工作中已經(jīng)事前準備好的證據材料。
另外，如果企業(yè)自身有一定的知識產(chǎn)權積累，則可以考慮針對對方的產(chǎn)品提出反制訴訟。從對國家司法制度的熟悉程度來(lái)考慮，建議反制訴訟地在中國進(jìn)行。提起反制訴訟，一方面能夠向對方表明積極應戰的態(tài)度，更重要的是給對方施加壓力，迫使對方走向談判桌，謀求和解。
世界各國的知識產(chǎn)權制度看起來(lái)相似，實(shí)際上也有很多不同，呈現明顯的地域特征。因此，在企業(yè)出海時(shí)，還需要對當地的知識產(chǎn)權法律制度、執法形式、司法程序、以及執法案例、司法判例等資料進(jìn)行調研了解。真正地去熟悉知識產(chǎn)權規則，才能最大程度地運用知識產(chǎn)權規則，從而能夠為企業(yè)爭取更多的競爭優(yōu)勢。
四、企業(yè)出海知識產(chǎn)權合規建議
綜合上述分析，對我國企業(yè)出海在知識產(chǎn)權工作方面提出如下合規建議：
?。ㄒ唬﹪栏癜凑諊H通行的規則參與競爭
尊重知識產(chǎn)權、尊重創(chuàng )新是國際市場(chǎng)通行的競爭規則。只有真正的去尊重競爭對手的知識產(chǎn)權、尊重供應商的知識產(chǎn)權、尊重客戶(hù)的知識產(chǎn)權，才能更好地去參與國際競爭。另一方面，相信專(zhuān)利是可以被挑戰、可以被規避的，從而更好的去運用知識產(chǎn)權制度
?。ǘ┨?shí)做好日常的知識產(chǎn)權
尊重知識產(chǎn)權的同時(shí)也要運用好知識產(chǎn)權規則。日常的知識產(chǎn)權工作包括專(zhuān)利的布局、包括專(zhuān)利侵權風(fēng)險排查、風(fēng)險預警工作、對于排查出的風(fēng)險專(zhuān)利的處置工作，例如專(zhuān)利穩定性分析工作、技術(shù)規避工作、專(zhuān)利無(wú)效準備工作，還包括針對競爭對手的專(zhuān)利反布局工作。日常的知識產(chǎn)權工作是未雨綢繆，能夠為企業(yè)在未來(lái)的戰場(chǎng)上提供強有力的戰斗武器。
?。ㄈ┱_認識知識產(chǎn)權訴訟
訴訟有代價(jià)，但是一旦被訴，應當沉著(zhù)冷靜地積極應對，必要時(shí)候需要提起反制訴訟。應當認識到，知識產(chǎn)權訴訟的目的是為市場(chǎng)服務(wù)，是幫助企業(yè)解決糾紛的一種手段，一個(gè)工具。專(zhuān)利的價(jià)值在于運用，如果一項專(zhuān)利能夠被用于訴訟，是實(shí)現了專(zhuān)利的價(jià)值。