文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王靜宇

　　根據美國商標法的相關(guān)規定，商標可以用于美國專(zhuān)利申請中用以識別物品、產(chǎn)品、服務(wù)或組織，包括商品商標、服務(wù)商標、集體商標以及證明商標。但是，外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護客體是體現在物品中或應用于物品的視覺(jué)特征，其保護主題通常是與物品配置、或物品的形狀、或引用于物品表面的裝飾或物品表面裝飾與配置的結合。商標是用以識別和區分商品或者服務(wù)來(lái)源的標志，并不是外觀(guān)設計專(zhuān)利的常見(jiàn)保護主題。但，美國外觀(guān)專(zhuān)利法中不排斥對商標以外觀(guān)專(zhuān)利的形式獲得保護。

　　根據美國外觀(guān)審查指南第15.55.01小節所述，商標不能在外觀(guān)設計名稱(chēng)中單獨使用，也不能和類(lèi)型“TYPE”一詞結合使用。在個(gè)別情況下，商標可以使用在說(shuō)明書(shū)中。若商標在外觀(guān)設計圖樣中使用時(shí)，應在說(shuō)明書(shū)中寫(xiě)上一句聲明，注明形成外觀(guān)專(zhuān)利保護范圍中的商標元素以及擁有該商標的所有權人的名稱(chēng)，通常按照以下格式聲明：

　　“The [the trademark material] forming part of the claimed design is a registered trademark of [the trademark owner].”

　　美國外觀(guān)審查指南還規定禁止以貶損的方式在外觀(guān)專(zhuān)利中使用商標。

　　除此之外，當商標并不作為外觀(guān)專(zhuān)利的保護部分，而在原始提交申請中的照片或線(xiàn)條圖中又保護了商標時(shí)，應在說(shuō)明書(shū)中或照片上包括免責聲明，聲明該商標不作為所要求保護的外觀(guān)設計申請的一部分。

　　如何在外觀(guān)專(zhuān)利侵權案件中評估其圖樣中顯示出的商標？哥倫比亞運動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v. Seirus）一案給予了啟示。

　　在哥倫比亞運動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v.Seirus）一案中，美國聯(lián)邦巡回法院先在2019年11月13日的裁決中提出要考慮被訴外觀(guān)設計中的商標存在問(wèn)題，并在2020年3月5日否決了哥倫比亞后續提出的全體法官復審請求。

　　Columbia Sportswear v.Seirus基本案情，如下：

　　哥倫比亞擁有第D657,093號的美國外觀(guān)專(zhuān)利權，該外觀(guān)專(zhuān)利是一種用于服裝和鞋類(lèi)物品的熱反射材料的波浪形外觀(guān)設計。在案件中，哥倫比亞訴稱(chēng)賽魯斯在其各種產(chǎn)品（包括靴子和夾克衫）中都在相似的材料中采用了類(lèi)似波浪形的外觀(guān)設計，該行為侵犯了其外觀(guān)專(zhuān)利權（具體見(jiàn)下圖）。

　　在初審判決中，地區法院認可了哥倫比亞提出賽魯斯產(chǎn)品侵權的理由，隨后陪審團判決賽魯斯賠償哥倫比亞超過(guò)300萬(wàn)美元的賠償金。地區法院在簡(jiǎn)易判決中駁回了賽魯斯的訴訟觀(guān)點(diǎn)，即第D657,093號的美國外觀(guān)專(zhuān)利與被訴產(chǎn)品圖案之間存在顯著(zhù)差異。賽魯斯指出兩種圖案在波浪厚度、間距和方向均存在差異，以及其商標在整個(gè)圖案中的顯著(zhù)存在。關(guān)于賽魯斯的觀(guān)點(diǎn)，地區法院進(jìn)行了駁回，并提出在侵權分析中應完全忽略商標的存在。

　　在上訴程序中，聯(lián)邦巡回法院駁回了地區法院作出的簡(jiǎn)易判決，并撤銷(xiāo)了關(guān)于侵犯該外觀(guān)專(zhuān)利權的裁定。聯(lián)邦巡回法院認為，地區法院不恰當地解決了本應由陪審團決定的與侵權事實(shí)相關(guān)的爭議焦點(diǎn)問(wèn)題。這些問(wèn)題包括對于一般觀(guān)察者而言，波浪的厚度、間距以及方向的差異是否有不同的影響。根據聯(lián)邦巡回法院的觀(guān)點(diǎn)，賽魯斯產(chǎn)品設計的元素是否給予一般觀(guān)察者一種不同于哥倫比亞設計的不同視覺(jué)影響應該由陪審團判斷。

　　同時(shí)，聯(lián)邦巡回法院認為地區法院不考慮商標在外觀(guān)設計中的影響是不恰當的。聯(lián)邦巡回法院駁回了地區法院在判決中提出的禁止在判斷侵權時(shí)考慮裝飾性商標、其擺放的位置以及其表面特征的觀(guān)點(diǎn)。聯(lián)邦巡回法院認為地區法院的這一觀(guān)點(diǎn)是與判斷“一般觀(guān)察者是否會(huì )發(fā)現整體外觀(guān)設計的效果一致”的事實(shí)不一致。

　　聯(lián)邦巡回法院認為，商標的擺放位置是判斷外觀(guān)專(zhuān)利侵權的一項重要因素，特別是當商標是被訴外觀(guān)設計專(zhuān)利的內部組成部分時(shí)。根據該項判決，潛在侵權者可能會(huì )通過(guò)在涉嫌侵權的外觀(guān)設計中放置商標以來(lái)避免侵權。該案究竟會(huì )在今后的訴訟中有何影響，還需要時(shí)間來(lái)證明。需要注意的是，判斷美國外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，該事實(shí)取決于一般觀(guān)察者基于外觀(guān)設計專(zhuān)利、現有技術(shù)以及被訴侵權的外觀(guān)設計的整體視覺(jué)印象。