文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟

　　根據國家知識產(chǎn)權局戰略規劃司、國家知識產(chǎn)權局知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心發(fā)布的《2021年中國專(zhuān)利調查報告》，年度調查數據顯示合作研發(fā)占研發(fā)獲取專(zhuān)利的比例為5.7%，其中發(fā)明專(zhuān)利的合作研發(fā)比例為6.2%。通過(guò)合作研發(fā)獲得的發(fā)明專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化平均收益相對較高，達到1000萬(wàn)元/件。由此可見(jiàn)，我國來(lái)源于合作研發(fā)的發(fā)明專(zhuān)利的數量已經(jīng)初具規模，對其所涉及的法律問(wèn)題的研究也勢在必行。在科創(chuàng )板上市問(wèn)詢(xún)中，亦有不少審核問(wèn)詢(xún)函涉及發(fā)行人與外部機構尤其是高校在合作研發(fā)中產(chǎn)生的專(zhuān)利共有問(wèn)題。

　　某發(fā)行人背景信息：

　　某發(fā)行人在錐形束CT成像、數字化口腔X射線(xiàn)成像等領(lǐng)域擁有18項核心技術(shù)，其中低劑量成像技術(shù)、多能譜成像技術(shù)、高精度幾何校準技術(shù)這3項核心技術(shù)系與清華大學(xué)共同承擔的科研課題中的研發(fā)成果，雙方據此共同申請了5項專(zhuān)利。

　　就雙方共有的5項專(zhuān)利，發(fā)行人與清華大學(xué)簽訂了《技術(shù)許可合同書(shū)》，清華大學(xué)將上述專(zhuān)利的實(shí)施權以排他方式授予發(fā)行人使用，不限地域、行業(yè)、產(chǎn)品、用途，除用于教學(xué)和科研目的外，清華大學(xué)不以任何方式實(shí)施前述專(zhuān)利，亦不許可、授權、委托或以任何其他方式允許任何第三方實(shí)施前述專(zhuān)利。發(fā)行人因此支付清華大學(xué)許可使用費500萬(wàn)元。

　　以下為針對該公司的審核問(wèn)詢(xún)函摘要：

　　請發(fā)行人說(shuō)明：

　?。?）與其他主體共同研發(fā)核心技術(shù)的具體情況，相關(guān)知識產(chǎn)權歸屬是否存在糾紛或潛在糾紛；

　?。?）公司各項專(zhuān)利的取得方式，5項共有專(zhuān)利的內容，共有專(zhuān)利許可有效期，許可使用費是否公允，《技術(shù)許可合同書(shū)》簽署前專(zhuān)利使用和權益分配情況；（3）公司核心技術(shù)的形成過(guò)程，是否存在主要核心技術(shù)來(lái)自清華大學(xué)或同方威視的情形。

　　上述審核問(wèn)詢(xún)函關(guān)注的正是合作開(kāi)發(fā)法律關(guān)系中的專(zhuān)利權屬、共有專(zhuān)利實(shí)施權的排他許可問(wèn)題。

　　根據《專(zhuān)利法》第八條以及《民法典》第八百六十條的規定，合作開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造，當事人之間沒(méi)有特別約定的，申請專(zhuān)利的權利由合作開(kāi)發(fā)的當事人共有。對于共有專(zhuān)利的實(shí)施，根據《專(zhuān)利法》第十四條規定，有約定的從約定，沒(méi)有約定的，共有人可以單獨實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專(zhuān)利；許可他人實(shí)施該專(zhuān)利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。

　　我們注意到，很多企業(yè)簽署的合作開(kāi)發(fā)合同中，沒(méi)有意識到共有專(zhuān)利產(chǎn)生的諸多復雜問(wèn)題，而往往以簡(jiǎn)單一句話(huà)“本合同項下研發(fā)成果申請專(zhuān)利的權利由雙方共有”來(lái)表述雙方共有的法律關(guān)系，甚者沒(méi)有對專(zhuān)利的權屬及實(shí)施進(jìn)行約定，很多糾紛也就產(chǎn)生于此。例如，在溫州醫科大學(xué)附屬第一醫院與深圳某公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛一案中，原被告雙方合作研發(fā)一款醫療多功能自助終端一體機，并共同申請了專(zhuān)利。后來(lái)公司一方將該專(zhuān)利投入商業(yè)運營(yíng)并獲得了巨大的經(jīng)濟利益，醫院一方認為由公司獨享共有專(zhuān)利的商業(yè)利益有違公平原則，請求分享利益。最高人民法院在(2020)最高法知民終954號民事判決書(shū)中認定：在沒(méi)有約定的情況下，只有在以許可方式許可他人實(shí)施該專(zhuān)利的情況下才有共有人對收益進(jìn)行分配的要求，而共有人自己?jiǎn)为殞?shí)施共有專(zhuān)利并不需要進(jìn)行利益分配。該案充分體現了共有人之間在合作開(kāi)發(fā)伊始就以協(xié)議方式約定清楚雙方權利義務(wù)的重要性，尤其是實(shí)施和利益分配條款。

　　在上述發(fā)行人的法律安排中，其雖然與清華大學(xué)共有專(zhuān)利，但是通過(guò)協(xié)議方式將共有專(zhuān)利的實(shí)施權以排他方式授予發(fā)行人使用，避免了共有人將該專(zhuān)利自行實(shí)施或許可他人實(shí)施導致的核心競爭力被稀釋的問(wèn)題。

　　在合作開(kāi)發(fā)協(xié)議談判過(guò)程中，如果企業(yè)作為既投入資金又投入背景技術(shù)和研發(fā)力量的甲方，建議重點(diǎn)思考如下問(wèn)題，并在協(xié)議中確認是否已經(jīng)有相應的條款安排：

　　1、是否能接受乙方自己?jiǎn)为殞?shí)施該專(zhuān)利并獨占由此所獲得的利益？

　　2、是否能接受乙方將該共有專(zhuān)利許可給我的競爭對手？

　　3、如果乙方將該共有專(zhuān)利在市場(chǎng)上大量免費普通許可怎么辦？

　　4、如果后續想將該共有專(zhuān)利中的份額轉讓給關(guān)聯(lián)公司，但乙方不同意或主張同等條件下的優(yōu)先受讓權如何處理?

　　5、對于研發(fā)成果，如果一方想申請專(zhuān)利，一方想以商業(yè)秘密保護如何處理？

　　想清楚以上問(wèn)題后，我們就會(huì )發(fā)現對于共有知識產(chǎn)權的情況下，對于知識產(chǎn)權有關(guān)的條款需要有詳細而周密的部署安排，來(lái)回應上述關(guān)切。我們建議在協(xié)議知識產(chǎn)權條款中至少應包括如下內容：

　　?雙方投入的背景知識產(chǎn)權歸屬

　　? 雙方投入的背景知識產(chǎn)權給另一方的普通許可

　　? 知識產(chǎn)權瑕疵擔保

　　?共有研發(fā)成果的詳細約定

　　? 乙方自行實(shí)施的范圍限制

　　? 乙方對外許可的限制

　　? 甲方許可給關(guān)聯(lián)公司的約定

　　? 乙方轉讓的限制以及關(guān)聯(lián)公司之間的轉讓自由

　　? 收益分配

　　? 知識產(chǎn)權保護方式的決策權、申請及維護費用承擔

　　? 知識產(chǎn)權維權發(fā)起、合理開(kāi)支承擔及損害賠償歸屬

　　? 發(fā)表論文和著(zhù)作的約定

　　? 申請獎勵的約定

　　? 后續改進(jìn)技術(shù)成果的歸屬、回授及收益分配條款

　　?研發(fā)成果及資料的清單以及交付