文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 宋天凱

　　專(zhuān)利法第二十六條三款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)26.3）主要是對說(shuō)明書(shū)的規定，具體為：說(shuō)明書(shū)應當對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)現為準。 在我國早期的專(zhuān)利審查業(yè)務(wù)中，26.3的出現頻率較低，審查員以及代理師所爭辯的主要條款集中在專(zhuān)利法第二十二條所規定的專(zhuān)利三性。但是，隨著(zhù)我國專(zhuān)利業(yè)務(wù)的不斷擴大，專(zhuān)利申請量的不斷增加，有關(guān)26.3的審查意見(jiàn)愈發(fā)增多，尤其是在實(shí)用新型專(zhuān)利的審查意見(jiàn)中，各種各樣不同形式的26.3噴涌而出，儼然已成為實(shí)用新型專(zhuān)利駁回的一大利器，讓無(wú)數代理師為之惆悵。 以下筆者將結合自身的一些經(jīng)驗，對常見(jiàn)的26.3的審查意見(jiàn)進(jìn)行匯總，并探討如何進(jìn)行處理。

　　1、方案描述錯誤

　　除審查意見(jiàn)理解錯誤的情形外，“方案描述錯誤”的26.3往往會(huì )構成實(shí)質(zhì)性的缺陷，具體表現為說(shuō)明書(shū)所記載的技術(shù)方案和所要實(shí)現的技術(shù)效果相矛盾，或者根本無(wú)法取得該技術(shù)效果，導致方案無(wú)法實(shí)現。

　　示例性的，如圖1所示，下端鉸接的擺動(dòng)桿可以驅使移動(dòng)桿按照箭頭方向進(jìn)行運動(dòng)；這種方案中，擺動(dòng)桿上端部為驅動(dòng)部，但是，該上端部的擺動(dòng)路徑為弧線(xiàn)型，該上端部在驅使移動(dòng)桿進(jìn)行直線(xiàn)位移時(shí)，擺動(dòng)桿必然不能夠和移動(dòng)桿進(jìn)行固定連接。如果權利要求書(shū)乃至說(shuō)明書(shū)中描述均為“擺動(dòng)桿和移動(dòng)桿固定連接”，則必然無(wú)法實(shí)現移動(dòng)桿沿箭頭方向進(jìn)行直線(xiàn)位移的技術(shù)效果，也就必然不能夠符合26.3的規定。

圖1

　　針對上述的問(wèn)題，如果說(shuō)明書(shū)附圖足夠清晰，尚可依據說(shuō)明書(shū)附圖對權利要求以及說(shuō)明書(shū)中的文字內容進(jìn)行修改，以修正撰寫(xiě)之際所存在的失誤。

　　如果說(shuō)明書(shū)附圖也不夠清晰，則無(wú)法對該部分內容進(jìn)行彌補性的解釋。此時(shí)，如果包括該部分內容的權利要求為從屬權利要求，可以對該從屬權利要求進(jìn)行刪除；但如果包含該部分內容的權利要求為獨立權利要求，則基本無(wú)爭辯的可能性，此時(shí)，若申請文件為實(shí)用新型專(zhuān)利，還可以考慮撤回重新申報，以彌補上述缺陷，但若申請文件為發(fā)明專(zhuān)利且已經(jīng)公開(kāi)，則基本沒(méi)有補救的可能性。

　　還存在的一種情形是“方案描述錯誤”的部分僅出現在說(shuō)明書(shū)中，并未出現在權利要求中，此時(shí)，可以將該部分內容直接從說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行刪除。

　　TIPS：申請文件的撰寫(xiě)需要認真，避免出現前后矛盾、技術(shù)手段無(wú)法實(shí)現技術(shù)效果等問(wèn)題；并且，在不貢獻的前提下，多提供附圖也是較為有利的，從說(shuō)明書(shū)附圖中可以明確且毫無(wú)疑義所確定的內容也可以在恰當的時(shí)機補入申請文件之中，以彌補申請文件在各方面的缺失，甚至是創(chuàng )造性方面的缺失。

　　2、公開(kāi)不充分

　　公開(kāi)不充分屬于26.3的常見(jiàn)問(wèn)題，具體表現為權利要求給出了相對較大的范圍，而說(shuō)明書(shū)則僅是記載了一種或者幾種的實(shí)施方式，并不足以支撐權利要求所限定的范圍。

　　對此，常見(jiàn)的處理方式為合并權項或者合并說(shuō)明書(shū)的內容，以克服公開(kāi)不充分的問(wèn)題。如果不采用合并的方案，則需要通過(guò)舉證來(lái)論述說(shuō)明書(shū)中未公開(kāi)的內容屬于本領(lǐng)域的現有技術(shù)。

　　示例性的，權利要求中記載了A和B連接，然而說(shuō)明書(shū)中僅記載了A和B相卡接的方案，是否可以采用其他的連接方式則未有明確記載。此時(shí)，可以將卡接的方案并入權利要求，或者，也可以通過(guò)舉證的方式來(lái)證明A和B之間還能夠采用其他的連接方式，且這些連接方式均為常規的連接方式。

　　需要注意的是，舉證的內容如果是非專(zhuān)利文獻，還需要對證據的真實(shí)性和公開(kāi)性等進(jìn)行證明，必要時(shí)還需要提供原件。

　　TIPS：對于權利要求的上位描述是所有代理師和申請人的共同追求，但是，在上位描述的同時(shí)，一定要在說(shuō)明書(shū)中給出足夠的實(shí)施例予以支撐，以避免頭重腳輕的問(wèn)題。

　　3、技術(shù)手段模糊

　　技術(shù)手段的模糊屬于當前26.3的審查意見(jiàn)中最為常見(jiàn)的一種審查意見(jiàn)，具體表現為：說(shuō)明書(shū)僅是給出了要實(shí)現的技術(shù)效果，但未能明確實(shí)現該技術(shù)效果的技術(shù)手段；或者，說(shuō)明書(shū)給出了技術(shù)特征，但并未說(shuō)明該技術(shù)特征的具體結構、安裝結構等，這種情形常見(jiàn)于某些自創(chuàng )名詞，當然，在一些常規名詞中也有可能會(huì )出現。

　　對于上述的情形，首先要判斷原始申請文件是否確實(shí)未記載審查意見(jiàn)所指出的技術(shù)手段含糊的內容，若申請文件實(shí)際已經(jīng)公開(kāi)了審查意見(jiàn)所認定的技術(shù)手段含糊的內容，則可以在意見(jiàn)陳述書(shū)中進(jìn)行具體說(shuō)明，以論證審查意見(jiàn)的事實(shí)認定錯誤。

　　若審查意見(jiàn)所認定技術(shù)手段含糊的內容在申請文件中確未記載，則可以判斷下這部分的內容是否為本領(lǐng)域的現有技術(shù)。應知曉，26.3的判斷主體為本領(lǐng)域技術(shù)人員，而非具體的代理師或者審查員。審查意見(jiàn)所認為技術(shù)手段模糊之處或許在相關(guān)領(lǐng)域中早已為公知的內容，此時(shí)，則可以通過(guò)舉證的方式來(lái)論證該部分內容的公知屬性。示例性的，申請文件涉及一種掃地機器人及掃地機器人的殼體，除了核心闡述殼體的相關(guān)內容外，申請文件還對掃地機器人的功能進(jìn)行了介紹，如視覺(jué)檢測、地圖規劃、走行機構、吸塵清掃等功能模塊的說(shuō)明，但并未就各功能模塊的具體結構進(jìn)行詳細說(shuō)明。若審查意見(jiàn)認為這些功能模塊沒(méi)有細化說(shuō)明屬于技術(shù)手段模糊，則可以通過(guò)舉證的方式進(jìn)行論證。

　　若審查意見(jiàn)所認定技術(shù)手段含糊的內容在申請文件中確未記載，且無(wú)法找到相應的現有技術(shù)進(jìn)行證明。此時(shí)，可以參照前述“方案描述錯誤”處的說(shuō)明，選擇對相關(guān)權利要求進(jìn)行刪除，或者對申請文件進(jìn)行撤案重報等。

　　TIPS：對于實(shí)現技術(shù)效果的技術(shù)手段需要進(jìn)行清晰的說(shuō)明，雖然根據專(zhuān)利法的規定，這種清晰程度是要求本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解，但為了避免后期所存在的問(wèn)題，申請文件撰寫(xiě)的清晰程度還可以進(jìn)一步地提升，以使得非本領(lǐng)域的人員也能夠看懂，則可以最大程度地避免26.3的問(wèn)題；對于一些自創(chuàng )名詞，更應進(jìn)行詳細的說(shuō)明。

　　4、背景技術(shù)

　　申請文件的背景技術(shù)旨在交代申請文件要解決的技術(shù)問(wèn)題，但限于申請人所掌握的現有技術(shù)知識，該背景技術(shù)在大多時(shí)候都不能夠反映真實(shí)的最接近現有技術(shù)。這也是為什么在創(chuàng )造性審查中需要首先通過(guò)檢索的方式確定最接近現有技術(shù)，然后再基于最接近的現有技術(shù)來(lái)確定實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。

　　但是，目前卻存在著(zhù)一種基于“背景技術(shù)”所提出的26.3，具體表現為：說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分對于現有技術(shù)的描述過(guò)于上位、籠統，所指出技術(shù)問(wèn)題并非實(shí)際存在的技術(shù)問(wèn)題，進(jìn)而本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法明確本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題，因此，申請文件主題、實(shí)際要解決技術(shù)問(wèn)題和有益效果之間缺乏必要的內在邏輯關(guān)系，說(shuō)明書(shū)所記載的技術(shù)方案無(wú)法解決不確定的技術(shù)問(wèn)題，故而，不符合26.3的規定。

　　上述審查意見(jiàn)顯然是對專(zhuān)利法和審查指南的錯誤理解，對于這種形式的審查意見(jiàn)，應當積極和審查員溝通，并結合創(chuàng )造性審查中“實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題”的相關(guān)說(shuō)明等進(jìn)行爭辯。當然，若在申請階段不能夠獲得權利，合理的利用復審程序也是一種不錯的手段。

　　TIPS：盡管上述審查意見(jiàn)存在其不合理性，但為了盡可能地避免類(lèi)似審查意見(jiàn)，在申請文件撰寫(xiě)之際，也可以盡量詳細地對背景技術(shù)部分進(jìn)行細化說(shuō)明，并明確指出技術(shù)問(wèn)題。

　　隨著(zhù)專(zhuān)利申請量的不斷增加，日后我們所遇到的26.3的審查意見(jiàn)可能會(huì )越來(lái)越多，針對不同形式的26.3，申請人可以選擇不同的答復策略，以盡可能地爭取授權。即便是在申請階段無(wú)法獲得授權，在對駁回決定進(jìn)行分析之后，合理的利用復審程序也是廣大申請人應當考慮的。

　　從另一個(gè)方面出發(fā)，每一份審查意見(jiàn)的下達在某種程度上也意味著(zhù)申請文件本身存在或多或少的缺陷，如何在撰寫(xiě)階段即對申請文件進(jìn)行更好地加工也是廣大代理師所應當考慮的問(wèn)題。