文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 隋丹丹

　　美國的專(zhuān)利申請制度有很多獨到之處，其中與其他國家的一個(gè)明顯區別是持續申請制度。在美國，遞交一件專(zhuān)利申請（非臨時(shí)申請）之后，只要該申請沒(méi)有完結（被放棄或被授權），申請人就可以以其作為母案遞交持續申請，該持續申請享有母案的優(yōu)先權，并且可包含新的權利要求?？梢?jiàn)，持續申請使得一件專(zhuān)利申請變得更加復雜，并且使其存在很多不確定性。常見(jiàn)的持續申請類(lèi)型包括分案申請（Divisional Application）、繼續申請（Continuation Application）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）。

　　一、分案申請（Divisional Application）

　　根據美國專(zhuān)利法35 U.S.C.121的規定：

　　If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application......

　　35 U.S.C.121規定了，如果審查員認為一個(gè)申請中包含兩個(gè)或更多個(gè)獨立或有顯著(zhù)區別的發(fā)明，審查員可以要求該申請限制到其中一個(gè)發(fā)明，其余發(fā)明主題可作為分案申請遞交。其中獨立區別是指要求保護的兩個(gè)或更多個(gè)發(fā)明之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)，顯著(zhù)區別分別是指如果兩個(gè)發(fā)明在設計、操作和效果中的至少一者上沒(méi)有關(guān)聯(lián)，并且至少一個(gè)發(fā)明相對于其它發(fā)明具備可專(zhuān)利性，則可以認為這兩個(gè)發(fā)明有顯著(zhù)區別。

　　實(shí)踐中，通常是在母案申請被發(fā)出限制性要求（Restriction Requirement，R-R）的情況下，提交分案申請。如果審查員認為一個(gè)申請中包含了超過(guò)一項發(fā)明，那么就會(huì )發(fā)出R-R，要求申請人選擇其中一個(gè)發(fā)明，從而迫使申請人提交一個(gè)或多個(gè)分案申請，使沒(méi)有被選擇的技術(shù)方案得以繼續。

　　此外，根據美國專(zhuān)利法35 U.S.C. 121的規定：

　　A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application.

　　35 U.S.C.121禁止基于母案申請的權利要求對分案申請的權利要求發(fā)出重復授權的駁回，這是分案申請與繼續申請之間最主要的區別，也是分案申請相對于繼續申請和部分繼續申請的優(yōu)勢。當然，繼續申請中發(fā)出的重復授權駁回可以通過(guò)提交期末放棄（Terminal Disclaimer）克服。

　　提交期末放棄會(huì )產(chǎn)生一些負面后果，一方面，繼續申請可能會(huì )因為專(zhuān)利期限調整而有期限延長(cháng)，但是提交期末放棄相當于放棄了這種期限延長(cháng)，從而使得繼續申請與母案同時(shí)到期。另一方面，對于提交期末放棄并最終獲得授權的繼續申請，只有在該繼續申請及其母案的專(zhuān)利權為共同所有的情況下，該專(zhuān)利權才可實(shí)施，這個(gè)要求極大限制了申請人對兩個(gè)專(zhuān)利單獨實(shí)施的權利。

　　需要注意的是，如果母案申請中的限制性要求被撤回，那么已經(jīng)提交的分案申請將喪失其分案狀態(tài)并且應被變更為繼續申請。限制性要求在以下幾種情況下可能被撤回：一種情況是，在母案的審查過(guò)程中，如果審查員認為他可以在沒(méi)有負擔的情況下對全部技術(shù)方案進(jìn)行審查，那么審查員可以主動(dòng)撤回限制性要求；另一種情況是，母案權利要求在審查過(guò)程中，申請人通過(guò)修改權利要求，使得R-R中已被withdrawn的權利要求與其他權利要求具有了共同技術(shù)特征，那么已被withdrawn的權利要求被批準重新加入，因此母案申請中的限制性要求被撤回。

　　分案申請的說(shuō)明書(shū)不可以超出母案的公開(kāi)范圍，分案申請的權利要求書(shū)可以是母案原權利要求中記載的權利要求，也可以是基于說(shuō)明書(shū)的記載新增的權利要求。

　　分案申請的申請日與母案相同。除個(gè)別專(zhuān)利期限調整的情況下分案的保護期可能超過(guò)母案，大部分情況下，分案申請與母案專(zhuān)利保護期與母案相同。

　　分案申請的發(fā)明人與母案相同或為母案發(fā)明人的一部分。

　　二、繼續申請（Continuation Application）

　　根據美國專(zhuān)利法MPEP 201.07的規定：

　　A continuation is a second application for the same invention claimed in a prior nonprovisional application and filed before the original prior application becomes abandoned or patented. The applicant in the continuation application must include at least one inventor named in the prior nonprovisional application. The disclosure presented in the continuation must be the same as that of the original application; i.e., the continuation should not include anything which would constitute new matter if inserted in the original application.

　　繼續申請是基于母案中公開(kāi)的一項或多項發(fā)明的申請。申請人可以基于母案提交繼續申請，也可以基于第一項繼續申請提交進(jìn)一步的繼續申請，基于同一個(gè)母案提出的所有繼續申請中只要有一個(gè)申請沒(méi)有完結，申請人就可以提交進(jìn)一步的繼續申請。

　　繼續申請的說(shuō)明書(shū)不可以超出母案的公開(kāi)范圍，繼續申請的權利要求書(shū)可以與母案重疊，也可以是僅在說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的技術(shù)方案。

　　與分案申請相同，繼續申請的申請日與母案相同，專(zhuān)利保護期也與母案相同。

　　與分案申請相同，繼續申請的發(fā)明人與母案相同或為母案發(fā)明人的一部分。

　　在實(shí)踐中，通常在以下幾種情況下，提交繼續申請：

　?。?）尋求更寬的保護范圍。

　?。?）將沒(méi)有在原始申請范圍內的經(jīng)過(guò)申請人改進(jìn)后的產(chǎn)品或競爭對手的產(chǎn)品通過(guò)繼續申請的方式納入保護范圍內。

　?。?）為了爭取更多答復審查意見(jiàn)的時(shí)間，使相關(guān)技術(shù)方案處于復雜不確定的狀態(tài)。

　　需要注意的是，如果被駁回的權利要求以同樣的形式（不修改）出現在繼續申請中，繼續申請的審查員可能直接發(fā)出最終審查意見(jiàn)。因此，為了避免審查員直接發(fā)出最終審查意見(jiàn)，如果想要將母案中被駁回的權利要求不做修改保留在繼續申請中，最好是在繼續申請中加入母案中沒(méi)有的新的權利要求。

　　三、部分繼續申請（Continuation-in-part Application）

　　根據美國專(zhuān)利法MPEP 201.08的規定：

　　A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm’r Pat. 1930)).

　　與繼續申請或者分案申請不同，部分繼續申請可以在母案的基礎上增加母案中沒(méi)有出現的內容。因此，部分繼續申請的權利要求可以增加母案中沒(méi)有公開(kāi)的技術(shù)方案。

　　對于部分繼續申請的申請日，新增的技術(shù)方案與母案申請日不同，部分繼續申請的專(zhuān)利保護期與母案相同。

　　部分繼續申請的發(fā)明人是母案發(fā)明人的一部分或全部，也可以包含新的發(fā)明人，但是部分繼續申請需要與母案有至少一個(gè)共同發(fā)明人。

　　在實(shí)踐中，通常在以下幾種情況下，提交繼續申請：

　?。?）為了修復母案公開(kāi)文本中的缺陷。

　?。?）通過(guò)加入新的內容來(lái)克服駁回。

　?。?）為了公開(kāi)和保護與母案密切相關(guān)的改進(jìn)。

　　由于部分繼續申請中新增的技術(shù)方案是以提交日為申請日，部分繼續申請如果是在母案公開(kāi)一年之后提交，那么母案就會(huì )成為部分繼續申請中新增技術(shù)方案的現有技術(shù)，可用來(lái)評述部分繼續申請中新增技術(shù)方案的創(chuàng )造性。

　　中國

　　在中國實(shí)踐中，只要原申請未完結，就可提出分案申請。此外，在收到原申請授予專(zhuān)利權通知書(shū)之日起2個(gè)月內、在收到駁回決定之日起3個(gè)月內，不論申請人是否提出復審請求，均可提出分案申請。在提出復審請求之后以及對復審決定不服提起訴訟期間，也可以提出分案申請。

　　中國分案申請與美國分案申請的不同之處在于，申請人既可以主動(dòng)提出分案申請，也可以根據審查員提出的單一性缺陷審查意見(jiàn)被動(dòng)提出分案申請。中國分案申請不能超出母案公開(kāi)的內容。

　　一般情況下，當前中國的分案申請大致相當于美國的分案申請和繼續申請，中國沒(méi)有與美國部分繼續申請相對應的規定。

　　需要注意的是，在中國專(zhuān)利制度中，如果母案已經(jīng)完結（被放棄或被授權），基于分案申請的進(jìn)一步分案只有在收到單一性有關(guān)的審查意見(jiàn)通知書(shū)的情況下才被接受。也就是說(shuō)，中國專(zhuān)利的主動(dòng)分案不適用于基于分案申請的進(jìn)一步分案。

　　歐洲

　　根據歐洲專(zhuān)利法的規定，如果一件申請包含了超過(guò)一個(gè)發(fā)明點(diǎn)，申請人通常需要以分案的形式對超出的部分加以保護，分案可以享受與母案相同的申請日和優(yōu)先權。

　　2014年4月1日之后，EPO廢除了有關(guān)提交歐洲專(zhuān)利申請分案期限的條款。新規中，對于任何未授權的歐洲專(zhuān)利申請，都可以提出分案申請。具體而言，在申請進(jìn)行中、授權日前以及在先歐洲申請被駁回、在上訴期內，都可以提交分案申請。歐洲分案申請僅可以針對母案的主題提出，其權利要求的范圍不能超出所提交的母案申請的內容。

　　歐洲分案申請的提出可以基于母案申請，也可以是基于已有的分案申請進(jìn)一步分案。

　　日本

　　根據日本專(zhuān)利法的規定，如果一件申請中包含兩件或兩件以上發(fā)明，申請人可以提交分案申請。日本的分案申請必須在母案的權利要求范圍內提出。

　　日本分案提出的時(shí)間大致有以下三種情況：

　?。?）可以對說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)或者附圖進(jìn)行修改的時(shí)機或期間內。

　?。?）收到授權通知之日起30日之內。

　?。?）收到駁回決定之日起3個(gè)月內。

　　需要注意的是，（2）中的授權通知僅限于駁回不服請求復審前的授予專(zhuān)利權的決定。因此，在前置審查的結果的授權決定或者撤銷(xiāo)駁回決定的復審決定之后的授權決定時(shí)，不會(huì )給予分案申請的機會(huì )。

　　在日本實(shí)踐中，在不服駁回決定請求復審的時(shí)候，可能就是能夠分案的最后時(shí)機。因為在請求復審后很有可能會(huì )直接發(fā)復審決定，這一點(diǎn)與中國不同，中國在復審之后會(huì )發(fā)復審通知書(shū)。因此，我們在請求復審的同時(shí)就需要考慮是否要進(jìn)行分案。

　　日本分案申請的提出可以基于母案申請，也可以是基于已有的分案申請進(jìn)一步分案。與中國不同的是，在日本實(shí)踐中，在母案已被授權的情況下，只要其分案申請未完結，則無(wú)論母案申請處于何種狀態(tài)都可進(jìn)行進(jìn)一步分案申請。

　　加拿大

　　根據加拿大專(zhuān)利法第36（2）規定，如果專(zhuān)利申請包含了多個(gè)發(fā)明，則申請人可以將屬于一個(gè)總的發(fā)明構思的權利要求保留，其他發(fā)明點(diǎn)提出分案申請。加拿大的分案申請分為強制性分案申請和自愿分案申請。申請人可針對所公開(kāi)的任何發(fā)明點(diǎn)提交分案申請，也就是說(shuō)，加拿大的分案申請可以是母案權利要求中沒(méi)有、僅在說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的技術(shù)方案。

　　需要注意的是，如果審查員認為自愿分案申請中的權利要求主題與母案申請沒(méi)有明顯區別，審查員就會(huì )以重復授權為由駁回分案申請，但是加拿大沒(méi)有諸如美國的期末放棄機制，因此原始母案申請中最好包括盡量多的想要保護的權利要求，通過(guò)審查員發(fā)出單一性意見(jiàn)來(lái)提交分案申請，這樣就避免了重復授權反對意見(jiàn)。

　　限于篇幅，以上只簡(jiǎn)單列舉了幾個(gè)國家的持續申請制度。在實(shí)務(wù)中，基于母案申請提交何種持續申請、在何時(shí)遞交，申請人可以結合不同國家地區的法律法規、結合實(shí)際需要進(jìn)行合理布局，充分利用專(zhuān)利制度，加強對自己的專(zhuān)利保護。

　　參考文獻：

　　【1】《美國專(zhuān)利申請撰寫(xiě)及審查處理策略》