文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 田存景

　　摘要 商標代理機構在接受委托前，除應進(jìn)行近似商標的查詢(xún)，還應積極審慎地對委托人的商標注冊情況進(jìn)行整體調查，一旦發(fā)現其注冊申請行為違反《中華人民共和國商標法》（下簡(jiǎn)稱(chēng)“商標法”）規定的，應明確予以拒絕接受委托并進(jìn)行相應的風(fēng)險告知，以免構成侵權行為給企業(yè)或自身帶來(lái)不必要的商譽(yù)和經(jīng)濟損失。

　　關(guān)鍵詞：商標代理機構 幫助侵權 商標搶注

　　2019年新商標法，對商標代理機構賦予了更多的注意義務(wù)與風(fēng)險告知責任，若未能充分履行，則可能承擔侵權責任。近日福建省高級人民法院審結了上訴人廈門(mén)和美泉飲水設備有限公司(原名：廈門(mén)安吉爾水精靈飲水設備有限公司，下稱(chēng)“和美泉公司”)、廈門(mén)海納百川網(wǎng)絡(luò )科技有限公司（下稱(chēng)“海納百川公司”）、王移平、廈門(mén)興浚知識產(chǎn)權事務(wù)有限公司（下稱(chēng)“興浚公司”）與被上訴人艾默生電氣公司（下稱(chēng)“艾默生公司”）不正當競爭糾紛一案，福建高院認定一審法院綜合考量訴爭商標的知名度、侵權情節、艾默生公司為制止侵權支出的合理費用，特別是侵權主觀(guān)惡意程度等因素，確定和美泉公司、海納百川公司、王移平和興浚公司所應承擔的賠償金額，并無(wú)不當，因此判決駁回上訴，維持原判。主要案情如下：

　　艾默生公司其自1994年起先后在第7類(lèi)、第1類(lèi)、第9類(lèi)、第l1類(lèi)商品上申請注冊了“In-Sink-Erator”“愛(ài)適易”“ ”“ ”等商標，作為全球食物垃圾處理和飲用水凈化設備的領(lǐng)導品牌，早在2010年之前就已經(jīng)具有較高知名度，且經(jīng)過(guò)其大量的使用，在中國的知名度持續上升。

　　根據一審認定的事實(shí)，和美泉公司、海納百川公司從事廚衛垃圾處理和飲水系統相關(guān)業(yè)務(wù)，2010年至2019年，和美泉公司先后共27次在15個(gè)類(lèi)別的商品/服務(wù)上申請注冊insinkerator、愛(ài)適易、insinerator等商標。前述27次商標注冊申請，除了第11671228號商標注冊申請委托的商標代理機構為案外人廈門(mén)市名一商標事務(wù)所有限公司外，其余26次商標申請注冊行為所委托的商標代理機構均為興浚公司。此外，興浚公司還曾代理和美泉公司申請注冊大疆、魅藍、富可視、iPhone、鄧元、安吉爾、陶氏等商標，并代理前述多件商標的評審程序。

　　2015年12月25日，北京市高級人民法院分別作出（2015）高行（知）終字第3968號、（2015）高行（知）終字第3969號行政判決書(shū)、（2015）高行（知）終字第3970號行政判決書(shū)、（2015）高行（知）終字第3978號行政判決書(shū)。該四份判決均認定，通過(guò)在案證據可以證明和美泉公司先后在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類(lèi)別上申請注冊的23件與行政引證商標相同的商標無(wú)實(shí)際使用及使用意圖，其還曾申請注冊大疆、魅藍、富可視、iPhone、鄧元、安吉爾、陶氏等商標，其大批量搶注行為違反了誠實(shí)信用原則，具有明顯的復制、抄襲他人較高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場(chǎng)秩序。依據2001年修正《中華人民共和國商標法》第四十一條第一款禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的規定，和美泉公司的搶注行為應當予以禁止。

　　從興浚公司與和美泉等公司之間持久、頻繁的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系來(lái)看，其作為專(zhuān)業(yè)的商標代理機構，對艾默生公司無(wú)效宣告請求的法律依據、事實(shí)理由、證據情況以及法院所認定的事實(shí)等，更是難以排除不知情的可能性。在明知和美泉公司申請注冊的商標違反商標法第四條規定的情況下仍予以代理的行為，不僅應該遵守誠實(shí)信用原則，履行風(fēng)險告知義務(wù)，而且應該拒絕委托代理。從本案來(lái)看，興浚公司2010年以來(lái)持續代理和美泉公司申請前述禁止注冊并不得使用的商標。因此，在艾默生公司訴和美泉公司等一審程序中，法院認定興浚公司在明知委托人所委托注冊商標是違反《中華人民共和國商標法》規定，且系不以使用為目的的惡意商標注冊申請的情況下仍接受委托，其行為屬于幫助侵權行為，應當就其所實(shí)施的幫助行為，與被告王移平、安吉爾水精靈公司、海納百川公司共同承擔法律責任。

　　二審福建省高級人民法院同樣認為，根據《中華人民共和國商標法》第十九條第一款、第二款和第三款規定，商標代理機構應當遵循誠實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規，按照被代理人的委托辦理商標注冊申請或者其他商標事宜；對在代理過(guò)程中知悉的被代理人的商業(yè)秘密，負有保密義務(wù)。委托人申請注冊的商標可能存在本法規定不得注冊情形的，商標代理機構應當明確告知委托人。商標代理機構知道或者應當知道委托人申請注冊的商標屬于本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委托。興浚公司作為專(zhuān)業(yè)的商標代理機構，從事商標代理業(yè)務(wù)，應當遵循誠實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規，對于接受委托申請注冊的商標應盡到積極的審查注意義務(wù)，對于可能存在不得注冊情形的，應當明確告知委托人。

　　《民法典》第一千一百六十九條規定，教唆、幫助他人實(shí)施侵權行為的，應當與行為人承擔連帶責任。本案中，興浚公司代理注冊涉案48個(gè)商標中的47個(gè)商標，特別是2015年12月25日北京市高級人民法院在終審判決中對和美泉公司的搶注行為作出否定評價(jià)之后，興浚公司明知委托人所委托注冊的商標違反《中華人民共和國商標法》規定，系惡意搶注商標，仍接受委托，其行為屬于幫助侵權行為，應與和美泉公司等共同承擔法律責任。

　　綜上可以看出，商標法意義上的幫助侵權行為并非泛指任何形式的幫助行為，而是特指商標代理機構在明知委托人申請注冊商標屬于不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為、違反《中華人民共和國商標法》規定的情況下，仍接受委托的，其行為屬于幫助侵權行為，與侵權人共同承擔責任。對此，商標代理機構在接受委托前，不僅應進(jìn)行近似商標的查詢(xún)，協(xié)助委托人評估判斷注冊風(fēng)險，還應積極審慎地對委托人的商標注冊情況進(jìn)行整體調查，一旦發(fā)現其注冊申請行為違反《中華人民共和國商標法》規定的，應明確拒絕接受委托，并進(jìn)行相應的風(fēng)險告知，以免構成侵權行為給企業(yè)或自身帶來(lái)不必要的商譽(yù)和經(jīng)濟損失。