文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 吳連瑜
2020年11月11日，中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十三次會(huì )議通過(guò)《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于修改〈中華人民共和國著(zhù)作權法〉的決定》，第三次修改的《中華人民共和國著(zhù)作權法》自2021年6月1日起施行，標志著(zhù)我國的著(zhù)作權法建設邁上了新的臺階，為我國不斷發(fā)展壯大的文化產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)保駕護航。
一、案情基本情況介紹
1、異議人曾弘杰在被異議商標申請日之前已經(jīng)對其享有著(zhù)作權的美術(shù)作品進(jìn)行公開(kāi)發(fā)表
下述美術(shù)作品由異議人曾弘杰在2016年5月10日設計完成，首次發(fā)表日期為2016年5月10日，并在2020年12月3日在國家版權局進(jìn)行作品登記，登記號為國作登字-2020- F-00011838?！蹲髌返怯涀C書(shū)》顯示該作品名稱(chēng)為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”。
圖一 美術(shù)作品展示
被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司于2020年6月24日在第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理；替他人采購（替其他企業(yè)購買(mǎi)商品或服務(wù)）；替他人推銷(xiāo)；通過(guò)網(wǎng)站提供商業(yè)信息；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)；為公司提供外包行政管理；為商品和服務(wù)的買(mǎi)賣(mài)雙方提供在線(xiàn)市場(chǎng)；藥品零售或批發(fā)服務(wù)”服務(wù)上申請注冊第47547140號商標，該商標于2020年11月13日初審公告。異議人曾弘杰在2021年2月9日委托我方以“侵犯在先著(zhù)作權”為由對該商標提起異議申請，請求對該商標不予核準注冊。
圖二 被異議商標
根據《商標法》第三十二條規定：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，......。
《商標審查審理指南》中對在先權利進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋?zhuān)罕緱l規定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權以外的其他權利，包括字號權、著(zhù)作權、外觀(guān)設計專(zhuān)利權、姓名權、肖像權、地理標志以及應予保護的其他合法在先權益。
同時(shí)，《商標審查審理指南》規定：未經(jīng)著(zhù)作權人的許可，將他人享有著(zhù)作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著(zhù)作權的損害，系爭商標應當不予核準注冊或者予以無(wú)效宣告。
異議人所主張的被異議商標侵犯其著(zhù)作權需要從以下四個(gè)方面去證明：1、在被異議商標申請注冊之前異議人已在先享有著(zhù)作權；2、被異議商標與異議人在先享有著(zhù)作權的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似；3、被異議人接觸過(guò)或者有可能接觸到異議人享有著(zhù)作權的作品；4、被異議人申請注冊被異議商標的行為未經(jīng)著(zhù)作權人的許可。
異議人站酷ZCOOL網(wǎng)站的個(gè)人主頁(yè)（https://www.zcool.com.cn/u/2732656/profile#tab_anchor）顯示，J.T studio是由異議人曾弘杰（英文名Jei Tseng）2014年在中國臺灣所創(chuàng )立的個(gè)人工作室，曾弘杰畢業(yè)于設計學(xué)院，喜歡畫(huà)畫(huà)及創(chuàng )作，自幼就很喜歡西游記的故事，因此將西游記系列作為第一個(gè)系列作品，將現代流行元素結合中國文化、漫畫(huà)風(fēng)格的手工藝術(shù)創(chuàng )作。異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站擁有11371位粉絲，人氣值高達1887444。
圖三 異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站主頁(yè)截圖
異議人隨案提供了站酷ZCOOL網(wǎng)站中關(guān)于異議人作品創(chuàng )作歷程的打印件，顯示著(zhù)作權作品形象發(fā)表在2018年12月，并且該系列作品經(jīng)過(guò)宣傳和發(fā)表，獲得了一定的曝光度和知名度。
圖四 異議人在站酷ZCOOL網(wǎng)站主頁(yè)截圖
站酷ZCOOL網(wǎng)站中作者主頁(yè)顯示個(gè)人工作室官方網(wǎng)站為www.jtstudio.com.tw，異議人隨案提供了異議人個(gè)人工作室官網(wǎng)打印件，官網(wǎng)首頁(yè)顯示如下信息：JT Studio由個(gè)人設計工作室的曾弘杰（Jei Tseng 曾弘杰）創(chuàng )立，成立于2014年。開(kāi)始手工制作心中的愿望，充滿(mǎn)藝術(shù)感，多邊形風(fēng)格的人物，結合了現代流行元素1/6動(dòng)作人物。曾弘杰從小就喜歡《西游記》，因此“西游記”作為臺灣作品的首創(chuàng )，是打破了《西游記》的傳統印象，創(chuàng )造了JT風(fēng)格的人物，全都是手工制作的系列。原創(chuàng )作品-JT工作室2017年的街頭面具系列，將鄉村文化和街頭風(fēng)格結合到藝術(shù)品中。
圖五 異議人個(gè)人工作室官網(wǎng)截圖
異議人在新浪微博2014年10月1日注冊了名為“JTstudio_Art”的賬號用于作品在大陸地區的宣傳推廣及網(wǎng)絡(luò )發(fā)表，并在2014年10月3日發(fā)表第一篇微博內容。異議人隨案提供了微博宣傳打印頁(yè)，顯示異議人在微博對本案著(zhù)作權作品進(jìn)行多次的公開(kāi)發(fā)表，并且發(fā)表日期均早于本案被異議商標申請日（2020年6月24日）。
圖六 異議人微博賬號“JTstudio_Art”發(fā)布內容截圖
在上海市東方公證處公證人員陪同下由異議人代理人通過(guò)賬號密碼登錄異議人曾宏杰的個(gè)人微博并對內容進(jìn)行了公證，異議人隨案提供了上海市東方公證處出具的《公證書(shū)》，在提交的聲明文件中表示“申請辦理的新浪微博的相關(guān)網(wǎng)頁(yè)保全證據公證事務(wù)中，所保全的微博賬號“JTstudio_Art”，系本人個(gè)人注冊使用。本人保證未對原始數據進(jìn)行過(guò)任何修改和處理，也不會(huì )侵犯他人合法權益和個(gè)人隱私。僅用于今后商標行政案件及訴訟證據之用?！痹摲莨C文件可以證明在被異議商標申請日之前異議人作品的公開(kāi)發(fā)表及宣傳使用情況，并且被異議人具有接觸到異議人美術(shù)作品的可能性。
可見(jiàn)，異議人作為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”美術(shù)作品的著(zhù)作權人，在作品完成日2016年5月10日至被異議商標申請日2020年6月24日已經(jīng)進(jìn)行了大量的公開(kāi)發(fā)表和使用。被異議商標與異議人享有在先著(zhù)作權的美術(shù)作品近乎完全相同，極易使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生錯誤關(guān)聯(lián)。被異議人在接觸過(guò)或者有可能接觸到該圖形作品的前提下，未經(jīng)異議人授權注冊與該作品極為近似的被異議商標，其目的就是假借異議人美術(shù)作品的知名度去混淆公眾，進(jìn)而造成異議人權利受損。
2、被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包括“知識產(chǎn)權服務(wù)”，被異議人作為知識產(chǎn)權代理機構其申請注冊被異議商標的行為違反了《商標法》第十九條之規定
根據《商標法》第十九條第四款之規定：商標代理機構不得申請注冊非代理服務(wù)商標。
同時(shí)在《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中在關(guān)于商標法第十九條第四款商標代理機構的認定中規定：已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、工商營(yíng)業(yè)執照中記載從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實(shí)際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”。
因此，由上述表述可知只要公司的經(jīng)營(yíng)范圍包含商標代理、商標代理服務(wù)、知識產(chǎn)權代理、知識產(chǎn)權服務(wù)，不論其是否在商標局進(jìn)行代理機構備案，都將被認定為商標代理機構，其申請注冊商標的行為要受到《商標法》第十九條第四款的約束，如果其申請商標指定使用的服務(wù)超出代理服務(wù)范圍，將不能獲準注冊。
具體到本案，被異議人在被異議商標申請時(shí)的經(jīng)營(yíng)范圍包含“知識產(chǎn)權服務(wù)”，不能申請注冊代理服務(wù)以外的商標。但被異議商標指定使用的第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理；替他人采購（替其他企業(yè)購買(mǎi)商品或服務(wù)）；替他人推銷(xiāo)；通過(guò)網(wǎng)站提供商業(yè)信息；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)；為公司提供外包行政管理；為商品和服務(wù)的買(mǎi)賣(mài)雙方提供在線(xiàn)市場(chǎng)；藥品零售或批發(fā)服務(wù)”服務(wù)超出了知識產(chǎn)權代理服務(wù)范圍，因此被異議商標不應被核準注冊。
圖七 被異議人經(jīng)營(yíng)范圍
二、異議案件審查結果
國家知識產(chǎn)權局在2022年1月27日作出(2022)商標異字第0000012618號《第47547140號“圖形”商標不予注冊的決定》，國知局審查認為：被異議商標“圖形”指定使用在第35類(lèi)“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理”等服務(wù)上。根據異議人提供的證據經(jīng)審理查明，被異議人營(yíng)業(yè)執照中含“知識產(chǎn)權服務(wù)”除對其知識產(chǎn)權服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。故被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第十九條第四款之規定。異議人稱(chēng)被異議商標的申請注冊侵犯其在先著(zhù)作權，并提供了其國作登字-2020-F-00011838號作品登記證書(shū)、ZCOOL網(wǎng)站的個(gè)人主頁(yè)關(guān)于其美術(shù)作品的介紹及公開(kāi)發(fā)表材料、微博及FACEBOOK中關(guān)于其美術(shù)作品的公開(kāi)發(fā)表、被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對話(huà)截圖等證據材料，上述證據材料可以證明異議人對其享受在先著(zhù)作權。被異議商標圖形與異議人該美術(shù)作品人物頭部在設計構思、整體外觀(guān)等方面無(wú)明顯差異，已構成實(shí)質(zhì)性相似。異議人提供的被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對話(huà)截圖可以證明被異議人存在知曉異議人該美術(shù)作品的可能。因此，被異議商標的申請注冊已構成對異議人在先著(zhù)作權的侵犯。依據《商標法》第十九條第四款、第三十二條、第三十五條規定，國知局決定：第47547140號“圖形”商標不予注冊。
三、對享有著(zhù)作權的美術(shù)作品商標性保護的思考
為何越來(lái)越多的小眾美術(shù)作品都面臨著(zhù)被惡意搶注為商標的問(wèn)題？究其原因，是圍繞美術(shù)作品價(jià)值展開(kāi)的市場(chǎng)與利益之爭。隨著(zhù)生活的互聯(lián)網(wǎng)化，大數據和人工智能逐漸改變著(zhù)藝術(shù)的生態(tài)環(huán)境，科技為藝術(shù)創(chuàng )作帶來(lái)了更多靈感和表現形式，這種創(chuàng )新讓藝術(shù)的魅力愈發(fā)生動(dòng)。技術(shù)進(jìn)步也為藝術(shù)品交易提供了寬廣的獲客渠道和宣傳途徑，降低成本的同時(shí)還提高了效率。而商標惡意注冊人將他人藝術(shù)作品進(jìn)行商標搶注，就是妄圖利用他人藝術(shù)作品知名度及其商標價(jià)值，通過(guò)轉讓或許可使用的方式獲得非法的經(jīng)濟利益。隨著(zhù)我國各類(lèi)市場(chǎng)主體對于知識產(chǎn)權保護需求的日益增強，面對此類(lèi)嚴重擾亂正常商標注冊管理秩序，有損公平競爭市場(chǎng)規則的侵犯他人在先權利的搶注行為，應當受到法律的嚴格規制。
筆者始終認為，知識產(chǎn)權制度的本意在于鼓勵和保護真正的創(chuàng )新創(chuàng )造，以此推動(dòng)人類(lèi)社會(huì )物質(zhì)文明與精神文明的繁榮發(fā)展。同樣，《商標法》所規定的在先權利保護制度，旨在鼓勵所有市場(chǎng)主體誠實(shí)勞動(dòng)、合法經(jīng)營(yíng)，避免“搭便車(chē)”等投機行為，以維護良好的市場(chǎng)秩序。