文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 高園園

　　摘要 發(fā)明專(zhuān)利申請文件在答復審查意見(jiàn)時(shí)主要涉及針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷進(jìn)行的修改。除了針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷的修改，申請人在答復審查意見(jiàn)時(shí)也可以進(jìn)行一些“主動(dòng)”修改，這樣的“主動(dòng)”修改通常以克服申請文件中的未在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷并且不會(huì )顯著(zhù)增加審查工作量的原則、特別是不顯著(zhù)增加新的檢索工作為基本準則。

　　一、發(fā)明專(zhuān)利申請文件的修改

　　按照《專(zhuān)利法》和《專(zhuān)利法實(shí)施細則》的規定，發(fā)明專(zhuān)利申請文件的修改可以分為兩類(lèi)：

　　一類(lèi)是申請人主動(dòng)提出的修改，即提出專(zhuān)利申請后申請人根據其對現有技術(shù)情況的補充了解、對發(fā)明內容及其應用和市場(chǎng)前景的進(jìn)一步分析及自行發(fā)現的專(zhuān)利申請文件撰寫(xiě)方面存在的各種缺陷，主動(dòng)向專(zhuān)利局提交新修改的專(zhuān)利申請文件。

　　另一類(lèi)是指答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)為消除專(zhuān)利局發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)中所指出的各種實(shí)質(zhì)缺陷和形式缺陷而對申請文件進(jìn)行的修改。

　　無(wú)論上述哪一類(lèi)修改，修改都應遵守基本的原則，即：修改都應符合《專(zhuān)利法》第三十三條的規定，對發(fā)明專(zhuān)利申請文件的修改不能超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍。

　　二、針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷的修改

　　對在答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改原則和修改方式，根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第五十一條第三款的規定，在答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，對申請文件進(jìn)行修改的，應當針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改，如果修改的方式不符合《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第五十一條第三款的規定，則這樣的修改文件一般不予接受。

　　三、除了針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改

　　然而，在審查過(guò)程中，申請人有時(shí)期望修改審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷以外的內容，這就需要考慮這樣的修改能否被審查員接受。經(jīng)過(guò)一些工作實(shí)踐，對于這樣的修改，需要把握的原則是，必須滿(mǎn)足《專(zhuān)利法》第三十三條的規定，并且修改的內容消除了原申請文件的缺陷但不會(huì )顯著(zhù)增加審查工作量，不會(huì )導致需要增加新的檢索工作。

　　對于申請人作出的除對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改， 首先是一些形式缺陷的“主動(dòng)”修改 除了審查意見(jiàn)中明確指出的形式缺陷外，申請人可以根據《審查指南》等對申請文件在形式上的要求主動(dòng)對發(fā)現的一些形式缺陷進(jìn)行修改，以節約審查程序，這樣的修改通常是被允許的，例如：

　　修改一些由本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠識別的明顯錯誤，即語(yǔ)法錯誤、文字錯誤和打印錯誤等，對這些錯誤的修改必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從權利要求或說(shuō)明書(shū)中看出的唯一正確答案；

　　修改權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)中的術(shù)語(yǔ)及附圖標記不一致問(wèn)題等；

　　修改發(fā)明名稱(chēng)使其準確、簡(jiǎn)要地反應要求保護的主題名稱(chēng)并符合《審查指南》中對發(fā)明名稱(chēng)字數的要求；

　　根據權利要求主動(dòng)對說(shuō)明書(shū)進(jìn)行相對應的修改；

　　對一些權利要求中不符合《審查指南》規定的表述進(jìn)行刪除，并將刪除的特征作為從屬權利要求添加。

　　以上對申請文件的形式問(wèn)題的修改不會(huì )顯著(zhù)增加審查工作量，更不會(huì )增加新的檢索工作，盡管這些問(wèn)題并未在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出，但對其修改通常也是接受的。

　　其次是對實(shí)質(zhì)問(wèn)題的修改，例如：

　　申請人可以在獨立權利要求中增加技術(shù)特征，對獨立權利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定，以更好地克服權利要求中存在的缺陷；

　　申請人可以改變原獨立權利要求的類(lèi)型、主題名稱(chēng)及相應的技術(shù)特征，以克服原獨立權利要求類(lèi)型錯誤或缺乏新穎性或創(chuàng )造性的缺陷，變更后的獨立權利要求所述的技術(shù)方案未超出原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的范圍；

　　申請人可以主動(dòng)對獨立權利要求相對于最接近的現有技術(shù)正確劃界；

　　申請人可以主動(dòng)修改從屬權利要求的引用部分，改正引用關(guān)系錯誤，使其準確反映原說(shuō)明書(shū)中記載的實(shí)施方式或實(shí)施例；

　　申請人可以在對原獨立權利要求修改的同時(shí)將原從屬權利要求中公開(kāi)的技術(shù)方案改寫(xiě)成其他獨立權利要求，盡管《審查指南》中規定了修改不允許增加獨立權利要求，但這種情況并不屬于《審查指南》中所規定的情形，因為增加的獨立權利要求的技術(shù)特征在原始權利要求中已經(jīng)公開(kāi)，不會(huì )額外增加新的審查和檢索工作；

　　申請人可以將原來(lái)包含并列可選擇的技術(shù)方案的獨立權利要求分解成兩個(gè)獨立權利要求，盡管這樣形式上看增加了獨立權利要求，但這不屬于不允許增加獨立權利要求的情形。

　　四、發(fā)明專(zhuān)利申請文件在答復審查意見(jiàn)中的“主動(dòng)”修改原則

　　對于申請人在答復審查意見(jiàn)中除了按《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第五十三條第一款的規定針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的缺陷修改以外進(jìn)行的其他修改，同樣應當遵循申請文件修改的基本原則，即符合《專(zhuān)利法》第三十三條規定的修改不能超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，并且這種“主動(dòng)”修改目的是為了促進(jìn)審查程序、消除申請文件中的缺陷，這種“主動(dòng)”修改不應顯著(zhù)增加審查工作量，不應增加新的檢索工作，一般是可以被接受的。如果所進(jìn)行的“主動(dòng)”修改增加的權利要求屬于原權利要求中未公開(kāi)的技術(shù)方案，則需要重新檢索、審查，增加了審查工作量，這是不被允許的。