文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 韓爍
近年來(lái)，隨著(zhù)我國知識產(chǎn)權戰略在國家層面的不斷推進(jìn)，越來(lái)越多的企業(yè)、學(xué)術(shù)機構、個(gè)人已經(jīng)強烈意識到知識產(chǎn)權，特別是工業(yè)產(chǎn)權，著(zhù)作權，商標等在商業(yè)環(huán)境中的權益保護、競爭力培養以及技術(shù)護城河構建等方面的重要價(jià)值。一方面，各個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)體參與方早已將在國內對工業(yè)產(chǎn)品、方法和用途等通過(guò)專(zhuān)利申請、無(wú)效、訴訟等一系列專(zhuān)利戰略相關(guān)的企業(yè)行為制度化、專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，自覺(jué)地加大專(zhuān)利在企業(yè)發(fā)展貢獻度中的權重，另一方面，伴隨著(zhù)自己現有產(chǎn)品或潛在產(chǎn)品未來(lái)可能的市場(chǎng)地理區域的擴展，開(kāi)始踴躍的向中國以外的國家和地區實(shí)施包括專(zhuān)利申請、訴訟方面的全球化策略，從而積極參與國際競爭，實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈的全球構建。
在眾多國際市場(chǎng)中，美國對于各個(gè)尋求全球化布局的產(chǎn)業(yè)實(shí)體而言是一個(gè)無(wú)法回避、必須全力爭奪的重要市場(chǎng)，美國專(zhuān)利制度成熟、相關(guān)法律健全、政府主體保護力度強大。做好、做大美國市場(chǎng)的專(zhuān)利布局，對每一個(gè)追求全球化的企業(yè)的重要性不言而喻。
專(zhuān)利戰略中的一個(gè)重要且基礎的環(huán)節是專(zhuān)利申請文件的撰寫(xiě)，而在撰寫(xiě)中的重中之重則是權利要求書(shū)的撰寫(xiě)。權利要求書(shū)不僅直接反映了申請人的保護范圍，劃定與同領(lǐng)域中其他競爭者的界限，甚至會(huì )在引導產(chǎn)品研究方向和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規則中的利己性的標準指定方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。在本文中，筆者試圖從權利要求書(shū)的撰寫(xiě)來(lái)簡(jiǎn)單介紹符合美國專(zhuān)利實(shí)踐的具體實(shí)務(wù)操作特點(diǎn)及體會(huì )。
1、在美國專(zhuān)利申請文件的權利要求中，在第一獨立權利要求中，要兼顧概念層次和物理層次兩個(gè)維度。
在概念層次上，要限定發(fā)明元素如何通過(guò)新穎和創(chuàng )造性的方式來(lái)對新裝置和新功能進(jìn)行寬泛的特征描述，適當對某些關(guān)鍵特征進(jìn)行擴展，如果對某一項功能經(jīng)過(guò)思考判斷其是否為必須的，如果不是，則可以進(jìn)一步上位，以謀求更寬泛的保護范圍。
2、可以在其他獨立權利要求中，要涵蓋多個(gè)新穎點(diǎn)（即，所謂的發(fā)明點(diǎn)）。
發(fā)明人在撰寫(xiě)權利要求時(shí)，就要基于對產(chǎn)品所屬市場(chǎng)中誰(shuí)會(huì )侵犯專(zhuān)利，誰(shuí)會(huì )可能交許可費等因素進(jìn)行基本判斷和預測，對第一獨立權利要求中限定的產(chǎn)品進(jìn)行組合限定，例如針對產(chǎn)品的使用、生產(chǎn)方法，組合、子組合、套件、客戶(hù)端設備及關(guān)聯(lián)方法等進(jìn)行組合保護。
這樣，通過(guò)第一獨立權利要求保護核心產(chǎn)品，通過(guò)其他獨立權利要求針對全產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原料供應商、制造商、下游產(chǎn)品使用者、銷(xiāo)售商等可能侵權主體在內進(jìn)行全方位保護。舉例來(lái)說(shuō)，針對軟件領(lǐng)域，可以例如使用“從存儲器提供讀取信息”的表述來(lái)代替“從存儲器讀取信息”，則可能更好地將侵權主體從終端用戶(hù)轉至供應商，從而實(shí)現“侵權轉移”，這是因為“從存儲器讀取信息”是使用者的行為，而“從存儲器提供讀取信息”是存儲器本身的功能。
3、關(guān)于限制性要求（Restriction Requirements）
在美國專(zhuān)利制度中，存在特殊的審查規定：限制性要求，如果多個(gè)權利要求指向不同的發(fā)明，審查員則會(huì )根據美國專(zhuān)利法112條來(lái)提出限制性要求，而發(fā)明人則應積極答復，且必須從中選擇一組進(jìn)行審查。這與中國專(zhuān)利的單一性缺陷有些類(lèi)似。不同之處在于，美國的限制性選擇通知書(shū)可以不基于單一性缺陷來(lái)發(fā)出，審查員的主觀(guān)判斷比重較大。為此，發(fā)明人應必須進(jìn)行取舍和選擇，針對申請文件中未被選擇的發(fā)明，發(fā)明人可以選擇分案申請和繼續申請，從而保留對市場(chǎng)競爭對手對后續申請中的發(fā)明形成“字面侵權”的維權依據。
4、引入與發(fā)明中每一個(gè)特征對應的附圖
根據《美國專(zhuān)利條例法則》第83a條，每一個(gè)權利要求的元素都必須出現在附圖中，如果沒(méi)有，則必須將該特征從權利要求中刪除。因此，權利要求中的每一項關(guān)鍵特征要有相應的附圖進(jìn)行圖示說(shuō)明，這點(diǎn)至關(guān)重要。由于禁止增加新內容（new matter）的規定，后續程序中對附圖進(jìn)行修改是非常困難甚至是不可能的，因此在提交申請時(shí)，發(fā)明人盡可能地多提交附圖，并在附圖中盡可能地示出所有的相關(guān)特征，這樣做的另一個(gè)重要原因是，其為發(fā)明人在后續程序中在權利要求中增加對特征的進(jìn)一步描述甚至增加新特征提供了重要的依據。
5、什么是新內容
一般來(lái)說(shuō)，以下情況不會(huì )被認為是增加了新內容。
a.為了更正說(shuō)明書(shū)中或附圖中顯而易見(jiàn)的錯誤（obvious error）；
b.雖然增加了新的內容，并且無(wú)法通過(guò)前述對顯而易見(jiàn)的錯誤進(jìn)行更正來(lái)進(jìn)行辯解，需要發(fā)明人進(jìn)行書(shū)面描述，主張新內容處于發(fā)明人所“占有”的發(fā)明的范圍內，并且發(fā)明人可以從說(shuō)明書(shū)和附圖中提供更多的支持，例如，通過(guò)整體結構、部分結構、功能特征等來(lái)說(shuō)明自己的主張。
相比而言，中國專(zhuān)利申請文件的修改規定更為嚴格，更強調的是“紙面記載”原則，而針對美國的申請，申請人可以利用更寬松、靈活的策略，更加積極地進(jìn)行爭辯，且獲得認可的幾率較大。
6、撰寫(xiě)一組權利要求來(lái)細化保護已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝
相對來(lái)說(shuō)，該組權利要求直接對應于申請人的已商業(yè)化的產(chǎn)品或工藝，保護范圍直接對應，相應地保護范圍更窄。然而，根據美國聯(lián)邦最高法院的特定案例的裁決結果，雖然上述權利要求保護范圍更窄，但也因此由于在審查過(guò)程中最可能未經(jīng)修改就直接獲得授權，因而實(shí)際上比那些在初始申請時(shí)具有較寬的范圍但在審查過(guò)程中經(jīng)過(guò)修改而縮小范圍的權利要求從法律層面而言具有更寬的保護范圍，這是因為經(jīng)過(guò)修改的權利要求都會(huì )經(jīng)過(guò)字面侵權和等同侵權原則的復查，這樣當該組權利要求經(jīng)過(guò)修改后被認為從字面范圍上判定不再侵權時(shí)，該權利要求則也不再受到等同侵權原則的保護。這樣，一開(kāi)始就明確基于申請人的已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝的保護范圍撰寫(xiě)的權利要求則成為維護申請人利益的最后一道防線(xiàn)。
因此，發(fā)明人一定要在權利要求中加入最反應或完全等同于自己市售產(chǎn)品/工藝的權利要求，以求實(shí)現最可靠的保護力度。
7、杰普森類(lèi)型的權利要求
上述權利要求主要體現為以下形式：
一種裝置，包括B，C，D，其中改進(jìn)包括E和F。
除非非常必要，一般不建議上述撰寫(xiě)方式。因為在美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中，表述“其中改進(jìn)包括”會(huì )被認為是轉折語(yǔ)氣，而之前的所有特征“B，C，D”則有可能被認為是公知的現有結構，這對發(fā)明人會(huì )非常不利。
8、關(guān)于方法權利要求
在美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中，方法權利要求中的步驟限定通常會(huì )被暗示為必須嚴格按照步驟順序實(shí)施方法，從而對保護范圍造成非常嚴重的實(shí)質(zhì)影響。
例如，一種方法，其包括如下步驟：
a. ......，
b. ......，
c. .......。
這里表示步驟順序的符號“a，b，c”等會(huì )被認為是所要保護的方法必須要基于一定的順序進(jìn)行實(shí)施。但實(shí)際中，可能存在多個(gè)步驟可以同時(shí)進(jìn)行甚至可以相反地進(jìn)行的情況，這就會(huì )受到順序符號“a，b，c”的嚴重制約。對此，建議在撰寫(xiě)時(shí)，不要輕易使用這些表述步驟順序的符號，例如“a，b，c”、“1，2，3”等。
9、關(guān)于設備權利要求
針對設備權利要求，應基于處于靜態(tài)的，非操作情況下的設備進(jìn)行限定。其目的主要在于，在后續可能的維權過(guò)程中，將會(huì )更有效地針對產(chǎn)品侵權制造商，而不僅是終端侵權用戶(hù)。
因此，在具體撰寫(xiě)過(guò)程中對裝置或元件進(jìn)行描述時(shí)，應多采用例如“可移動(dòng)”，“可滑動(dòng)”，“可插入”的表述，而非“移動(dòng)”、“滑動(dòng)”及“插入”。前面一組是針對設備處于靜態(tài)的，非操作情況的限定，而后者在美國專(zhuān)利體系下，則有可能被認為是對設備正處于相互作用、或者運行時(shí)的狀態(tài)描述，從而存在產(chǎn)品侵權制造商不構成直接侵權的可能性。當然，上述后果出現概率較低，但作為專(zhuān)利從業(yè)者應避免因為撰寫(xiě)時(shí)的細微用詞選擇問(wèn)題，加大后期維權時(shí)不確定因素。
以上是筆者針對美國專(zhuān)利申請文件撰寫(xiě)基于個(gè)人經(jīng)驗給出的一些淺薄的看法和觀(guān)點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng )造性以及對產(chǎn)品/方法所屬領(lǐng)域的洞察力是專(zhuān)利價(jià)值的終極體現。然而，謹慎、技巧和有靈活性的專(zhuān)利文件的撰寫(xiě)方式往往能夠最大化、精確化、甚至擴大化發(fā)明人、申請人的所有意圖，國內發(fā)明人、申請人不僅應致力于自身產(chǎn)品的研發(fā)，更應針對不同市場(chǎng)主體和專(zhuān)利制度適應性地掌握專(zhuān)利申請文件尤其是權利要求書(shū)的撰寫(xiě)技巧。作為專(zhuān)利從業(yè)者，筆者衷心希望每個(gè)申請人、發(fā)明人都能夠撰寫(xiě)出高質(zhì)量的專(zhuān)利文件，從而有效地保護自身權益。
參考文獻：
1.《美國專(zhuān)利申請撰寫(xiě)及審查處理策略》（第二版）作者：皓普曼（美國）知識產(chǎn)權出版社
2.美國專(zhuān)利商標局美國專(zhuān)利審查操作指南 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/