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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 葛聰慧
申請人將撰寫(xiě)完成的發(fā)明的申請文件提交到國家知識產(chǎn)權局以后，在該發(fā)明授權或駁回前，申請人可以依照《專(zhuān)利法》以及《專(zhuān)利法實(shí)施細則》的規定，對該發(fā)明的申請文件進(jìn)行修改。申請人對申請文件的修改中，以對權利要求的修改為重點(diǎn)。下面結合一個(gè)實(shí)例，淺談筆者對權利要求修改的一點(diǎn)見(jiàn)解。
一、案例描述
申請人所提交的發(fā)明的申請文件中，獨立權利要求1請求保護技術(shù)方案A，權利要求2是權利要求1的從屬權利要求，權利要求2請求保護技術(shù)方案B，但是技術(shù)方案A與技術(shù)方案B是兩個(gè)相互獨立的并列的技術(shù)方案，因此，實(shí)質(zhì)上權利要求2并不能作為權利要求1的從屬權利要求。
當發(fā)明的申請文件的權利要求出現上述缺陷時(shí)，一般情況下，常見(jiàn)的一種修改方式為，對技術(shù)方案A和技術(shù)方案B進(jìn)行上位，獲得一個(gè)能夠涵蓋技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的一個(gè)技術(shù)方案C，將技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求，將保護技術(shù)方案A的權利要求和保護技術(shù)方案B的權利要求，分別作為該新的獨立權利要求的從屬權利要求。
上述修改方式是否被允許呢？筆者在下述內容中主要依據兩個(gè)法條進(jìn)行詳細闡述，第一，專(zhuān)利法第33條的規定；第二，專(zhuān)利法實(shí)施細則的第51條的規定。
二、依據專(zhuān)利法第33條的規定進(jìn)行闡述
專(zhuān)利法第33條規定：申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，對外觀(guān)設計專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
因此，在對發(fā)明的申請文件的權利要求進(jìn)行修改時(shí)，修改后的權利要求需要符合專(zhuān)利法第33條的規定，即修改后的權利要求不能超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)所記載的范圍。
那么，怎么判斷修改后的權利要求是否符合專(zhuān)利法第33條的規定呢？《專(zhuān)利審查指南》2010版第二部分第八章5.2.1.1中明確說(shuō)明：“原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍包括原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容”。也就是說(shuō)，修改后的權利要求若想滿(mǎn)足專(zhuān)利法第33條的規定，則需滿(mǎn)足下述兩個(gè)條件中的任意一個(gè)即可：
第一個(gè)條件，修改后的權利要求在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中有明確的文字記載；
第二個(gè)條件，修改后的權利要求在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中雖然沒(méi)有明確的文字記載，但是，可以根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定。
本文第一部分案例描述中，所采用的修改方式是，添加一個(gè)涵蓋技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的一個(gè)技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求。根據上述描述，對上述修改方式分析如下：
第一種情況，技術(shù)方案C在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中有明確的文字記載。此時(shí)，技術(shù)方案C符合上述第一個(gè)條件，上述修改方式符合專(zhuān)利法第33條的規定。
第二種情況，技術(shù)方案C在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中沒(méi)有明確的文字記載，但是，可以根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定。例如：技術(shù)方案C下位的實(shí)現方式有且只有兩種，一種是技術(shù)方案A，一種是技術(shù)方案B，原申請文件中記載了技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，根據技術(shù)方案A和技術(shù)方案B可以直接地、毫無(wú)疑義地確定技術(shù)方案C。此時(shí)，技術(shù)方案C符合上述第二個(gè)條件，上述修改方式符合專(zhuān)利法第33條的規定。
第三種情況，技術(shù)方案C在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中沒(méi)有明確的文字記載，并且，也不能根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定。也就是說(shuō)，技術(shù)方案C保護了一個(gè)上位的實(shí)現方案，而原申請文件中僅僅記載了技術(shù)方案C的兩種下位的實(shí)現方案（技術(shù)方案A和技術(shù)方案B），例如，技術(shù)方案C還至少包括另一種下位的實(shí)現方案D。也就是說(shuō)，根據原申請文件所記載的內容，無(wú)法直接地、毫無(wú)疑義地確定一個(gè)能夠包含技術(shù)方案D的技術(shù)方案C。此時(shí)，上述修改方式不符合專(zhuān)利法第33條的規定。
上述第一種情況下，第一部分案例描述中所述的發(fā)明的申請人，雖然沒(méi)有在本發(fā)明的權利要求中聲稱(chēng)保護技術(shù)方案C，僅在說(shuō)明書(shū)中記載了技術(shù)方案C，但是，該技術(shù)方案C也是本發(fā)明的申請人付出了創(chuàng )造性的勞動(dòng)所得到的，從保護本發(fā)明的申請人的利益角度考慮，為了更正原權利要求的缺陷，添加該技術(shù)方案C的修改符合專(zhuān)利法第33條的規定。
上述第二種情況下，由于技術(shù)方案C僅包括技術(shù)方案A和技術(shù)方案B兩種實(shí)現方式，本發(fā)明的申請文件中所記載的技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，等同于記載技術(shù)方案C，即本發(fā)明的申請人得到技術(shù)方案A和技術(shù)方案B所付出的創(chuàng )造性的勞動(dòng)，等同于得到技術(shù)方案C所付出的創(chuàng )造性的勞動(dòng)，為了更正原權利要求的缺陷，添加該技術(shù)方案C的修改方式符合專(zhuān)利法第33條的規定。
但是，在上述第三種情況下，若是將技術(shù)方案C添加到本發(fā)明的權利要求中，該技術(shù)方案C中包含技術(shù)方案D，即在原申請文件中添加了新的技術(shù)方案D。而專(zhuān)利法第33條的立法本意是不允許增加新的內容，上述修改顯然是不符合專(zhuān)利法第33條的規定的。
此外，從另一個(gè)角度考慮，若允許將技術(shù)方案C添加到本發(fā)明權利要求中，會(huì )影響在后申請人的利益。技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，是與技術(shù)方案D并列的技術(shù)方案，本發(fā)明的申請人僅付出了得到技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的創(chuàng )造性勞動(dòng)，而沒(méi)有付出得到技術(shù)方案D的創(chuàng )造性勞動(dòng)，即本發(fā)明的申請人獲得了一個(gè)沒(méi)有付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的技術(shù)方案D。若在后申請保護技術(shù)方案D，則在后申請則落入了本發(fā)明修改后的權利要求的保護范圍內。此時(shí)，在后申請的申請人利益受到損失，而本發(fā)明的申請人卻獲得了一個(gè)其并未付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的技術(shù)方案D。
綜上所述，第一種情況和第二種情況下，添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求符合專(zhuān)利法第33條的規定，而第三種情況下，添加技術(shù)方案C作為新的權利要求不符合專(zhuān)利法第33條的規定，是不被允許的。
并且，還需要注意的是，在審查過(guò)程中，由于各種因素即使在第三種情況下該申請文件被授權了。在無(wú)效程序中，新的獨立權利要求也能夠以不符合專(zhuān)利法第33條的規定的原因而被無(wú)效。
那么是不是符合專(zhuān)利法第33條的規定，添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方式就是被允許的呢？下面依據專(zhuān)利法實(shí)施細則的第51條的規定進(jìn)行詳細闡述。
三、依據專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條的規定進(jìn)行闡述
專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第1款規定：發(fā)明專(zhuān)利申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)以及在收到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的發(fā)明申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月內，可以對發(fā)明專(zhuān)利申請主動(dòng)提出修改。專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款規定：申請人在收到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后對專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改的，應當針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改。專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條規定了兩種修改的情況：第一種情況是主動(dòng)修改，第二種情況是被動(dòng)修改。
專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第1款規定的發(fā)明的申請文件的主動(dòng)修改時(shí)機有兩個(gè)，一個(gè)是提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)，另一個(gè)是收到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的發(fā)明申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月內。若申請人發(fā)現第一部分案例描述中原權利要求的缺陷，在滿(mǎn)足專(zhuān)利法第33條的前提下，可以在上述兩個(gè)主動(dòng)修改的時(shí)機添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求，即上述修改是被允許的。
專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款規定的發(fā)明的申請文件的被動(dòng)修改，指的是對申請文件針對審查意見(jiàn)通知書(shū)中所指出的缺陷進(jìn)行修改。按照專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定，即使添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求符合專(zhuān)利法第33條的規定，若審查意見(jiàn)通知書(shū)中并沒(méi)有指出第一部分案例描述中原權利要求的缺陷，該添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案也是不被允許的，不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定。
這樣規定的原因是什么呢？專(zhuān)利審查指南2010版第二部分第八章5.2.1.3中明確說(shuō)明了“當出現下列情況時(shí)，即使修改的內容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍（即修改的內容符合專(zhuān)利法第33條的規定），也不能被視為是針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受”。其中，下列情況包括：
?。?）主動(dòng)刪除獨立權利要求中的技術(shù)特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍；
?。?）主動(dòng)改變獨立權利要求中的技術(shù)特征，導致擴大了請求保護的范圍；
?。?）主動(dòng)將僅在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護的主體缺乏單一性的技術(shù)內容作為修改后權利要求的主題；
?。?）主動(dòng)增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術(shù)方案在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)；
?。?）主動(dòng)增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術(shù)方案在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)。
上述5種情況，前4種情況都與獨立權利要求有關(guān)，可以看出，專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定主要是針對審查過(guò)程中擴大獨立權利要求的保護范圍或者新增獨立權利要求的情況。但是，在主動(dòng)修改時(shí)，就沒(méi)有排除上述5種情況。也就是說(shuō)，在專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第1款所規定的主動(dòng)修改時(shí)機時(shí)，可以允許申請人進(jìn)行上述5種情況的修改。審查員會(huì )對修改后的申請文件依法進(jìn)行審查。而超過(guò)了國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的發(fā)明申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月后，申請人進(jìn)行上述5種情況的修改，會(huì )產(chǎn)生影響正常審查程序的問(wèn)題，為了避免上述問(wèn)題，不允許申請人進(jìn)行上述5種情況的修改。
由上述分析可知，本文第一部分案件描述中的修改方式，即為上述所列的5種情況中的第4種。若審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，在符合專(zhuān)利法第33條規定的前提下，添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案是被允許的。若審查意見(jiàn)通知書(shū)沒(méi)有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，即使符合專(zhuān)利法第33條規定，添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案也是不被允許的。
若審查意見(jiàn)通知書(shū)沒(méi)有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，申請人若想克服該缺陷該如何處理呢？第一種處理方式：若原申請文件中對技術(shù)方案C有明確的文字記載，申請人可以將技術(shù)方案C分案申請，或者申請一個(gè)在后申請，保護技術(shù)方案C，要求第一部分案件描述中發(fā)明的優(yōu)先權。第二種處理方式：若原申請文件對技術(shù)方案C沒(méi)有明確的文字記載，而原申請文件中所記載的技術(shù)方案A和技術(shù)方案B可以直接地、毫無(wú)疑義地確定技術(shù)方案C時(shí)，則可以申請一個(gè)在后申請，保護技術(shù)方案C，要求第一部分案件描述中發(fā)明的優(yōu)先權。第三種處理方式：將原申請文件中的從屬權利要求2修改為一個(gè)與權利要求1并列的獨立權利要求?？梢岳斫獾氖?，第三種處理方式無(wú)法保護上位的技術(shù)方案C，保護范圍較小，可以在添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案不符合專(zhuān)利法第33條的規定時(shí)使用。
在實(shí)務(wù)操作中，當添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案滿(mǎn)足專(zhuān)利法第33條規定時(shí)，若審查意見(jiàn)通知書(shū)沒(méi)有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，申請人可以與審查員溝通該添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案，審查員會(huì )依據是否影響審查程序的角度做出是否允許該修改的結論。
并且，還需要注意的是，在審查過(guò)程中，當添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求的修改方案滿(mǎn)足專(zhuān)利法第33條規定時(shí)，申請人對申請文件按照上述修改方案進(jìn)行了修改，即使不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定，但是，只要該申請被授權，在無(wú)效程序中，該保護技術(shù)方案C的新的獨立權利要求也是有效的。
四、結論
針對本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，所采用的修改方案為添加技術(shù)方案C作為新的獨立權利要求。首先，該修改方案要滿(mǎn)足專(zhuān)利法第33條的規定。其次，該修改方案符合專(zhuān)利法第33條規定的前提下，一方面可以在專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第1款規定的兩個(gè)主動(dòng)修改的時(shí)機進(jìn)行主動(dòng)修改，另一方面也可以在滿(mǎn)足專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定的情況下進(jìn)行被動(dòng)修改。當該修改方案符合專(zhuān)利法第33條規定，但是不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第51條第3款的規定時(shí)，可以采用分案或者要求優(yōu)先權的方式獲得一個(gè)保護技術(shù)方案C的新申請。
以上為筆者的個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，若有不妥之處，還請讀者批評指正。
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