北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司  張建山

我國是實(shí)行“先申請原則”的國家之一，即同樣的專(zhuān)利授予最先提出專(zhuān)利申請的人，所以申請人在完成技術(shù)方案之后都希望盡早提出專(zhuān)利申請，搶在競爭對手的前面申請專(zhuān)利。在醫藥及生物專(zhuān)利申請領(lǐng)域，盡早提出專(zhuān)利申請尤為重要，因為醫藥及生物領(lǐng)域的發(fā)明具有投資大、難度高、周期長(cháng)、市場(chǎng)廣及意義重大等特點(diǎn)，獲取專(zhuān)利權不僅可以收回前期的風(fēng)險投資，而且可以為申請人帶來(lái)商業(yè)上的巨大的成功.

醫藥及生物領(lǐng)域的專(zhuān)利申請總體上應該符合專(zhuān)利三性，即新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性，但又其自身的特點(diǎn)。醫藥及生物領(lǐng)域屬實(shí)驗性學(xué)科，其申請文件不僅要求申請人公開(kāi)其技術(shù)方案，而且要求發(fā)明人提供證實(shí)醫療效果或藥理學(xué)作用的試驗數據和實(shí)施例，以支持其權利要求。我們知道，當今無(wú)論是學(xué)術(shù)科研還是企業(yè)研發(fā)都充滿(mǎn)了激烈的競爭，等到全部完成上述實(shí)驗內容再提交專(zhuān)利申請，對申請人來(lái)說(shuō)將承擔由于他人搶先申請而導致其專(zhuān)利申請喪失新穎性的風(fēng)險，其結果會(huì )給申請人帶來(lái)巨大的損失。如果申請人充分利用專(zhuān)利申請的優(yōu)先權原則，可以為解決上述問(wèn)題帶來(lái)積極的意義.

優(yōu)先權原則源自1883年簽訂的保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約，巴黎公約之所以確立優(yōu)先權原則，是因為絕大多數國家的專(zhuān)利法都采用先申請原則。所謂“優(yōu)先權”是指申請人在一個(gè)締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。換句話(huà)說(shuō)，申請人提出的在后申請與他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這是優(yōu)先權一詞的由來(lái).

我國專(zhuān)利法規定，在外國提出的首次申請為基礎的優(yōu)先權稱(chēng)為“外國優(yōu)先權”，在中國提出的首次申請為基礎的優(yōu)先權稱(chēng)為“本國優(yōu)先權”。無(wú)論是外國優(yōu)先權還是本國優(yōu)先權，在后申請都能以其首次申請的申請日為優(yōu)先權日.

在后申請以首次申請為基礎要求優(yōu)先權的前提是在后申請與首次申請具有“相同主題”，因此正確認定首次申請和在后申請是否具有“相同主題”就成為要求優(yōu)先權的關(guān)鍵所在。那么如何判斷在后申請與首次申請的主題是否相同呢？巴黎公約第四條(H)規定：“不得以要求優(yōu)先權的發(fā)明的某些因素(elements)沒(méi)有出現在原始申請的權利要求書(shū)中而拒絕優(yōu)先權要求，只要該原始申請作為一個(gè)整體清楚地披露了這些因素即可?！彼允紫缺仨毭鞔_在后申請與首次申請需要比較的對象，對于在后申請來(lái)說(shuō)，需要比較的“主題”既不是說(shuō)明書(shū)的整體內容，也不是一項權利要求中的某個(gè)或者某些技術(shù)特征，而是以在后申請的每一項權利要求為判斷的最小單位，即需要比較的是在后申請的各項權利要求所要求保護的技術(shù)方案的內容；對于首次申請來(lái)說(shuō)，需要比較的是其整個(gè)申請文件所公開(kāi)的技術(shù)內容，只要首次申請作為一個(gè)整體披露了該項權利要求的各個(gè)因素即可，并不要求這些因素必須記載在權利要求書(shū)中，可以是記載在說(shuō)明書(shū)中，也可以是記載在附圖中.

我們知道，一項權利要求應該是一個(gè)完整的技術(shù)方案，而一個(gè)完整的技術(shù)方案是由若干必要技術(shù)特征組成的集合。從優(yōu)先權原則的要求來(lái)看，只要在先申請作為一個(gè)整體記載了包括全部必要技術(shù)特征的完整的技術(shù)方案，那么在先申請即可成為在后申請的優(yōu)先權基礎，在后申請即可以通過(guò)一項權利要求來(lái)享有在先申請的優(yōu)先權。對于在后申請來(lái)說(shuō)，可以在說(shuō)明書(shū)中增加新的內容，所增加的內容可以是改進(jìn)的附加的技術(shù)特征，可以是支持權利要求所保護的技術(shù)方案具有的有益效果的各種試驗數據，還可以是和在先申請具有單一性的屬于不同類(lèi)別的技術(shù)方案，進(jìn)而可以要求部分優(yōu)先權和多項優(yōu)先權。所以，利用優(yōu)先權原則可以達到補充和完善首次申請的目的，這一點(diǎn)在醫藥及生物領(lǐng)域的專(zhuān)利申請中的意義尤為重大。下面就優(yōu)先權原則在醫藥及生物領(lǐng)域專(zhuān)利申請中的作用做一簡(jiǎn)要概括.

1、通過(guò)要求優(yōu)先權使他人在優(yōu)先權期限內就相同主題提出的專(zhuān)利申請不具備專(zhuān)利性。醫藥及生物領(lǐng)域的專(zhuān)利申請，往往涉及巨大的經(jīng)濟利益，也需要投入很大的人力、物力和財力，耗費大量的時(shí)間和創(chuàng )造性的勞動(dòng)，因此對于申請人來(lái)說(shuō)，搶在競爭對手的前面申請是至關(guān)重要的，所以?xún)?yōu)先權制度給最先申請人提供了有力的保護.

2、通過(guò)要求優(yōu)先權為申請人進(jìn)一步完善和補充試驗數據以支持權利要求提供了準備時(shí)間.

新專(zhuān)利審查指南第10第3.1節中“關(guān)于化學(xué)產(chǎn)品的充分公開(kāi)“規定：對于新的藥物化合物或者藥物組合物……應當記載對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，足以證明發(fā)明的技術(shù)方案可以解決預期要解決的技術(shù)問(wèn)題或者達到預期的技術(shù)效果的實(shí)驗室試驗（包括動(dòng)物試驗）或者臨床試驗的定性或者定量數據?！睂τ卺t藥及生物領(lǐng)域的專(zhuān)利申請，缺乏上述內容的專(zhuān)利申請會(huì )因說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分或缺乏實(shí)用性而被駁回，而在專(zhuān)利審查過(guò)程中上述數據和實(shí)施例是不能補充到說(shuō)明書(shū)中去的，因為會(huì )導致修改超范圍而不符合專(zhuān)利法第33條的規定.

根據優(yōu)先權原則，申請人在完成了技術(shù)方案后，如得到了某藥物的化學(xué)式及制備方法后提出首次申請，通過(guò)要求首次申請的優(yōu)先權，可以在優(yōu)先權規定的期限內完成藥理學(xué)實(shí)驗研究，補充必要的實(shí)驗支持數據，使申請文件符合專(zhuān)利審查的要求，從而為申請人贏(yíng)得了時(shí)間。再如，有關(guān)DNA序列的專(zhuān)利申請，在說(shuō)明書(shū)中描述和證實(shí)其功能或用途是獲得專(zhuān)利權的必要條件，申請人在發(fā)現該DNA序列后可以利用優(yōu)先權原則先提出專(zhuān)利申請，然后在優(yōu)先權規定的12個(gè)月期限內遞交確認該DNA序列功能的新申請.

3、通過(guò)要求優(yōu)先權挽救不符合專(zhuān)利性的專(zhuān)利申請。在專(zhuān)利申請的實(shí)踐中，無(wú)論是申請人的原因還是代理人的原因，由于對專(zhuān)利三性的評價(jià)存在偏差可能導致專(zhuān)利申請在實(shí)質(zhì)審查時(shí)不能被授權。如果這些偏差是由于不符合專(zhuān)利法第26條第4款關(guān)于權利要求需要得到說(shuō)明書(shū)支持的問(wèn)題，例如實(shí)施例太少不支持權利要求保護的范圍，缺乏試驗數據或臨床數據支持藥物的技術(shù)效果時(shí)，即可以在首次申請的12個(gè)月內通過(guò)要求優(yōu)先權提出新申請，并在新申請中補充必要的試驗數據或實(shí)施例以克服首次申請的缺陷，來(lái)挽救不符合專(zhuān)利性的專(zhuān)利申請.

4、主動(dòng)撤回在優(yōu)先權規定的期限內仍無(wú)法滿(mǎn)足專(zhuān)利三性要求的專(zhuān)利申請以避免技術(shù)秘密的公開(kāi)。在專(zhuān)利申請過(guò)程中，如果無(wú)法在優(yōu)先權規定的期限內完成實(shí)驗研究，補充必要的實(shí)驗支持數據，那么首次申請即失去了意義，因為此時(shí)已無(wú)法通過(guò)優(yōu)先權的方式來(lái)使申請文件符合專(zhuān)利審查的要求，在這種情況下只有主動(dòng)撤回首次申請，才可以避免專(zhuān)利申請因自申請之日起滿(mǎn)18個(gè)月而導致的技術(shù)秘密的公開(kāi).

5、通過(guò)要求優(yōu)先權可以減輕申請人的負擔。通過(guò)要求首次申請的優(yōu)先權，可以對在后申請的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行完善，可以增加改進(jìn)的技術(shù)特征，但此時(shí)新增加的技術(shù)特征的技術(shù)方案是不能被要求優(yōu)先權的，但可以作為從屬權利要求保護，其意義在于這種改進(jìn)專(zhuān)利不必單獨提出申請，因此申請人節省了申請的費用。另外，利用優(yōu)先權原則，可以將與首次申請具備單一性的多個(gè)不同主題的幾份在先申請進(jìn)行合案申請，不同的權利要求可以在各自的優(yōu)先權期限內享受不同在先申請的優(yōu)先權，但前提是各份在先申請均為針對相應內容的首次申請。無(wú)疑，這樣做的結果是節省了申請人的費用，減輕了申請人的經(jīng)濟負擔.

6、通過(guò)要求本國優(yōu)先權可以間接延長(cháng)了專(zhuān)利的保護期限。我國專(zhuān)利法規定了發(fā)明專(zhuān)利享有20年的專(zhuān)利保護期，該期限從實(shí)際申請日開(kāi)始計算，不包含優(yōu)先權日。申請人可以在我國首次申請后，在優(yōu)先權期限行將屆滿(mǎn)前，重新提出一個(gè)與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權，從而實(shí)際上起到將其專(zhuān)利權的保護期限延長(cháng)一年的作用.

綜上所述，優(yōu)先權原則能充分保護申請人的利益，我國制藥企業(yè)和科研單位應該充分認識優(yōu)先權的作用，盡早地為自己的研究成果申請專(zhuān)利保護，以便在激烈的國際和國內競爭中搶占先機，盡早擺脫醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仿制他人的落后局面，結合我國實(shí)際，力爭走"仿創(chuàng )結合"的道路，勇于創(chuàng )新使我國的企業(yè)在市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。