大陸與臺灣專(zhuān)利申請向USPTO提出PPH請求的比較
2012-01-15文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王萍
為了共享各專(zhuān)利機關(guān)的檢索結果,消除專(zhuān)利審查積壓以及減輕申請人負擔,自2006年起,美國專(zhuān)利商標局(USPTO)陸續與日本、韓國、英國、加拿大、澳大利亞、歐專(zhuān)局、丹麥、新加坡、德國、芬蘭、匈牙利、俄羅斯、西班牙、奧地利、墨西哥、以色列、挪威、冰島等18個(gè)國家與地區啟動(dòng)了專(zhuān)利審查高速公路(PPH)試點(diǎn)項目。
特別令人鼓舞的是,USPTO業(yè)已在2011年的12月1日和9月1日分別與中國國家知識產(chǎn)權局和我國臺灣地區專(zhuān)利管理機構啟動(dòng)了暫定期限為12個(gè)月的專(zhuān)利審查高速公路(PPH)的試點(diǎn)項目。
隨著(zhù)海峽兩岸經(jīng)濟的飛速發(fā)展,中國大陸和臺灣地區在美國提交的專(zhuān)利申請數量近年來(lái)不斷增加。上述PPH試點(diǎn)項目的啟動(dòng)對于大陸和臺灣申請人的重要意義在于,海峽兩岸的申請人均可以就基于具有可專(zhuān)利性/可授權的大陸或臺灣專(zhuān)利申請(或其中一項或多項權利要求)向USPTO提交的美國專(zhuān)利申請,按照規定流程提交相應文件后,請求USPTO加快審查,以便大大縮短相關(guān)專(zhuān)利申請的審查周期,減少美國審查員的工作量,相應的,減輕申請人的負擔。
為方便海峽兩岸的申請人了解基于大陸或專(zhuān)利申請向USPTO提出PPH請求的具體情況,以下分幾個(gè)方面做一簡(jiǎn)要介紹【篇幅所限,鑒于臺灣非PCT成員國更不是PCT申請的受理局,本文不涉及基于PCT國際申請階段的工作提出PPH請求的情形】。
一、適于提出PPH請求的專(zhuān)利申請類(lèi)型
參與PPH試點(diǎn)項目的專(zhuān)利申請類(lèi)型僅限于發(fā)明專(zhuān)利,對于向USPTO提交的臨時(shí)申請、植物專(zhuān)利申請、外觀(guān)設計專(zhuān)利申請、再頒專(zhuān)利申請(reissue application)和處于再審程序(reexamination proceeding)均不可提出PPH請求。
二、提出PPH請求的時(shí)機
凡擬提出PPH請求的專(zhuān)利申請,海峽兩岸的申請人均需要在USPTO進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查之前,即未收到USPTO發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)之前提出。特別提請申請人注意的是,PPH請求與基于MPEP中708.02(a)的相關(guān)規定允許申請人向USPTO提出的加快審查請求不同,所述加快審查請求可以在專(zhuān)利申請的任何階段提出,無(wú)論是否業(yè)已收到審查意見(jiàn)通知書(shū)。
三、提出PPH請求的費用
根據試點(diǎn)項目的雙邊協(xié)議,目前海峽兩岸申請人向USPTO提出PPH請求均不收費。
四、適于提出PPH請求的美國專(zhuān)利申請需滿(mǎn)足的條件
(一)、基于中國國家知識產(chǎn)權局的專(zhuān)利申請的情形
1、向USPTO提交的專(zhuān)利申請,在引用關(guān)系上需要滿(mǎn)足如下條件之一:
1)、通過(guò)巴黎公約途徑提出的美國專(zhuān)利申請,應要求一項或多項中國國家知識產(chǎn)權局在先專(zhuān)利申請的優(yōu)先權;或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(注意,該在先PCT申請未要求過(guò)優(yōu)先權);或者
2)、作為PCT國際申請的國家階段申請,所述PCT申請應要求一項中國國家知識產(chǎn)權局在先專(zhuān)利申請的優(yōu)先權;或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(注意,該在先PCT申請未要求過(guò)優(yōu)先權);或者未要求優(yōu)先權;或者
3)、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專(zhuān)利申請,所述PCT申請應要求一項中國國家知識產(chǎn)權局在先專(zhuān)利申請的優(yōu)先權;或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(注意,該在先PCT申請未要求過(guò)優(yōu)先權);或者未要求優(yōu)先權。
2、向USPTO提交的專(zhuān)利申請,在權利要求內容上需要滿(mǎn)足如下條件:
1)、中國專(zhuān)利申請應當是被中國國家知識產(chǎn)權局認定的可授權專(zhuān)利,或者具有至少一項被中國國家知識產(chǎn)權局認定的可授權的權利要求;
2)美國專(zhuān)利申請的全部權利要求應當充分對應于或者經(jīng)修改后充分對應于被認定可專(zhuān)利或者可授權的中國專(zhuān)利申請的權利要求部分。
特別提請申請人注意的是,上述提及的被認定具有可專(zhuān)利性/可授權的在先中國專(zhuān)利申請不可以是實(shí)用新型專(zhuān)利。
(二)、基于臺灣地區的專(zhuān)利申請的情形
1、向USPTO提交的專(zhuān)利申請,在引用關(guān)系上需要滿(mǎn)足如下條件之一:
1)、應要求一項或多項臺灣地區在先專(zhuān)利申請的優(yōu)先權;或者
2)、作為PCT國際申請的國家階段申請,所述PCT申請應要求一項臺灣地區在先專(zhuān)利申請的優(yōu)先權;或者
3)、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專(zhuān)利申請,所述PCT申請應要求一項臺灣地區專(zhuān)利申請的優(yōu)先權。
2、向USPTO提交的專(zhuān)利申請,在權利要求內容上需要滿(mǎn)足如下條件:
1)、臺灣地區專(zhuān)利申請應當是被當地專(zhuān)利管理機構認定的可授權專(zhuān)利,或者具有至少一項被認定的可授權的權利要求;
2)美國專(zhuān)利申請的全部權利要求應當充分對應于或者經(jīng)修改后充分對應于被認定可專(zhuān)利或者可授權的臺灣地區專(zhuān)利申請的權利要求部分。
由上述對基于大陸和臺灣的專(zhuān)利申請提出PPH請求需滿(mǎn)足的具體條件可知,在涉及的具體權利要求內容上無(wú)差別,但是,由于臺灣不是PCT成員國,符合可作為引用基礎的臺灣地區專(zhuān)利申請的情形相對較為簡(jiǎn)單。
特別需要強調的是,USPTO與大陸和臺灣簽署的PPH試點(diǎn)項目協(xié)議均為雙邊協(xié)議,而不是多邊協(xié)議,因此,舉例說(shuō)來(lái),基于臺灣地區的專(zhuān)利申請向USPTO提出PPH請求的合理理由,必須是該專(zhuān)利申請業(yè)已被臺灣地區專(zhuān)利管理機構認定為具有可專(zhuān)利性或是可授權的,而不能夠是該臺灣地區專(zhuān)利申請所對應的大陸專(zhuān)利申請業(yè)已被中國國家知識產(chǎn)權局認定為具有可專(zhuān)利性或是可授權的。
五、提出PPH請求需要提交的文件
1、請求參與PPH試點(diǎn)項目的請求書(shū);
2、專(zhuān)利管理機構認定為具有可專(zhuān)利性/可授權的權利要求的副本、及其英文譯文,以及英文翻譯準確的聲明;
3、提交一份英文的權利要求對應表,具體指明提出PPH請求的美國專(zhuān)利申請與其所對應的在先專(zhuān)利申請中具有可專(zhuān)利性/可授權的權利要求之間的對應關(guān)系;
4、涉及所述權利要求的可專(zhuān)利性/可授權的所有審查意見(jiàn)通知書(shū)副本(包括獲準參與PPH試點(diǎn)項目后發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū))及其英文譯文,以及英文翻譯準確的聲明;
5、提交信息披露聲明(INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT),列明未曾向USPTO披露過(guò)的上述審查意見(jiàn)通知書(shū)中的引用文件,以及未曾提交過(guò)的所述引用文件副本。
特別需要提請注意的是,對于大陸地區的專(zhuān)利申請,如中國國家知識產(chǎn)權局未發(fā)出任何審查意見(jiàn)通知書(shū)直接授權,需要申請人在參與PPH試點(diǎn)項目請求書(shū)中特別注明。
總結上述內容,海峽兩岸的申請人在向USPTO提出PPH請求的流程和實(shí)體要求上都基本相似。如何合理地利用現有臺灣與大陸地區專(zhuān)利管理機構的審查資源,幫助申請人在美國順利獲得專(zhuān)利授權,充分發(fā)揮上述試點(diǎn)項目的積極作用,成為海峽兩岸的專(zhuān)利管理機構、專(zhuān)利審查人員以及專(zhuān)利申請人需要共同研究的新課題。