文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 黃熊



　　創(chuàng )造性作為專(zhuān)利申請審查的核心條款，常將大部分專(zhuān)利申請擋在授權大門(mén)之外。盡管從根本而言，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低取決于技術(shù)內容本身而不在于采用的表現手法，然而，專(zhuān)利申請的撰寫(xiě)狀況對專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性也具有重要影響，進(jìn)而對授權前景產(chǎn)生作用。下面從創(chuàng )造性概念的性質(zhì)出發(fā)，探討有利于提升專(zhuān)利申請創(chuàng )造性的方法。



　　一、創(chuàng )造性概念的性質(zhì)



　　根據專(zhuān)利法及審查指南的規定，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性是指與現有技術(shù)相比，具有（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和（顯著(zhù)的）進(jìn)步，其中“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，發(fā)明創(chuàng )造相對于現有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的。從該創(chuàng )造性的定義可明確其具有如下三個(gè)特性，充分理解這三個(gè)特性有利于在撰寫(xiě)申請文件時(shí)盡可能地提高專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。



　　1、相對性。根據創(chuàng )造性概念可知，創(chuàng )造性高低是與“現有技術(shù)”比較的結果，“現有技術(shù)”在實(shí)務(wù)中體現為檢索的對比文件。依據不同的對比文件審查相同的專(zhuān)利申請，創(chuàng )造性的結論可能截然不同。理論上，由于“現有技術(shù)”為申請日之前公開(kāi)的技術(shù)，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性當具有客觀(guān)高度，但如果作為參考基準的對比文件的技術(shù)領(lǐng)域偏離遠、技術(shù)特征公開(kāi)少且數量不多，則可抬升專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度，相反，對比文件的技術(shù)領(lǐng)域接近、技術(shù)特征公開(kāi)多且數量較多，則將壓縮專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度。由此可見(jiàn)，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低依據不同的參照基準其結果不同，具有相對性的特點(diǎn)。



　　2、主觀(guān)性。如前所言，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性本應具有客觀(guān)高度，但不可避免摻入主觀(guān)因素，主要體現為：①檢索主觀(guān)性：創(chuàng )造性依據對比文件審查，而在檢索對比文件的過(guò)程中，數據庫的選擇、檢索要素的挖掘、檢索表達式的編輯、檢索結果的篩選等均受個(gè)人主觀(guān)影響，不同的審查員針對相同的專(zhuān)利申請得到的對比文件在數量、范圍、與專(zhuān)利申請的相似度等方面可能不同；②審查主觀(guān)性：創(chuàng )造性審查的主體為假象的“本領(lǐng)域所屬技術(shù)人員”，但審查員并不生活于“真空”，均會(huì )自然不自然地以自身具有的知識能力結構為出發(fā)點(diǎn)，對專(zhuān)利申請做出主觀(guān)性的個(gè)體評價(jià)；③流轉主觀(guān)性，專(zhuān)利申請來(lái)源于發(fā)明人、創(chuàng )生于代理人、評價(jià)于審查員，囿于語(yǔ)言本身的局限和個(gè)體的自身差異，發(fā)明人以交底書(shū)提供給代理人的發(fā)明創(chuàng )造可能已一定程度的失真，代理人經(jīng)過(guò)加工提供給審查員的發(fā)明創(chuàng )造可能進(jìn)一步失真，審查員與代理人進(jìn)行書(shū)面溝通中可能再度出現失真，這些在專(zhuān)利申請流轉的各階段產(chǎn)生的與“真實(shí)”發(fā)明創(chuàng )造性的差異難以避免。由此可見(jiàn)，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低依據不同的個(gè)體（包括發(fā)明人、代理人、審查員）其結果不同，具有主觀(guān)性的特點(diǎn)。



　　3、動(dòng)態(tài)性。創(chuàng )造性的審查過(guò)程是對專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步性進(jìn)行衡量的過(guò)程，該過(guò)程不是簡(jiǎn)單的“對錯”判斷，而是一個(gè)持續變動(dòng)過(guò)程：隨著(zhù)審查員對背景技術(shù)理解的深入、對比文件檢索范圍的縮小、申請人（代理人）對技術(shù)方案的修改或闡述的明朗化，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低將可能發(fā)生變化，初判認為具有創(chuàng )造性的專(zhuān)利申請，最終定論可能沒(méi)有創(chuàng )造性，或者相反。由此可見(jiàn)，專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性是因時(shí)而變的動(dòng)態(tài)概念，具有動(dòng)態(tài)性的特點(diǎn)。



　　二、提高創(chuàng )造性的若干方法



　　上述三大特性決定了專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性具有“可拯救”的品性，通過(guò)實(shí)務(wù)過(guò)程中有針對性地采取措施可以一定程度上提高專(zhuān)利申請文件的創(chuàng )造性。



　　1、反檢索



　　檢索是對專(zhuān)利申請進(jìn)行全面審查之前的必要步驟，檢索到的對比文件的數量以及與專(zhuān)利申請的相似程度將極大地影響專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低。“反檢索”的目的在于增加對比文件與專(zhuān)利申請的差異度。該措施主要表現為：



　?。?）以檢索依據而言，檢索時(shí)通常從專(zhuān)利申請的發(fā)明名稱(chēng)、發(fā)明主題以及獨立權利要求中提煉檢索要素。因此，撰寫(xiě)申請文件時(shí)應當盡可能在這些內容中不顯露出專(zhuān)利申請的“發(fā)明點(diǎn)”，而將發(fā)明點(diǎn)放置在從屬權利要求之中，或者說(shuō)明書(shū)，甚至說(shuō)明書(shū)的附圖之中。



　　例1：申請人提供的發(fā)明名稱(chēng)為“一種基于停車(chē)判缸結果的電控柴油機無(wú)凸輪軸信號啟動(dòng)的方法”，該方法相對于現有技術(shù)的不同點(diǎn)在于利用“停車(chē)判缸結果”實(shí)現柴油機啟動(dòng)，撰寫(xiě)時(shí)應當在發(fā)明名稱(chēng)中略去諸如“停車(chē)判缸結果”、“電控”、“無(wú)凸輪軸信號”等便于檢索的“最接近對比文件”的關(guān)鍵詞，將發(fā)明名稱(chēng)定為“一種柴油機的啟動(dòng)方法”。



　?。?）以檢索領(lǐng)域而言，檢索時(shí)通常按照本領(lǐng)域、相近相關(guān)領(lǐng)域和在技術(shù)問(wèn)題啟示下的其他領(lǐng)域的順序檢索，從前一領(lǐng)域檢索的結果之中未找到滿(mǎn)足要求的對比文件時(shí)才逐次過(guò)渡到后一領(lǐng)域。因此，撰寫(xiě)申請文件時(shí)可在專(zhuān)利申請的“背景技術(shù)”或“技術(shù)領(lǐng)域”部分中使用“模糊領(lǐng)域”或“大領(lǐng)域”的描述，“模糊領(lǐng)域”在于避免主動(dòng)提供領(lǐng)域指向，為檢索到所謂的“本領(lǐng)域的對比文件”增加難度；“大領(lǐng)域”在于使檢索到的文獻的數量眾多，增加從中篩選出“相似度高”的對比文件的難度。以前述例1而言，在背景技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域撰寫(xiě)時(shí)，可使具有關(guān)鍵詞作用的“停車(chē)判缸結果”不以完整的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)形式出現，而將其內容通過(guò)具體語(yǔ)言描述出來(lái)，使“領(lǐng)域模糊化”，檢索時(shí)必須對這些描繪進(jìn)行概括后才能檢索，由此增加了檢索到本領(lǐng)域對比文件的難度。此外，在技術(shù)領(lǐng)域中還可將技術(shù)領(lǐng)域描述為“柴油機”領(lǐng)域而非“電控柴油機”領(lǐng)域，這種“大領(lǐng)域”將使檢索到的文獻數量變多，進(jìn)而增加了篩選難度。



　?。?）以檢索頻次而言，檢索時(shí)通常重“首次檢索”、輕“補充檢索”。因此，撰寫(xiě)專(zhuān)利申請時(shí)應當盡可能地將發(fā)明點(diǎn)隱藏得深一些，比如放到從屬權利要求3之后，即便因答復審查意見(jiàn)的需要，通常經(jīng)過(guò)兩次從權提升（將從屬權利要求2提升到獨立權利要求1形成新的獨立權利要求、將原從屬權利要求3提升到新的獨立權利要求1）足以克服審查員在首次檢索時(shí)指出的獨立權利要求存在的創(chuàng )造性缺陷。



　　2、延長(cháng)邏輯鏈或粗邏輯



　　專(zhuān)利申請創(chuàng )造性的審查為文本審查、事后審查，審查員會(huì )將申請人詳細描述的由技術(shù)現象引出技術(shù)問(wèn)題的邏輯、由技術(shù)問(wèn)題導出技術(shù)方案的邏輯、由技術(shù)方案推出技術(shù)效果的邏輯認為理所當然，從而容易降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。因此，在便于理解基礎上，有必要：



　?。?）對“邏輯”進(jìn)行細化，延長(cháng)邏輯鏈，使所屬技術(shù)領(lǐng)域人員不能輕易得到技術(shù)方案。比如，通常的邏輯為A（技術(shù)現象）→B（技術(shù)缺陷）→C（技術(shù)問(wèn)題），延長(cháng)邏輯鏈時(shí)可細化B，將其分解為B1、B2、B3，這樣邏輯鏈即變成A→B1→B2→B3→C。



　?。?）采用粗邏輯或跳躍邏輯，即不用詳細描述技術(shù)現象如何產(chǎn)生技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案如何推演出技術(shù)效果的邏輯。這種方式與上述方式相反。比如，通常的邏輯為A→B→C，則在描述基本清楚的情況下，將邏輯鏈變?yōu)锳→C。



　　上述兩種方式通常適用于發(fā)明創(chuàng )造本身較為簡(jiǎn)單、僅通過(guò)閱讀背景技術(shù)部分的內容即可在“頭腦”中構建出解決方案的情形。



　　3、突出發(fā)現問(wèn)題的困難



　　基于事后審查的原因，發(fā)明創(chuàng )造在審查過(guò)程中容易被看得過(guò)于簡(jiǎn)單，但在現實(shí)過(guò)程中，做出一件具有突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)進(jìn)步的發(fā)明創(chuàng )造通常具有較高難度，這一難度可能在于技術(shù)方案本身較難提出，也可能在于技術(shù)問(wèn)題的發(fā)現具有難度。為增加專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度，有必要在申請文件中，用較多筆墨強調發(fā)現技術(shù)問(wèn)題的不易，這可以從如下三個(gè)方面進(jìn)行說(shuō)明：（1）一般人員通常不認為存在專(zhuān)利申請的技術(shù)問(wèn)題。（2）一般人員通常情況下會(huì )忽略專(zhuān)利申請的技術(shù)問(wèn)題。（3）一般人員沒(méi)有提出專(zhuān)利申請的技術(shù)問(wèn)題的環(huán)境或前提條件。這種措施不僅需要從發(fā)明人處挖掘出技術(shù)內容本身，而且還應當請求發(fā)明人介紹與完成發(fā)明創(chuàng )造相關(guān)的事項，以及完成發(fā)明創(chuàng )造過(guò)程中遇到的困難、別人之所以不能解決的原因等素材。



　　4、突出現有的技術(shù)偏見(jiàn)



　　技術(shù)偏見(jiàn)反映的是現有技術(shù)中存在的普遍技術(shù)傾向，這種傾向阻礙人們在其他方面尋求解決技術(shù)問(wèn)題的可能答案。專(zhuān)利申請如果“反其道而行之”，同樣能解決技術(shù)問(wèn)題，取得的技術(shù)效果等同或好于先前的效果，那么這種“逆向思維”體現出申請人不同于本領(lǐng)域技術(shù)人員的思維特點(diǎn)，由此提出的方案具有較高的創(chuàng )造性。因此，可以在申請文件中強調兩方面的內容：



　?。?）現有技術(shù)存在的特定的技術(shù)偏見(jiàn)。申請文件中當明確記載技術(shù)偏見(jiàn)成立必須滿(mǎn)足的兩個(gè)條件：“技術(shù)偏見(jiàn)”這種認識在本領(lǐng)域具有普遍性，不具普遍性不能稱(chēng)為技術(shù)偏見(jiàn)；“技術(shù)偏見(jiàn)”這種認識偏離客觀(guān)事實(shí)，沒(méi)有偏離客觀(guān)事實(shí)稱(chēng)為技術(shù)局限而非偏見(jiàn)。



　?。?）專(zhuān)利申請如何克服該特定的技術(shù)偏見(jiàn)。



　　5、突出意料不到的技術(shù)效果



　　盡管某些技術(shù)方案本身與現有技術(shù)相比差別不大，但細微的差別如果導致技術(shù)效果由“量”到“質(zhì)”的飛躍，或者“量”的變化超出事先預期，則這種效果是有必要記載在申請文件中的意料不到的技術(shù)效果，專(zhuān)利申請通過(guò)記載這類(lèi)的技術(shù)效果可以較大程度地提升其創(chuàng )造性高度。



　　例2：一件發(fā)明名稱(chēng)為“一種構建詞典的方法”的專(zhuān)利申請，其通過(guò)抽取網(wǎng)頁(yè)中的翻譯對來(lái)建立在線(xiàn)詞典，其抽取方式包括三種：按照預定模式在網(wǎng)頁(yè)中抽取翻譯對、抽取網(wǎng)頁(yè)中的雙語(yǔ)詞句列表、抽取網(wǎng)頁(yè)中的中外文交替段落。審查員認為第一種抽取模式已被對比文件公開(kāi)，第二、三種抽取方式屬于常用技術(shù)手段。然而，申請人發(fā)現，通過(guò)第一種模式僅能抽取到全部翻譯對中的27%，而通過(guò)后兩種模式可以將抽取到的翻譯對提高到90%以上，這種效果是非線(xiàn)性的、不可預期的效果，屬于意料不到的技術(shù)效果，本專(zhuān)利申請當具有較高的創(chuàng )造性高度。



　　以上簡(jiǎn)要探討了在專(zhuān)利申請撰寫(xiě)時(shí)提高創(chuàng )造性的幾種方法，但必須再次強調的是，專(zhuān)利申請是否能夠通過(guò)創(chuàng )造性的審查，最終取決于技術(shù)內容本身，上述提高創(chuàng )造性的方法的作用在于“錦上添花”，而不是“雪中送炭”。發(fā)明人、IPR等知識產(chǎn)權工作人員當腳踏實(shí)地，花大力氣搞好發(fā)明創(chuàng )造，萬(wàn)不可舍其“本”，逐其“末”。